作者 | 商標（訴訟）組 王娜
在商標實務中，一般將《類似商品和服務區分表》（以下簡稱《區分表》）中明確列明的商品稱為“規範商品”，而將未被收錄入《區分表》的商品稱為“非規範商品”。一些在生活中常見常用的商品，如運動貼扎、U盤、噴碼機等，由於其範圍並不明確，屬於商標實務上的“非規範商品”。另外，隨著科技的迅猛發展，“新生”商品層出不窮，這些商品並未被及時收錄入《區分表》也被歸入“非規範商品”行列。由於這些非規範商品的範圍並不清晰，其權利邊界往往也難以確定。目前，從商標實務上來說，非規範商品不但在商標申請註冊階段存在困難，在後續的確權授權訴訟(特別是三年不使用撤銷訴訟案件)中也往往容易成為爭議焦點。筆者試從自身的辦案經驗和幾個訴訟案例中反向思考在商標申請註冊階段如何才能更好的對非規範商品進行權利佈局。
一、非規範商品申請註冊的限制
2014年5月1日新《商標法》實施之前，如商標局對於申請人申報的商品項目不予接受，可能會多次向申請人下發補正通知書，要求進行對商品項目進行補正。針對申請人提交的補正商品項目，即使官方依然不能接受，一般也不會下發不予受理通知書，因此，申請人為了節省時間使商標儘快獲得註冊可以選擇將補正商品修改為規範商品，也可以繼續將補正商品修改為非規範商品並附加商品圖片及說明資料以說服審查員接受。雖然這種處理方式往往導致商標申請在補正環節耗費的時間過長從而嚴重影響商標申請的審查效率，但是申請人可以通過補正程度數次與審查員“溝通”，非規範商品最終被接受的可能性增高。
自2014年5月1日新《商標法》實施以來，由於商標申請審理期限的限制，商標局不但將補正次數基本限定為一次，而且對於非規範商品的審查也越來越嚴格，非規範商品獲得註冊變得非常困難。
也許官方意識到了上述處理方法的不妥之處。2016年7月13日，商標局公佈了2000個《類似商品和服務區分表》以外可接受的商品服務項目，並不定期進行更新，從而增加了商標申請人可以選擇的商品範圍。即便如此，目前，非規範商品獲得註冊仍然較為困難。在商標實務中，商標局發出《商標註冊申請補正通知書》時，限定申請人自收到通知書之日起30日內，按照指定內容補正並交回商標局。在規定期限內補正並交回商標局的，保留申請日期，期滿未補正的或者不按照要求進行補正的，不予受理。也就是說，在補正機會被限定為一次的情況下，如果申請人在回覆官方的補正通知書時依然將商品修改為非規範商品而官方審查後認為不能接受，將直接下發不予受理通知書。因此，申請人為了避免不予受理，只能將商品刪除或者修改為規範商品（或修改為官方可以接受的非規範商品）。
二、非規範商品的選擇技巧
在對非規範商品的註冊進行嚴格限制的背景下，申請人註冊的商品與實際使用的商品不一致的情況增多，而這種“不一致”常常成為商標確權授權訴訟中的爭議焦點，尤其在三年不使用撤銷訴訟案件中表現的尤為明顯。
首先從撤銷案件中需要提供使用證據的目標商品來看一下法院的考量標準。最高院、北京高院早已經明確：商標撤銷三年不使用程序中，只有在核定商品上的使用，才是對註冊商標的使用，在與核定商品類似的非核定商品上的使用不能視為核定商品的使用。在第7666785號“艾珀耐特”商標撤銷複審二審行政訴訟案件中，北京高院認為，如果實際使用的商品不屬於《區分表》中的規範商品名稱，但其與訴爭商標核定使用的商品僅名稱不同，本質上屬於同一商品的，或是實際使用的商品屬於核定商品下位概念的，可以認定構成對核定商品的使用[I]。
反觀上述要求可知，為了在撤銷訴訟案件中維持訴爭商標的註冊，在商標申請註冊階段的非規範商品權利佈局中，最主要的目標就是要保證非規範商品的範圍能夠被指定商品完全覆蓋，這種“覆蓋”要求達到“範圍一致”或“完整包含”。
1、研究《區分表》，爭取非規範商品本身獲得註冊。
對於非規範商品，首先應該充分考慮其功能、用途、所用原料、銷售渠道、消費對象等內容，確認在《區分表》以及官方公佈的可以接受的非規範商品列表中是否存在可替代的或最為接近的商品表述。
如果不能找到可替代的商品表述，申請人可以查詢參考官方已經接受的最接近的商品表述並嘗試進行申報，同時要注意避免不注重考量商品內容而輕率地選擇“貌似接近”的規範商品進行替代、申報。在洪東陽訴商評委撤銷複審二審行政訴訟中，訴爭商標核定使用的商品為“非化學避孕用具”(區分表中的規範商品)等商品，權利人提交了訴爭商標在“性玩具”上的使用證據，並據以請求維持“非化學避孕用具”上的註冊。北京高院判定，在訴爭商標申請註冊前後已有多件商標在“促進及增強性興奮及性快感用儀器及器械、男女性刺激用玩具、性輔助器具(增強性快感及性功能的玩具)”等與“性玩具”類似商品上予以初步審定並公告，故洪東陽主張2011年版《類似商品和服務區分表》並不存在“性玩具”的商品分類，故其只能選擇最為貼切的第1006群組的“非化學避孕用具”商品上申請註冊訴爭商標的相關主張缺乏事實及法律依據，本院不予支持[II]。在深圳阿洛西設備有限公司訴商評委撤銷複審一審行政案件中，北京知識產權法院認為，儘管“不間斷電源”並非《區分表》中的規範商品，但商標局已有相關商標在非規範商品上准予註冊的先例，故《區分表》中沒有“不間斷電源”商品，不能成為訴爭商標原註冊人恆勝公司及原告在核定使用的“穩壓電源”等商品上使用訴爭商標的正當理由[IV]。
申請人可以充分利用商標申請的機會提交非規範商品的照片、說明資料及在先註冊案例等資料，以方便審查員嘗試將其進行歸類。《商標法實施條例》第十五條規定，商品或者服務項目名稱未列入商品和服務分類表的，應當附送對該商品或者服務的說明。雖然目前官方對於非規範商品限制的較為嚴格，但也並非一律不予接受。官方對於非規範商品下發補正通知書的一個很重要的原因就是僅憑商品描述無法確定商品的功能、用途、所用原料、銷售渠道、消費對象等，如審查員在審查商品參考申請人提交的商品資料能夠確認商品分類，則將不再下發補正通知。因此，為了方便審查員確定非規範商品的所屬類別，申請人可以在報送商標申請時，一併附送商品圖片、說明以及在先註冊案例等資料。
此外，即便在收到官方下發的補正通知後，申請人依然可以嘗試與審查員溝通確認：官方可以接受什麼樣的商品表述。筆者曾經代理一家日系企業進行商標申請，該企業的主打商品為“運動貼扎”，迫切希望其商標在該商品上能夠在中國獲得保護，但是商標局審查後並不接受該商品表述。在收到商標局下發的補正通知後，懼於不予受理的風險，筆者沒敢直接提交說明資料回覆補正通知，而是嘗試聯繫了負責補正手續的審查員，向審查員出示了在官方數據庫檢索到的較為接近的商品表述，並闡述了“運動貼扎”與現行《區分表》以及非規範商品列表中所列的“運動用護臂”等商品在功能、用途以及消費對象等方面的差異，最終，審查員綜合考慮了本案情況後給出了指導意見，即將“運動貼扎”補正修改為“貼在皮膚上用的運動員防護用透氣貼布”。雖然上述做法僅屬個案，在目前巨量商標申請的情況下，審查員很難針對每位申請人給出具體的指導意見，但是在商標註冊便利化改革逐步深化的背景下，針對特殊案件求助官方指導也是一個不錯的備選項。
2、在沒有其他更好的選擇時，為非規範商品選擇在功能、用途等方面類似的上位概念商品無疑是一個相對安全的選擇。
在南京維格計算機科技開發有限公司訴商評委撤銷複審一審行政案件中，北京知識產權法院判定：考慮到訴爭商標申請之時，U盤屬於非規範商品名稱，而U盤具有通過USB接口與電腦連接的特徵，故可將其歸入計算機外圍設備範疇。據此，訴爭商標於指定期間內在U盤商品上的使用可視為該商標在核定的計算機外圍設備商品上的使用[III]。
3、即便申請人已經為非規範商品指定了一個上位概念，如果同類別還存在與非規範商品的功能類似的規範商品，也應一併進行指定。
在深圳阿洛西設備有限公司訴商評委撤銷複審一審行政案件中，深圳阿洛西設備有限公司提交的使用證據中包含了訴爭商標在“蓄電池”商品上的使用證據，但是北京知識產權法院並未據此維持訴爭商標在“電池”上的註冊。北京知識產權法院的理由是，即使上述證據可以初步證明訴爭商標於指定期間內在“蓄電池、UPS不間斷電源”商品上進行過商業使用，但“蓄電池”本身系《類似商品和服務區分表》中第0922群組中的規範商品，而訴爭商標並未註冊在該商品上，故訴爭商標在“蓄電池”商品上的使用，不能視為是其在核定商品“電池”上的使用[IV]。在本案中，申請人的實際使用商品為“蓄電池、UPS不間斷電源”等，而其在申請註冊時選擇的替代商品為“電池、穩壓電源”，也許其認為“電池”是一個上位概念包含了“蓄電池”從而忽略了“蓄電池”本身就是一個規範商品而並未指定，結果導致“蓄電池”的使用證據不能維持訴爭商標在“電池”上的註冊。在本案中，權利人提交的使用證據中，發票時間及貨物數量等存在一定瑕疵，“蓄電池”屬於區分表中的規範商品但是權利人未進行指定的理由顯然並不是導致訴爭商標在“電池”不能維持註冊的充分理由。商標案件遵循個案審查，上述個案判決中的要點雖然不能代表商標撤銷訴訟案件的一般的審查傾向和標準，但是反思該判決要點，無疑很好的提示申請人，上位概念商品並不是萬能的，特別是在上位概念的同一群組還存在著功能近似的規範商品時，應該一併指定。
4、商品也應該與時俱進，根據區分表內容的調整與商品更新迭代情況及時進行補充註冊。
隨著經濟社會的發展，商品會不斷更新和發展，商品的類似關係也不斷髮生變化。商標局每年都會發布“區分表修改內容”，其中就包含著對於商品所屬群組進行調整、增加新商品的情況。申請人對於重要商品，應該定期確認商品所屬群組有沒有發生變化，“新生商品”有沒有對應的商標專用權，並適時地進行補充註冊。
在第6846377號“愛國者”商標無效宣告二審行政訴訟案件中，訴爭商標第6846377號“愛國者”商標申請註冊時，“移動電源”還屬於“新生商品”，商標局將其劃歸在0913群組（後來“移動電源”大量出現之後，《區分表》第十版（2015年）中新增加了該商品，並將其列入0922群組，與“電池、電池充電器”屬於同一類似群組）。飛毛腿電源公司以其在0922群組的“電池、蓄電池”等商品上擁有的在先權利第1084577號“愛國者”提出了無效宣告申請。北京高院認為，從商品的功能用途、使用方法、銷售渠道、消費群體等方面考量，移動電源商品與電池、電池充電器均較為接近，應屬於類似商品，再加上兩件商標標識相同已經引發多起民事糾紛，已經構成了類似商品上的近似商標[V]。
在天津市成威工貿有限公司訴商評委撤銷複審二審行政訴訟中，上海三槍集團有限公司提交了第943239號訴爭商標在“電動三輪摩托車”上的使用證據並申請據以維持在“摩托車及其零部件（無輪胎）”上的註冊。北京高院認定，結合訴爭商標申請時的實際市場情況，當時電動驅動裝置的摩托車或電動驅動裝置的三輪車商品並未普及，隨著社會的進步和發展，在後續的區分表中1204類似群增加了“機動三輪車、電動三輪車”商品。本院根據訴爭商標實際申請註冊時的商品情況，結合區分表中1203類似群、1204類似群的變化，再結合天津三槍公司提交的產品宣傳材料和照片，同時考慮成威公司提交的公證書中產品照片，可以認定天津三槍公司生產銷售的“電動三輪摩托車”從車子外形、車子規格等方面應屬於1204類似群的“電動三輪車”商品。訴爭商標並未在核定使用的“摩托車及其零部件(不包括輪胎)”商品上進行使用，而是在與“摩托車及其零部件(不包括輪胎)”商品構成類似商品的“電動三輪車”商品上進行了使用。由於在核定使用商品之外的類似商品上的使用行為不能維持訴爭商標在核定使用商品上的註冊，故天津三槍公司生產銷售“電動三輪摩托車”商品的行為不能被認定為上海三槍公司於指定期間在核定使用的商品上進行了商標使用行為[VI]。
上述兩個案件均涉及“新生商品”的發展變化。筆者認為，為了維持穩定的商標註冊秩序，已註冊商品的內涵應該相對固定，不應隨著客觀條件的變化而隨意變化。《商標法》第二十三條規定，註冊商標需要在核定使用範圍之外的商品上取得商標專用權的，應當另行提出註冊申請。如申請人的主營商品隨著時代的變化而產生了“新生商品”，為了能夠更好保護自己的合法權利，應該及時進行商標補充註冊，這樣在後續確權授權糾紛中就有了明確的權利依據，也無須再苦苦解釋說明並試圖擴展已註冊商品的內涵及範圍來獲取保護。
商標不只是一張證書，也許它就成了企業日後在市場競爭中的一個不可估量的籌碼。在這個重要的籌碼中，申報商標時深謀遠慮選擇的某個商品，也許就成了日後在商標“纏鬥”中的有力武器。
參考
[I]: (2019)京行終2961號
[II]: (2018)京行終5285號
[III]: (2018)京73行初3409號
[IV]: (2017)京73行初6831號
[V] :(2018)京行終5974號
[VI] :(2018)京行終5065號
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