1.完整包含他人商標的近似判斷，應當以商標構成要素、知名度和顯著性、使用人的意圖、商標使用歷史和現狀四個角度綜合判斷，不應認為由於訴爭商標被完整包含在引證商標中，就簡單、機械的判斷構成商標近似;
2.商標構成要素要採取“整體比對、要件隔離”的判斷標準，更要注重以相關公眾的一般判斷為標準;
3.知名度和顯著性在商標近似的判斷中，有超越其他要素重點考量的可能性，需要個案具體分析;
4.使用人的意圖來源於侵權法的適用，但需要就申請日、地域性和是否具有構成要素混淆的前提進行判斷;
5.判斷商標近似的過程中，還需要綜合考慮商標使用的歷史因素和現狀，才能做出既保護商標權利人權利，又衡平商業利益、公平競爭的判斷。
當前，在商標行政授權和確權程序中，存在一種常見的裁判傾向：即只要是完整包含了他人在先或在後商標標識，就會被認為構成商標近似，從而導致大量商標不能得到授權。
對此，筆者認為，簡單因完整包含他人商標標識就做出近似判斷，忽略其他因素在商標近似判斷中所起的作用，是一種機械化、簡單化的裁判方式。據此，筆者將闡述以下觀點，以期引起實務界的重視。
他人標識之外其他構成要素的作用
根據最高法《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第10條的規定：“……認定商標相同或者近似按照以下原則進行：……(二)既要進行對商標的整體比對，又要進行對商標主要部分的比對，比對應當在比對對象隔離的狀態下分別進行……”
因此，面對完整包含他人商標的近似判斷，不僅應當就商標進行整體比對，還要在比對中判斷其是否屬於商標主要部分。如果屬於商標主要部分，需要在比對對象隔離的狀態下分別進行。當然，在隔離的狀態下，如果商標其他構成要素屬於商標的主要部分，又不存在相對應的隔離比對對象，判斷商標近似的難度就加大。
比如，在“edition”商標駁回複審一案[1]中，訴爭商標為“edition”，引證商標為“1881 EIDITIONS”，就需要將兩者進行整體比對，並且判斷訴爭商標“edition”是否屬於引證商標“1881 EIDITIONS”的主要部分。顯然，引證商標“1881 EDITIONS”的主要部分“1881”，兩者就難以構成近似。然而，商評委卻做出與之相反的結論，就值得商榷。
此外，構成要素的比對，也要考慮商標構成要素本身的“形、音、義”，並判斷引證商標構成要素“形、音、義”對近似的影響程度。
比如，在商標標識完整包含引證商標的“JUMBOUGG”[2]案中，訴爭商標是“JUMBOUGG”,引證商標是“UGG”，商評委認為“JUMBO”部分可譯為“龐大的、巨大的”，並不能形成和引證商標“UGG”相區別的特定含義。因此，法院就作出“JUMBOUGG”和 “UGG”構成商標近似的認定。
然而，筆者認為，無論是“整體比對、要件隔離”的判斷方法，還是從構成要素“形、音、義”的角度入手，其判斷首先應以相關公眾的一般注意力為前提。
還以“JUMBOUGG”[2]案為例，對於“JUMBO”含義的理解應當放置在中文語境下，以相關公眾的一般注意力為判斷標準，才能從商標含義上判斷是否構成商標相似。由於“JUMBO”屬於英語專業八級詞彙，不屬於相關公眾可以簡單認知的詞彙，因而能認識到“JUMBO”的含義為“龐大的、巨大的”的相關公眾少之又少。故此，以相關公眾一般注意力為判斷標準，“JUMBOUGG”和 “UGG”並不構成近似。
知名度與顯著性因素的作用
通常而言，在商標近似判斷中，知名度與顯著性是考量的重要因素。當然，知名度與顯著性本身也存在密切關係。這是因為，商標的知名度越高，則顯著性越強;反之，顯著性越強，越能增加商標的知名度。
根據《商標審查標準》第三部分第16 條：“商標完整地包含他人在先具有一定知名度或者顯著性較強的文字商標，易使相關公眾認為屬於系列商標而對商品或者服務的來源產生誤認的，判定為近似商標”。
可以看出，知名度和顯著性是判斷近似商標的重要考量因素。問題在於，此類因素的重要程度邊界在哪裡，是不是可以超越構成要素所起的作用呢?
對此，最高法《關於充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》中第19條規定：“相關商標構成要素整體上不近似，但主張權利的商標的知名度遠高於被訴侵權商標的，可以採取比較主要部分決定其近似與否。”
比如，在嘉峪長城和長城一案[3]中，最高法院認為，中糧公司使用的“長城牌”註冊商標的葡萄酒馳名於國內葡萄酒市場，知名度遠高於“嘉裕長城”葡萄酒產品，因此根據該註冊商標的具體特徵及呼叫習慣，葡萄酒的相關公眾只要看到“長城”或者聽到其讀音，通常就會聯繫到中糧公司的葡萄酒產品。“長城”具有較強識別中糧公司葡萄酒產品的顯著性，構成商標的主要部分。從而，“嘉裕長城”商標的使用，會導致葡萄酒市場的相關公眾容易將兩種不同的葡萄酒相混淆，或者至少認為兩者在來源上具有特定的關係，判定“嘉裕長城”構成商標近似。
由此可見，即使從商標構成要素整體上來看，訴爭商標和引證商標不構成近似，但是基於兩者知名度的差異，依舊存在被認定商標近似的可能。
使用人的意圖因素作用
商標混淆的判斷關係到商標侵權的判斷結果，因此，也應當放到侵權法領域中予以考量。使用人意圖的考量，意味著需要考量使用人是否存在主觀過錯。就過錯判斷而言，侵權法採用“合理的理性人判斷標準”。具體到商標法領域，判斷使用者是否有過錯，不再考慮特定市場經營者具體知曉能力、當時所處的環境、時間以及行為類型等主觀因素，而是以“一般的、合理的市場經營者”作為判斷過錯的標準。
就包含他人標識的商標近似判斷而言，還應考慮如下幾個因素：
一是意圖的判斷應以申請日為判斷標準。如最高法《商標授權確權司法解釋(公開徵求意見稿)》第17條規定，通常情況下，在先使用商標已經有一定影響，而商標申請人明知或者應知該商標的影響力，即可推定其具有惡意。由此可見，判斷當事人意圖應以申請日為判斷標準，並結合因使用而形成知名度及市場秩序綜合考量。
二是意圖的判斷應考慮商標使用的地域性。同樣上述意見稿第17條中，若在先使用商標顯著性較強，或者商標申請人與在先商標使用人處於同一地域等因素均有助於認定使用人的惡意。也就是說，如果該標識未有效進入中國市場，即使通過信息流通，商標註冊人存在知悉該商標域外知名情況，仍然不能認定具有惡意。
比如，在“無印良品”商標案[4]中，最高院也持類似觀點：“良品計畫的‘無印良品’商標雖然具有較強的顯著性和創造性，但在其提供的證據不足以證明該商標在中國大陸境內在第24類商品上在先使用並有一定影響的情況下，關於棉田公司申請註冊被異議商標是否具有主觀惡意已無評判必要。”
三是意圖的判斷應以構成要素的混淆為前提。比如，在榮華餅家有限公司訴國家工商行政管理總局商標評審委員會一案中，最高法院就認為：“如果兩商標客觀上可區分性較強，不會產生混淆誤認可能性，認定兩商標不構成近似商標沒有異議，就不需要考慮商標申請人是否有主觀惡意等裁量因素。”
歷史因素和現狀因素的作用
在判斷是否構成商標近似的過程中，歷史因素和使用現狀也應當被納入考量範疇。就商標使用的歷史因素而言，不僅影響著當事人的意圖，還影響著當前市場秩序的形成情況，必然在近似判斷會予以重視。
比如，張小泉案[5]中，法院就認為，“張小泉”文字無論作為字號還是商標，其知名度和聲譽的產生都有長期的歷史原因，在充分尊重本案涉及的歷史因素的前提下，根據公平、誠實信用的原則，不能認定“刀剪公司”在企業名稱中突出使用“張小泉”文字構成註冊商標及馳名商標的侵犯。
與此相似，在“JUMBOUGG”案中，由於UGG最早歷史來源於澳大利亞，他們的消費者和經營者將“UGG”作為羊毛皮一體雪地靴這一類產品的通用名稱，澳大利亞知識產權局也曾正式聲明UGG為羊毛皮一體雪地靴這一類產品的通用名稱。在這樣的歷史因素作用下，“JUMBOUGG”商標持有人作為一家澳大利亞公司，基於其對羊毛皮一體雪地靴統稱“UGG”的認知，將其品牌定位為“JUMBOUGG”，隨後進行了大量的使用與推廣，並進入中國市場。故此，結合歷史因素考量，判斷“JUMBOUGG”構成商標近似也難以成立。
就商標使用現狀的而言，更多著眼於目前已經形成的市場秩序。對此，最高法《關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第1條指出：“對於使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關公眾群體的訴爭商標，應當準確把握商標法有關保護在先商業標誌權益與維護市場秩序相協調的立法精神，充分尊重相關公眾已在客觀上將相關商業標誌區別開來的市場實際，注重維護已經形成和穩定的市場秩序。”
可以說，完整包含他人標識的商標近似判斷，需要就構成要素、知名度和顯著性、使用人的意圖、商標使用歷史和現狀四個方面進行綜合判斷，而不是落入機械化、簡單化的判斷模式。當然，這四個方面的判斷，要結合個案，有側重、有取捨的綜合考量。唯如此，才能避免不當剝奪商標權利人的利益，平衡與其他商標持有人的關係，維護市場競爭的良好秩序。
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