瀛岱黃志帥律師
2019年4月23日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十次會議通過了對《中華人民共和國商標法》作出修改的決定。瀛岱黃志帥律師對照新舊商標法的條文，將新法的修改亮點分享如下：
修改一：新商標法第四條第一款增加了：“不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回。”近年來，囤積商標待價而沽、惡意搶注商標索要高價或發起商標侵權訴訟的情形愈發嚴重，很多公司或個人將商標註冊轉讓當作一門生意。而企業在經營中計劃為自己未來的品牌名稱註冊商標時，發現該名稱或類似名稱在相關類別已經被人註冊。因為前期有大量囤積商標的存在，企業正常申請的商標可能存在駁回的可能，一旦駁回，後續複審及行政訴訟都會產生額外的費用，而受讓已經註冊商標給企業帶來更大的成本支出，大量囤積商標的行為嚴重影響了企業正常的商標註冊使用。此條款內容的增加從法律層面對非使用為目的的囤積商標、惡意搶注商標索要高價的情形進行了限制。在後續商標註冊審查涉及商標近似、商品類似的判斷時,將突出對商標申請註冊是否具有“惡意”的審查,打擊惡意註冊的情形,也間接的鼓勵誠信經營性的商標註冊。
筆者認為在後續的商標申請時，仍應以生產經營活動為目的註冊商標申請。商標申請人明顯缺乏真實使用意圖的、無正當理由大量申請商標或申請註冊與他人具有一定知名度或者較強顯著性的商標或者其他商業標誌相同或近似、申請註冊的商標與企業經營範圍或實際業務不符的、搶注他人未註冊商標的行為都可能被認定為“不以使用為目的的惡意商標註冊申請”而被駁回。
修改二：新商標法將第十九條第三款修改為“商標代理機構知道或者應當知道委託人申請註冊的商標屬於本法第四條、第十五條和第三十二條規定情形的，不得接受其委託。”這裡，增加了商標代理機構對“不以使用為目的的惡意商標註冊申請”的注意義務。因為商標代理機構在申請商標時更為專業，在申請檢索、客戶使用目的等應該進行了解，在給客戶提供合理化建議時對客戶的申請應當明確告知，對大量囤積商標、惡意搶注、傍馳名商標等行為不得接受其委託。委託人申請註冊的商標可能存在商標法規定不得註冊的情形的，商標代理機構應當明確告知委託人。商標代理機構若未盡到商標註冊的告知義務，給委託人造成損失時，還有可能存在民事賠償的風險。
修改三：新商標法將第三十三條修改為“對初步審定公告的商標，自公告之日起三個月內，在先權利人、利害關係人認為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的，或者任何人認為違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規定的，可以向商標局提出異議。公告期滿無異議的，予以核准註冊，發給商標註冊證，並予公告。” 商標異議程序的設置，旨在加強社會公眾對商標審查工作的監督，減少審查工作的失誤，強化商標意識，給予註冊在先的商標權人及其他利害關係人一次保護自身權益的機會，杜絕權利衝突後患的發生。此條款的增加對“不以使用為目的的惡意商標註冊申請”的行為任何人均可在公告期提出異議，這樣對“惡意註冊商標”申請成功難度進一步增加。筆者認為對已經有一定知名度的商標擁有企業可委託專業的代理機構對自己的商標進行跟蹤監測，對與所持商標相類似的註冊及時提出異議，通過異議程序，在先權利人以及在先商標使用人可以陳述自己反對被異議商標獲准註冊的事實與理由，阻止惡意註冊商標被核准註冊，來維護自己的合法權益。
修改四：新商標法將第四十四條第一款修改為“已經註冊的商標，違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，由商標局宣告該註冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效。”對“不以使用為目的的惡意商標註冊申請”即使通過了商標註冊，在後續任何人也可以向商標評審委員會請求商標無效。這個可以舉一個案例: 武漢某服務公司根據在商標局官方網站上的查詢，一共申請了934件商標。千件商標，自然不可能都投入使用。通過查詢各大商標售賣網站可以發現，部分商標被武漢某服務公司掛於商標網站進行出售，一些商標售價可達6萬元一件。武漢某服務公司大量註冊商標的唯一目的，即通過高額的轉讓費謀取不正當利益。在之前我們對想要申請的商標但已被別人搶注時，可能需要花費大量轉讓費才可以取得受讓商標，但此條款的引入任何人對這種囤積商標的行為均可提出無效宣告申請。這樣商標轉讓不再是企業應對已經註冊商標的唯一手段，對“不以使用為目的的惡意商標註冊申請”提起商標無效也是一個路徑，這也打擊了囤積商標的行為。
修改五：新商標法將第六十三條第一款中的“一倍以上三倍以下”修改為“一倍以上五倍以下”；第三款中的“三百萬元以下”修改為“五百萬元以下”；增加兩款分別為第四款：“人民法院審理商標糾紛案件，應權利人請求，對屬於假冒註冊商標的商品，除特殊情況外，責令銷燬；對主要用於製造假冒註冊商標的商品的材料、工具，責令銷燬，且不予補償；或者在特殊情況下，責令禁止前述材料、工具進入商業渠道，且不予補償。”第五款：“假冒註冊商標的商品不得在僅去除假冒註冊商標後進入商業渠道。
在規範商標註冊的同時，對商標的司法保護力度也進一步加大，新商標法在商標侵權的賠償上，由原來的“一到三倍賠償”變為“一到五倍賠償”，法定賠償的數額由原來的最高三百萬變為根據情節輕重給與最高五百萬賠償。對假冒註冊商標的商品可根據權利人的要求責令銷燬，且假冒註冊商標的商品不得在僅去除假冒註冊商標後流入商業渠道。此條款修改的目的就是要明確侵犯商標的主體要意識到違法成本的上升，實現補償和懲罰的雙重效果。
修改六：新商標法將第六十八條改為“商標代理機構有下列行為之一的，由工商行政管理部門責令限期改正，給予警告，處一萬元以上十萬元以下的罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處五千元以上五萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任：……（三）違反本法第四條、第十九條第三款和第四款規定的；商標代理機構有前款規定行為的，由工商行政管理部門記入信用檔案；情節嚴重的，商標局、商標評審委員會並可以決定停止受理其辦理商標代理業務，予以公告。……對惡意申請商標註冊的，根據情節給予警告、罰款等行政處罰；對惡意提起商標訴訟的，由人民法院依法給予處罰。”對商標代理機構未按照上述要求進行謹慎審查義務的，主管部門可以進行相應處罰。此條款的修改增加對商標代理機構對“惡意註冊”未進到相關審核義務，可對負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，或處罰款。筆者認為保護商標的正常註冊應該從各個角度來保障，此條款增加商標代理機構違反對“不以使用為目的的惡意商標註冊申請”行為的代理就是從代理機構來盡到相關的注意義務，若違反相關條款，此法條對商標代理機構處罰提供依據。
最後，再強調下《中華人民共和國商標法》（2019修正）於2019年11月01日生效，但“以使用為目的的商標註冊申請”行為應從現在做起。
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