筆者近期遇到多起因申請人對美國商標註冊制度不清楚而陷入迷惑並遭受不同程度損失的案例，通過這些案件發現國內不同的代理人給申請人就美國商標註冊申請基礎的制度介紹和選擇建議也有一定偏差，因而意識到有必要對大家都很熟悉卻又有點“陌生”的美國商標註冊申請的基礎問題進行介紹，以使申請人可以對“獨特”的美國商標註冊制度有一個簡單而準確認識。
案情簡介
2018年初，國內某公司（以下簡稱“申請人”）委託代理機構A在美國提交了一件商標註冊申請，申請人當時按照代理機構A的建議基於“意向使用”提交，後該件商標被美國專利商標局審查通過並核准註冊，需要提交商標使用證據。但是，申請人尚未將商標在美國市場投入實際商業使用，故無法提供在美國真實有效的使用證據。
申請人諮詢代理機構A，如何才能解決這個問題。代理機構A建議申請人，為了避免提交虛假不真實證據而帶來的潛在風險，如被其他第三方基於商標未實際使用或遞交了虛假聲明而被撤銷，使申請人商譽受損，情況嚴重的還可能面臨被罰款或拘禁等嚴重後果，可以基於國內商標註冊或者馬德里註冊領土延伸到美國的方式進行保護，以繞開美國商標申請授權階段提交使用證據這個問題，並告知申請人美國商標申請有三種方式，連同馬德里註冊指定美國的方式共有四種，即：
1）實際商業使用；
2）意向使用；
3）國內商標註冊；
4）馬德里註冊領土延伸到美國保護
申請人可以隨意選任何一種方式在美國提交商標註冊申請。
申請人在諮詢了代理機構B和代理機構C後，回來“質問”其原代理機構A，說當初給他們的申請建議有問題，沒有向他們提及美國商標申請可以基於國內註冊和馬德里註冊兩種方式，並且給他們介紹的美國商標註冊制度也不對，美國商標註冊申請的基礎是三選二，不是隻可以選擇一種申請基礎。
若熟悉美國商標註冊制度，就可以發現代理機構A、B、C就美國商標註冊制度給申請人的介紹都存在一定問題，都不完整和準確。
該案中涉及的問題點比較多，比如：使用在先原則、馬德里註冊、使用證據的提交、商標申請基礎等，筆者本次單就美國單一商標申請基礎選擇的問題進行介紹。
為了解決上述案例中的問題，首先需要對美國商標註冊申請的基礎進行介紹，以揭開美國使用在先原則下對商標註冊申請基礎要求的“神秘面紗”。
美國商標申請基礎介紹
所謂美國商標的申請基礎，是指已向美國專利商標局提交註冊申請的商標所採用的美國商標法中規定的提交申請的法律“基礎”。一件美國商標申請中必須有一個或多個申請基礎。美國商標法中規定的商標申請基礎共有四種，具體如下：
1、實際使用（Use in commerce basis）：根據美國商標法第1條a款[Section 1(a)]的規定，即申請商標在提交申請日期前已經在美國實際投入商業使用。
商標使用，主要是指帶有該商標的產品已經在美國市場上銷售、服務已經在美國本土開展或者在美國媒體上做了宣傳廣告。如果以實際使用為基礎提交美國申請，需要申請人提供：1）商標投入商業使用的證據（如至少提供一張帶有商標圖樣的產品照片或服務宣傳冊等），2）在美國和世界其他國家/地區首次使用該商標的日期（需精確到年月），3）商標已經投入商業使用的宣誓或聲明。
2、意向使用（Intent-to-use basis ）：根據美國商標法第1條b款[Section 1(b)]的規定，即申請商標在提交申請時尚未在美國實際投入商業使用，但是申請人有將商標在美國進行商業使用的真實意圖（Bona Fide）。
由於“意向使用”基礎是一種可以被接受的“申請基礎 filing basis”，但是並非商標的“註冊基礎 registrationbasis”，其須通過及時提交使用證據或宣誓將“提交基礎”改為“註冊基礎”，才能最終被核准註冊。提交使用證據，通常是在商標通過審查後，自下發准予註冊通知（Notice of Allowance）之日起的最多三年內提交。否則，該商標申請將被視為放棄。
3、國外註冊（Foreign registration basis）： 根據美國商標法第44條e款[Section 44(e)]的規定，申請人在其原屬國有一件在相同商品/服務項目上在先相同註冊商標。以國外註冊為基礎提交美國商標申請，需要滿足以下幾點要求：
(1) 原屬國國內基礎商標註冊證複印件、掃描件或商標註冊機關出具的註冊證明等註冊證明文件，且文件在美國專利商標局基於該原屬國國內註冊證件下發註冊證時有效。
(2) 擬在美國申請保護的商品/服務範圍不能超出原屬國國內商標註冊的商品/服務範圍；
(3) 原屬國國內基礎商標註冊證明文件的英文翻譯（若原文件非英文）；
(4) 申請人將商標投入商業使用的真實意圖和自申請之日起將商標投入使用的真實意圖的宣誓或聲明。
4、國外申請（Foreign application basis）： 根據美國商標法第44條d款[Section 44(d)]的規定，申請人在其原屬國在相同商品/服務項目上有一件在先相同商標申請，且申請日是在美國商標申請日的6個月以內。該種申請基礎也稱為“國外優先權基礎（foreign priority basis）”。基於該種申請基礎提交，則原屬國必須是美國也加入的一個有享受優先權規定的國際性公約或條約的成員國，或向美國提供優先權互惠國待遇的國家。
在一件美國商標申請中，若可以滿足多個申請基礎的要求，則可以同時主張多個申請基礎。但是，在同一件申請的相同商品/服務項目上，不能同時主張所述實際使用和意圖使用兩種申請基礎。一件商標除了有一件可以被官方接受的申請基礎（filing basis）外，還必須有一件註冊基礎（registration basis），才能最終取得註冊，這也是美國使用在先原則制度的核心所在。
註冊基礎共有兩種，即上述實際使用和國外註冊。若申請的時候採用的是意向使用或國外申請，則在商標正式被核准註冊授權之前需提供所述一種或兩種註冊基礎，即將商標的申請基礎轉化成註冊基礎後才能被正式核准註冊。
對於多類別的同一件商標申請（一標多類申請），不同的類別可以選擇不同的申請基礎，同一個類別商品/服務，也可以選擇不同的申請基礎。若在同一件商標申請中聲明多種申請基礎，則需要在申請中明確說明，並將聲明不同申請基礎的商品或類別明確區分。另外，若同一件申請中主張多個申請基礎，則還須明確聲明是部分商品還是全部商品主張多個申請基礎。在商標正式核准註冊前，根據情況或需要可將申請基礎轉化成另外一種基礎。
另外，由於美國是《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》成員國，還可以通過馬德里國際註冊指定美國的方式在美國進行商標註冊和保護，即馬德里註冊領土延伸到美國，本次不再詳細介紹。但是，需要注意的一點，馬德里指定美國註冊的申請方式是與單一美國申請的方式彼此獨立，沒有關係，不能互相轉化。
美國商標申請的方式選擇
遞交使用證據是許多中國企業在申請美國商標時非常關注且左右為難的問題。很多申請人在申請美國商標時都會採用“實際使用”、“意圖使用”的基礎在美國提交單一商標申請，但實際上只有很少的一部分商標真正在美國投入實際商業使用，這樣做的風險在於非常容易被他人基於未實際使用或遞交了虛假使用聲明而撤銷。如情況嚴重的還有可能被罰款或拘禁。
綜合考慮，如申請人只是為以後進入美國市場做鋪墊，建議通過馬德里途徑進行美國商標註冊，或如果商標在國內已經註冊成功，也可以基於國內商標註冊在美國提交申請。對於已經在美國開展業務的申請人，則建議通過單一申請的方式快速獲得商標註冊。
美國審查意見通知
提起美國商標申請，除了申請基礎問題外，不可避免的一個問題就是美國的審查意見通知，比如：商品審查意見通知，使用證據審查意見通知，商標描述審查意見，商標申請基礎審查意見通知等。本次筆者也順便簡單談一下與主題相關的一種常見的審查意見通知，即商品審查意見通知。
美國雖然是尼斯協定成員國，但是不完全採用尼斯分類，也沒有類似國內這樣完全固定成文的分類表，僅有官網上公佈的主要供參考的可以接受的商品服務分類表述，部分也主要是起指導作用；原則上只要商品和服務的表述足夠具體，可以被審查員理解，就可以被接受。根據審查實踐和代理經驗，有些官網上公佈的可以被接受的商品和服務表述在審查的時候也會被美國審查員下發審查意見通知，要求修改或進一步細化。
美國審查員有較大的自由裁量權，下發審查意見也較為隨意，他們將審查意見視為一種與申請人溝通的方式。在他們下發審查意見後，申請人可作為平等的一方與之闡述自己的觀點。如果申請人的意見有道理，他們是很樂意撤回其審查意見通知的。另外，經過與審查員溝通後，也可能會得到一個更為滿意、更符合申請人要求的商品或服務表述，因此下發審查意見也不完全是一件壞事。
鑑於美國這種有別於世界絕大多數國家/地區的獨特商品/服務分類制度，對於市場上新推出的尼斯分類表中還沒有的非規範商品/服務，都可以先在美國嘗試提交申請，以先在美國取得保護，然後逐步在其他嚴格採用尼斯分類的國家/地區取得保護，這也不失為一種充分有效合理利用美國獨特的商品/服務分類制度以佔得商業先機的好方法。
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