商标使用时该如何避免成为“咖啡伴侣”这样的“通用名称”?

在你的认知当中,“咖啡伴侣”是什么东西?

Well,你第一反应一定是使咖啡变浓变白的白色奶!精!吧!

不要跟我讲植脂末这么高端的名字

度娘分分钟告诉你植脂末又名奶精

但其实“咖啡伴侣”是瑞士雀巢产品有限公司旗下的注!册!商!标!

雀巢公司是全球知名食品制造商和销售商,也是最早进入我国的外商投资企业之一。

1988年,东莞雀巢公司业已成立,其主营产品为咖啡、咖啡用植脂末等商品。

1988年5月,雀巢公司即在我国申请注册了第360860号“咖啡伴侣”商标,核准使用在第29类牛奶、咖啡用植脂末等商品上,该商标于1989年9月正式被核准注册。

商标使用时该如何避免成为“咖啡伴侣”这样的“通用名称”?

2017年5月,雀巢公司以侵犯商标权为由,将后谷公司起诉至朝阳法院,认为后谷公司通过官方网站、天猫商城、京东商城、1号店、苏宁易购等线上线下大量生产销售的标注“咖啡伴旅”字样的植脂末产品,侵犯其持有的“咖啡伴侣”注册商标专用权,给其造成巨大经济损失。

这场纠纷到目前也没完,日前,本次商标侵权案才在北京市朝阳区人民法院开庭审理。

庭审中,针对雀巢公司的侵权指控,后谷公司辩称,雀巢公司据以主张商标权的“咖啡伴侣”属于植脂末等商品的通用名称,其功能是和咖啡一起使用,用来改善咖啡品味和浓度等。

同时提交了大量证据希望证明“咖啡伴侣”已经淡化为咖啡用植脂末等商品的通用名称——

比如说,有大量企业注册的经营范围中都包含销售“咖啡伴侣”商品;零点调查公司进行的“咖啡伴侣”公众认知情况调查报告显示,高达近90%的消费者将“咖啡伴侣”等同于植脂末等咖啡调味品;甚至包括咖啡行业协会关于“咖啡伴侣”系植脂末等商品通用名称的说明等。

虽然庭审结束后,法庭并未当庭宣判,而原被告双方也都表示不接受调解,但不妨碍我们借此对“通用名称”进行探讨,尤其是商标如何沦为“通用名称”的,对后来者有很大的警醒和借鉴意义——

通用名称的定义

通用名称是指某一类商品或者服务的名称,包括行业内的规范名称和商业实践中约定俗成的别称、简称、俗称等。

商标沦为通用名称,便是指商标在使用中因多种因素逐渐被削弱其区分商品或服务来源的功能,显著性逐渐退化,成为在某一类商品或服务共有领域中人人都可以使用却无法为原注册人专有使用的现象。

例如“阿司匹林”原为德国拜耳公司的感冒药品商标,现已沦为乙酰水杨酸药品的通用名称,尼龙原是杜邦公司的商标,现已成为尼龙产品的通用名称。

商标法中与通用名称相关的规定有:

①商标注册时:仅有商品的通用名称,不得作为商标注册。(商标法第11条)

②商标注册后:注册商标成为其核定的商品的通用名称,任何人可以申请撤销。(商标法第49条第2款)

③商标注册后:注册商标中含有本商品的通用名称,权利人无权禁止他人正当使用。(商标法第59条第1款)

为什么商标会沦为通用名称

首先是商标本身就存在显著性不高的问题,但在商标审查越发严格的国内环境中,这部分多是历史遗留问题——立法之初审查不严格、法律不完善造成的。但对后来者还是有其警示的意义:具备一定显著性是商标注册的必要条件,也是一个商标能使消费者区分商品或服务来源的本质特征。

其次是商标权利人的使用和管理的不当,这是比较常见的原因之一。一方面商标权利人在商标宣传时掉以轻心,或直接将商标使用在商品包装上却不与商品的名称相连接,或放大显示了商标、把商标置于包装的显眼位置,再配以高密度、大强度的广告投放,很有可能使得该商标在赢得市场知名度的同时,却使消费者误以为商标名等同于商品名,因此导致显著性大幅下降。

又或者产品因一时的独特性和稀缺性,缺少同类产品形成有力竞争,因而在相关市场中处于垄断地位时,如果对产品的商标的宣传力度过大,也很容易导致商标成为商品的代名词。

另一方面,当市场上出现了其他经销商,甚至媒体、消费者都直接将产品的商标当做商品名称来使用时,商标权人却不及时加以制止和干涉,那么也有可能产生沦为通用名称的结果。

譬如广为人知的“优盘案”,早在2001年就在第9类计算机存储器等商品上的“优盘”商标,因为国内信息产业逐渐发达,开始被同业经营者、计算机从业人员和消费者都将优盘作为计算机存储器的通用名称来使用,权利人却管理不当,甚至在自己的营业执照的“经营范围”,也将“优盘”也列为了一项商品名称,在包装上没有让商标后连接商品名称,最终甚至导致商标被撤销。

另一个常见原因则是来自外部——竞争对手的恶意淡化或市场的“跟风效应”。

如果同行业中的竞争者出于打压对手的意图,将对方的商标名称当做商品名称使用,而商标权利人对此不加以干涉和制止,那么该商标作为商品名称使用的情形将越来越普遍,最终也会导致广大消费者认为商标名称是商品名称。

另一方面,一款产品或服务的爆红往往会促使同行进行跟风,仿佛只要贴上了跟它同一个名字,就能“共享”一整片市场。而面对同行“蹭名气”的行为,商标权利人若不及时维权,则很可能眼睁睁看着自己注册的商标成为业内人人皆可共用的名字,最终导致商标权的丧失。

前者有 “吉普”越野车的例子,吉普本是克莱斯勒公司的一款越野车品牌,且是注册商标,但其进入中国市场之后,国内汽车行业却将其作为越野车的代名词并长期使用,最终导致消费者对“吉普”和越野车的概念产生混淆。虽然最后权利人终于来中国维权成功,但吉普与越野车之间的等同关系早已在同行的“宣传”下深入人心。

后者则可见我国的“解百纳”案和重庆“陈麻花”案,其间也有类似的情况及关于“通用名称”的界定。

司法实践中如何判定“通用名称”

在撤销“优盘”商标注册的裁定书中,商标评审委员曾提出:

“认定争议商标是否仅由其指定商品的通用名称构成,应综合考虑下列因素:其一,争议商标的文字含义;其二,争议商标注册人自身对该文字的认知与使用情况;其三,同行业经营者及消费者对该文字的认知与使用情况。”

因此,在司法实践中我们可以从主客观两个方面进行判定,主观方面自然是要考虑权利人自己是否存在管理、使用上的过错,如存在放任自流、维权不及时的主观过错导致商标退化为通用名称,那么自然权利人也需主动承担商标退化的法律后果。

而客观来看,一方面考虑商标本身的含义是否具备显著性,一方面需要考虑公众的认知,考虑相关公众对商标的直接联想是否就是商品的通用名称。

如何避免自己的商标沦为通用名称

①选用显著性强的标记注册商标。

不要使该标记与所使用的商品有字面上的直接联系,至少不能过于简单粗暴,使消费者看到商标就能直接联想到商品的功能、用途、材质等特征。而应该使用富有创意的文字和图形来匹配商品的定位,降低商标发展成为通用名称的机率;

②权利人要合法合理使用商标,加强对商标的管理。

一方面在使用时,注意商标与商品名称应尽量连接使用,避免直接以商标名称代替商品名称进行销售或广告宣传,避免在广告宣传时夸张强调商标的部分,此外,要切记清晰标注商标的已注册标志;

③关注行业内市场动态,加强警惕。

一旦发现竞争对手恶意将自己已注册商标与商品名称、其他描述性说明加以混同的行为时,或者有消费者将商标当做商品名称使用的趋势时,要及时加以制止,轻则书面通知或刊登报纸杂志公告,要求立即停止不当使用行为,以便尽快消除商标退化的隐患;重则可展开积极救济和维权,在书面通知无效后,及时提起侵权诉讼。

另外,还要防止商标作为商品名称被列入国家标准、行业标准、工具书、词典等文件中。这类情况在药品名称和商标冲突的案例中,尤为突出。

④加强商标的品牌化概念、设立完整商标发展战略。以主商标为中心设立系列商标,产品多元化发展,防患于未然。


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