為儘可能減少市場混淆，在判斷是否構成正當使用時，還是應當考慮混淆因素，將“不構成混淆”作為正當使用的一個成立要件，以此促使行為人更加規範謹慎地使用描述性詞彙。另外，註冊商標的顯著性和知名度、註冊商標的歷史因素也是影響正當性使用認定的需要考慮的其他因素。
裁判要旨
他人無正當理由對商標中的地名元素進行使用，雖不構成商標侵權，但因違反誠實信用且易造成市場混淆的，可以認定構成不正當競爭。
案情
原告廈門興茂貿易有限公司（以下簡稱興茂公司）系“鼓浪嶼”商標的獨佔使用被許可人。“鼓浪嶼”商標使用在餡餅產品上，該商標曾獲評“福建省著名商標”。被告廈門市譽海食品有限公司（以下簡稱譽海公司）在其生產的餡餅包裝盒上進行如下標註：一種是盒蓋正面右上方顯著位置印有“鼓浪嶼餡餅”字樣，字體較大，左上方印有譽海公司經許可使用的“譽海”圖文商標。另一種是除上述標註外，在包裝盒側邊還印有“鼓浪嶼特產”字樣。原告起訴認為被告在相同產品上使用“鼓浪嶼”標識的行為，構成商標侵權及虛假宣傳來源地的不正當競爭，應承擔相應的法律責任。被告則辯稱其對“鼓浪嶼”字樣的使用系正當使用。
裁判
福建省廈門市中級人民法院經審理認為，譽海公司在其生產的餡餅產品包裝正面顯著位置突出使用“鼓浪嶼”字樣，構成對原告“鼓浪嶼”商標的侵害。而標註“鼓浪嶼特產”字樣系描述性使用，並非商標意義的使用，不構成商標侵權。現有的證據也不足以認定關於餡餅是鼓浪嶼特產之描述為虛假宣傳，不構成不正當競爭。
原、被告雙方均不服提起上訴。福建省高級人民法院經審理後認為，原審認定被告在包裝盒顯著位置突出使用“鼓浪嶼”字樣構成商標侵權並無不當，但被告在包裝盒側邊使用“鼓浪嶼特產”字樣雖非商標意義的使用，但無論從鼓浪嶼的地理因素或者人文因素的角度，其標註“鼓浪嶼特產”都不具備正當的理由。被告的行為違反誠實信用、擾亂公平競爭市場秩序，構成不正當競爭。據此，對案件進行了改判。
評析
本案的爭議焦點為被告在侵權訴訟中所主張的正當使用抗辯能否成立。
1、對商標中含有的描述性內容可以進行正當使用。
註冊商標專用權依法受法律保護，他人未經許可進行使用，可能會構成商標侵權。但如果滿足一定的法定要件，他人可以對商標中所包含的描述性內容進行正當使用，不構成對商標權的侵犯。修訂後的商標法第五十九條規定，註冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有地名，註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。上述法律對正當性使用僅作出原則性規定，實踐中認定被告的使用行為是否屬於正當使用，應主要圍繞使用意圖、使用方式和使用效果等三方面進行審查。
在有些情況下，還需結合歷史傳承等特定因素進行綜合考量，並根據案件具體情況進行判斷。其中，關於使用意圖，是指行為人是出於描述、說明產品的目的而善意使用相關標識，還是出於攀附他人商譽的不正當競爭意圖而使用他人商標，是判斷是否構成正當使用的重要因素。關於使用方式，要構成正當使用，不但應為描述產品形狀、特點所必要，而且在使用方式上應當正當合理。對於使用方式是否合理，可以參考商業、行業慣例等因素或專業協會的意見進行判斷。
關於使用效果，為儘可能減少市場混淆，在判斷是否構成正當使用時，還是應當考慮混淆因素，將“不構成混淆”作為正當使用的一個成立要件，以此促使行為人更加規範謹慎地使用描述性詞彙。另外，註冊商標的顯著性和知名度、註冊商標的歷史因素也是影響正當性使用認定的需要考慮的其他因素。
2、對商標中含有的描述性內容非正當使用構成侵權。
本案中，被告在相同產品的包裝盒正面突出標註“鼓浪嶼餡餅”字樣，對商標中含有的描述性內容非正當使用構成侵權。顯然屬於商標性使用，易造成混淆，原審認定構成商標侵權並無不當。被告在包裝盒的側邊標註“鼓浪嶼特產”字樣雖非商標性使用，然而餡餅的製作並不與鼓浪嶼區域特定的如土壤、水質、氣候等獨特的地理因素相關，同樣，現有的證據也不足以證明該區域具有餡餅製作獨特的諸如傳統工藝、民間傳說等特定的人文因素。鼓浪嶼作為一個全國聞名的國家5A級旅遊景區，相關公眾對“鼓浪嶼”的認知是一個著名的遊覽小島、景色秀美的海上明珠，但與餡餅無關。
換言之，無論從鼓浪嶼的地理因素或者人文因素的角度，譽海公司在餡餅上標註“鼓浪嶼特產”都不具備正當的理由。而且其在產品的包裝盒上以較小的字體標註了生產地址為“廈門同安工業集中區思明園106號二層”的情況下，還在包裝盒較醒目處標註“鼓浪嶼特產”字樣，容易造成相關公眾誤認為該餡餅產自鼓浪嶼，其後果不僅使相關公眾對該產品的來源產生誤導，尤其興茂公司在餡餅產品上申請“鼓浪嶼”註冊商標且該商標具有較高的知名度、“鼓浪嶼餡餅”已經與興茂公司形成唯一對應關係的情況下，譽海公司在餡餅包裝盒上標註“鼓浪嶼特產”的行為必將減損興茂公司享有註冊商標專用權帶來的權益，從而降低興茂公司的市場競爭力，譽海公司這種違反誠實信用、擾亂公平競爭市場秩序的行為，依照反不正當競爭法第二條的規定，應當認定為構成不正當競爭。
本案案號：（2015）廈民初字第1473號，（2017）閩民終899號
案例編寫人：福建省高級人民法院 蔡 偉 福建警察學院 陳 穎
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