關鍵詞：慣用技術手段，創造性判斷，技術問題，舉證責任
理論背景
（一）《審查指南》中的相關內容
“慣用技術手段”這個名詞出現在創造性判斷的三步法中。
首先看一下《審查指南》中記載的三步法：
（1）確定最接近的現有技術；（2）確定區別技術特徵和發明實際要解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員是否顯而易見。在判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示。
下述情況中，通常認為現有技術中存在上述技術啟示：（i）區別技術特徵為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用技術手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段；（ii）……
（二）理論分析
由此可見，公知常識分為以下兩種：
第一種，教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段。對於這種情況，審查員能夠在教科書或者工具書中找到解決相同技術問題的技術特徵，因此，審查員會舉證，使用工具書或教科書與最接近的現有技術一起作為證據組合來評價創造性。
第二種，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用技術手段。對於這種情況，審查員可能認為該技術特徵是眾所周知的事實，無需舉證。審查員也可能認為該技術特徵是公知常識，卻沒能在教科書或者工具書中找到解決相同技術問題的技術特徵，這種情況下，審查員舉證比較困難甚至是無法舉證。
從上述分析可知，當審查員使用慣用技術手段來評價創造性的時候，基本是不提供證據的。如果審查員不舉證證明區別技術特徵是公知常識，那麼會出現舉證責任倒置的現象。但是，對於申請人而言，證明一個技術特徵不是慣用技術手段是很困難的，原因如下：如果申請人找到工具書或教科書中記載瞭解決相同技術問題的某個技術特徵，而這個技術特徵並不是本發明的技術特徵，那麼申請人能夠證明找到的解決相同技術問題的這個技術特徵是公知常識，但是並不能證明本發明的區別技術特徵不是慣用技術手段，這是因為申請人無法證明所有其他的工具書或教科書沒有記載本發明的該技術特徵。
（三）問題引入
在實際辦案的過程中，申請人和審查員往往糾結於慣用技術手段應當由誰舉證的問題，但是實際上雙方都無法舉證。並且，申請人多數情況下也不認同審查員為了論述一個技術特徵是慣用技術手段所進行的說理。
由上述分析可知，對於慣用技術手段的處理，申請人和審查員往往不可避免地糾結於三步法中的第三步。筆者認為，對於慣用技術手段的處理可以從三步法中的第二步開始考慮解決方案，這或許是解決問題的關鍵。為了說明這個問題，筆者引入一個案例。
案例說明
（一）案例介紹
在本發明中，所要解決的技術問題是為了使一個電氣部件能夠額外附加到一個電磁開關上，通過本發明的部件可以將電磁開關擴展到電氣部件上。因此，本發明的權利要求保護了：“一種擴展部件，其特徵在於，A、B、C，以及將擴展部件擴展連接到電氣部件上的至少兩根絞合線。”並且，說明書中記載了“至少兩根絞合線”的作用是能夠起到擴展的作用，從而使電氣部件的功能得到擴展與電磁開關進行連接。
審查員在創造性的評述中引用了一篇對比文件，在該對比文件中公開了一種電容接觸器，該電容接觸器上有一個部件，該部件是電容接觸器的一部分，為了描述方便，下文中我們將該部件稱為X部件。X部件包括A’、B’、C’以及將X部件連接到電容接觸器上的電阻絲。並且對比文件的說明書也公開了：X部件是電容接觸器的一部分，為了增加電容接觸器的阻抗值，電阻絲的長度必須滿足預定長度，由於電阻絲長度比較長，在對比文件中公開了如何將電阻絲盤繞在X部件上的具體方案。
在審查過程中，審查員採用了三步法來評價創造性，下面筆者按照審查員的思路來評價一下本發明權利要求1的創造性。
1.確定對比文件為最接近的現有技術。
2.確定權利要求1與對比文件的區別技術特徵是：權利要求1使用了至少兩根絞合線進行連接，而對比文件使用了電阻絲進行連接。基於區別技術特徵確定重新解決的技術問題是：如何將兩個部件進行電連接。
3.本領域技術人員都知道，無論是絞合線還是電阻絲均能夠起到電連接的作用，因此，本領域技術人員在面對如何將兩個部件進行電連接的技術問題時，能夠想到使用絞合線連接來代替電阻絲連接，因此，這是本領域技術人員的慣用技術手段。
綜上可知，權利要求1相對於對比文件是顯而易見的，不具有突出的實質性特點，不符合《專利法》第二十二條第三款所規定的創造性。
（二）案例說明
審查員在評述中認為A’相當於A，B’相當於B，C’相當於C，雖然申請人並不認同這樣的評述，但是由於上述技術特徵並不是本文討論的重點，為了集中討論本文要論述的觀點，我們暫時假定審查員在該申請創造性評述的三步法中的第（1）步和第（2）步是正確的。由此看來，審查員的推論就確鑿無誤，因為絞合線所起到的作用確實是電連接的作用，而電阻絲也確實能夠起到電連接的作用，起到相同作用的兩個技術特徵的替換確實是本領域技術人員的慣用技術手段。
但實際上，本發明要求保護的技術方案和對比文件公開的技術方案相比，應該是非顯而易見的。那麼問題究竟出在哪裡呢？不難發現，其實問題是出在第（2）步重新確定的技術問題上。
本發明的說明書中明確記載了“絞合線”所起到的作用是“擴展功能”，即，使原來電氣部件能夠被擴展以連接電磁開關；而對比文件當中的“電阻絲”所起到的作用是“過流保護”，二者實際所起到的作用並不是相同的。在創造性判斷過程中，有沒有技術啟示以及是不是顯而易見，要看本領域技術人員看到對比文件時是否有動機改進對比文件的技術方案並獲得本發明要求保護的技術方案。由於對比文件中明確公開了“電阻絲”是為了過流保護，因此，本領域技術人員從對比文件中是無法得到對電氣部件進行擴展的技術啟示的，即，權利要求1中要求保護的技術方案相對於對比文件是非顯而易見的。
（三）案例分析
那麼，為什麼使用了三步法以後，審查員的邏輯看起來是正確的呢？
問題就出在了重新確定技術問題這個步驟上，審查員重新確定的技術問題是進行了概括的問題，即，審查員對“權利要求的區別技術特徵所要解決的技術問題”以及“對比文件中的技術特徵所要解決的技術問題”都進行了概括，找到了這兩個技術特徵均能夠解決的上位的技術問題，並將該上位的技術問題作為區別技術特徵所解決的技術問題。由於這兩個技術特徵均能夠解決審查員所確定的上位的技術問題，取得相同的效果，因此，這兩個技術特徵的替換必然就是本領域技術人員的慣用技術手段了。
從技術的角度上看，審查員重新確定的技術問題並沒有什麼錯誤，審查員認為在技術事實上，絞合線確實能夠起到電連接的作用，而電阻絲也能夠起到電連接作用；同時，絞合線也能夠起到本發明所述的擴展的作用，電阻絲也能夠起到過流保護的作用。那麼，在重新確定技術問題的時候，應該以哪個作用為主？對於這個問題，《專利審查指南》中並沒有進行定義，這也就造成了審查員在重新確定技術問題的時候往往會確定一個更上位的技術問題，正是由於這麼一個上位的技術問題，使得審查員在判斷使用慣用技術手段時在邏輯上是正確的。
（四）觀點說明
筆者認為，在進行創造性判斷的過程中，在找出區別技術特徵之後，重新確定其所要解決的技術問題時，如果該區別技術特徵客觀上能夠解決多個技術問題並起到多個作用，應當以文件中記載的內容為準。如果文件中並沒有明確記載該技術特徵所解決的技術問題以及所起到的作用，那麼，本領域技術人員應當結合技術方案整體來判斷該技術特徵所能解決的技術問題以及所起到的作用是什麼，避免將重新確定的技術問題上位化，導致創造性判斷得出與實際情況相反的結論。
對於本案來說，本發明在說明書當中明確記載了絞合線所起到的作用是進行擴展，而在對比文件中也明確記載了電阻絲的作用是為了過流保護，考慮到絞合線和電阻絲本身都能夠起到電連接的作用，從技術方案整體來看，本發明權利要求的區別技術特徵“絞合線”所要解決的技術問題是“用於擴展的電連接”，而對比文件當中的“電阻絲”所要解決的技術問題是“用於過流保護的電連接”，在這種情況下，重新確定的技術問題就應當是“用於擴展的電連接”，而並不應該是審查員將這兩個技術問題上位化後的技術問題“電連接”。這樣，在重新確定的技術問題為“用於擴展的電連接”的情況下，不能認為用於過流保護的電阻絲也是解決該技術問題的技術手段，也就不能認為區別技術特徵“絞合線”是本領域的慣用技術手段，進而不能得出現有技術整體上存在技術啟示、本發明顯而易見的結論。
正如《專利審查指南》中所描述的那樣，判斷是否存在技術啟示的時候應當從本發明整體來進行考慮，而本案例中重新確定技術問題的時候，使用的本發明說明書中記載的技術問題正是從本發明的整體來進行考慮，這一點與《專利審查指南》中規定的內容是一致的。
小結
通過上述分析可知，在實際辦案過程中，如果遇到了審查員使用慣用技術手段的情況，首先不應該糾結於究竟應該由誰舉證的問題，而是應該判斷一下審查員所使用的邏輯，即，審查員為什麼認為這個技術手段是慣用技術手段。通過分析審查員的邏輯，判斷審查員的觀點是否有不恰當的地方，而判斷審查員的邏輯的重點，應該是看審查員重新確定技術問題的時候是否使用了上位的概括。這可以作為進行慣用技術手段爭辯的一個方向。
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