日前,北京市高級人民法院二審審結了中國建築股份有限公司(下稱中國建築公司)訴中建環球投資控股有限公司(下稱中建環球公司)侵害其馳名商標“中建”的商標權及不正當競爭糾紛案(下稱“中建”商標案)。
該案中,中國建築公司作為“中建”商標的權利人,主張中建環球公司在企業名稱、網站等方面使用“中建”字樣構成商標侵權及不正當競爭,而中建環球公司則主張其使用的系其註冊商標“中建環球及圖”,而非中國建築公司的“中建”商標。雙方的爭議從本質上反映的是權利衝突問題,一方面是企業名稱與商標權之間的衝突,另一方面是註冊商標與註冊商標之間的衝突。
本文將結合“中建”商標案,對商標權利衝突的相關問題進行深入分析。
企業名稱與商標權之間的衝突
企業名稱與商標本質上都屬於商業標識,可以起到區分不同主體的作用,但二者又分屬不同領域,商標的作用主要是區分商品或服務的來源,而企業名稱則著眼於區分不同市場活動主體,且商標與企業名稱的註冊管理機關不同,故在實踐中難免發生一定衝突。
在處理企業名稱與商標權之間的衝突時,面臨著商標法與反不正當競爭法的法律適用問題。根據商標法第五十八條的規定,將他人註冊商標、未註冊的馳名商標作為企業名稱中的字號使用,誤導公眾,構成不正當競爭行為的,依照反不正當競爭法處理。《最高人民法院關於當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》指出,企業名稱因突出使用而侵犯在先註冊商標專用權的,依法按照商標侵權行為處理;企業名稱未突出使用但其使用足以產生市場混淆、違反公平競爭的,依法按照不正當競爭處理。
故要判斷中建環球公司對其企業名稱的使用是對中國建築公司商標權的侵害還是構成不正當競爭,需要首先判斷其對企業名稱的使用屬於規範使用還是突出使用。突出使用,則可能構成商標侵權;而規範使用但仍可能導致市場混淆、違反公平競爭,則構成不正當競爭。
何為“突出使用”?一般而言,市場主體在進行市場活動時應當依法規範使用企業名稱,應當與營業執照上的企業名稱相同,若使用時作區別於周圍字體的處理如加粗、變形,或使用與他人註冊商標相同或相近的簡稱等,均屬於突出使用。若單純的作為企業名稱意義上的使用,如該案中中建環球公司登記為企業名稱以及在網站上標註企業名稱,並未突出使用“中建”字樣,則不構成商標侵權。
而在規範使用企業名稱的情況下,判斷是否構成不正當競爭則需考量其是否容易產生市場混淆、違反公平競爭秩序。最高人民法院在(2010)民提字第15號民事判決書中認為,如果註冊使用企業名稱本身具有不正當性,比如不正當地將他人具有較高知名度的在先註冊商標作為字號註冊登記為企業名稱,即使規範使用仍足以產生市場混淆的,可以按照不正當競爭處理。
而評價註冊使用企業名稱行為是否具有正當性,應當考察行為人的主觀狀態,即其是否存在明知或應知在先商標具有較高知名度甚至已經達到馳名的程度時,仍有意“搭便車”攀附其商譽以獲取競爭優勢。“中建”商標案中,法院認為,作為同業經營者,中建環球公司主觀上具有攀附“中建”商標商譽的主觀意圖,客觀上易使相關公眾產生混淆或誤認,違反了誠實信用原則,破壞了公認的商業道德,擾亂了正常的市場秩序,即使規範使用仍足以產生市場混淆,構成不正當競爭。
註冊商標權之間的衝突
不同於企業名稱與商標之間的衝突,由於各個註冊商標均具有獨立的專用權,註冊商標與註冊商標之間的衝突,原則上應當由商標授權確權機關解決。
但這也並不意味著註冊商標權之間的衝突無法通過司法途徑解決,《最高人民法院關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定》第一條第二款規定,原告以他人使用在核定商品上的註冊商標與其在先的註冊商標相同或者近似為由提起訴訟的,人民法院應當根據民事訴訟法第一百一十一條第(三)項的規定,告知原告向有關行政主管機關申請解決。但原告以他人超出核定商品的範圍或者以改變顯著特徵、拆分、組合等方式使用的註冊商標,與其註冊商標相同或者近似為由提起訴訟的,人民法院應當受理。因此,在判斷註冊商標權之間的衝突是否應當由法院處理時,關鍵是判斷被訴商標是否規範使用。
對商標的規範使用包括商標標誌和商品兩個層面,根據商標法的規定,商標使用人應當在核定商品上使用核准註冊的商標,超過核定商品範圍、改變商標標誌的使用均不屬於規範使用。但若實際使用的商標與核准註冊的商標有細微差別,並未改變顯著特徵的,可以視為註冊商標的使用。
故若商標權人使用已註冊商標時未規範使用,且實際使用的標識與他人註冊商標相同或近似,此時便可能構成對他人商標權的侵犯。“中建”商標案中,中建環球公司在使用其“中建環球及圖”商標時存在改變字體、拆分圖形和文字使用的情況,且使用的服務範圍還包括投資管理等領域,也超出了註冊時核定的服務類別,故中建環球公司對其註冊商標的使用不屬於規範使用,法院應當受理。
對於馳名商標,還存在一定的例外。根據《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十一條規定,一般情況下,被告使用的註冊商標違反商標法第十三條的規定,複製、摹仿或者翻譯原告馳名商標,構成侵犯商標權的,人民法院應當根據原告的請求,依法判決禁止被告使用該商標。故若被訴侵權商標是複製、摹仿、翻譯在先馳名商標的已註冊商標,則無論其是否規範使用均存在侵犯他人商標權的風險。
中建環球公司的“中建環球及圖”商標完整包含了“中建”字樣,核定使用的工廠建設、建築等服務與“中建”商標核定使用的服務構成相同或類似服務,同時基於該案對“中建”商標系馳名商標的認定,法院最終認定中建環球公司的行為構成對“中建”商標權的侵犯。
風險提示
對於市場主體而言,在充分運用企業名稱、商標等在打造知名度、塑造市場形象等方面作用的同時,也應提高風險意識,避免不必要的糾紛。首先,堅持誠實信用原則,正當地參與市場競爭,積極打造自身品牌;其次,規範地使用企業名稱和註冊商標,在使用企業名稱時應與營業執照上的企業名稱相同,使用註冊商標時應在核定的商品上使用核准註冊的商標,避免行為落入不正當競爭或商標侵權的風險。
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