美國專利體系：用足柔性、避開陷進

2019年6月28日下午，由優賽諾（USinoIP）聯合美國HBSR律師事務所舉辦的《避開美國專利申請與訴訟的”坑“（Avoiding Pitfalls in U.S. Filings and Litigations）》實務講座培訓順利舉辦，感謝傾情提供場地支持的東莞東陽光藥物研發有限公司、感謝參與本次講座的所有（線下與線上）朋友們，希望你們已經有所收穫。[1]

藉此機會，快速分享關於美國專利法律體系的一些特點，大致圍繞如標題所言的：

柔性與陷阱

柔性

相對於全球範圍內其他地域的專利法律體系，美國專利法律體系的確顯得具有較多的柔性（Flexibility），這些柔性如果能夠利用得當，能夠更好的發揮美國專利的商業價值（其實某些情況下，還可以通過美國專利間接的提升本來可能在美國之外無法獲得的專利商業價值，這個可能就更加的tricky了，有機會專題聊）。今天快速介紹如下幾個柔性點：

（一）寬限期（Grace Period）：這個概念其實基本每個專利法律體系下都有，但美國的給人感覺更隨意、更寬容，主要體現在：

第一、時間長，美國的寬限期是12個月，其他地域大多是6個月，因此即使你真的是“無意”公開了你的專利技術方案，有長達12個月（就是1年啦！）的時間挽救。

第二、條件松，如果發明人有足夠證據證明發明為其所創造，那麼不管是自己還是別人的公開，只要在寬限期內，就不會讓自己的專利“丟了”。[2]此外對於公開的方式也沒有太多的限制，不想其他很多地方需要滿足什麼級別、是否有保密協議等等。[3]

（二）擴大保護範圍：在美國，如果說明書的撰寫足夠好，那麼即使當初的權利要求撰寫不是很理想，還是有很多的補救措施，例如配合以適當的程序，可以將專利的權利要求保護範圍擴大，或者針對性的調整權利要求保護範圍可以覆蓋某個產品（你自己的或者競爭對手的）。

（三）特殊申請類型：要充分用好臨時申請（Provisional Application）、繼續申請（ContinuationApplication）、部分繼續申請（Continuation-in-Part Application）、分案申請（Divisional Application）、再頒申請（Reissue Application）等特殊的申請類型。

（四）更多柔性：實際上，美國專利法律體系提供了很多柔性（例如補充信息，包括實驗數據；），對於熟悉規則的人士，這些柔性其實是理所當然的（美國整個社會體制的主旨就是這樣的，規則制定好，大家按照規則來），但如果對於這些柔性沒有足夠認識，則（在某些情況下）就只能夠“錯失良機”了。

陷阱

正所謂機遇與風險並存（我知道這個引用在這裡其實並不是最恰當），但主要想說的是，當我們（開始）意識到美國專利法律體系有這麼多柔性時，與對於柔性的認識一樣，如果我們認識不足，美國專利法律體系中也有很多的陷阱或坑，稍不注意或未能遵守規則，則就會留下禍患無窮，以下分享幾點：

（一）發明人問題：美國專利申請必須以發明人名義提出，同時附以轉讓協議（Assignmen Agreement）將專利申請轉讓給僱主或相應的申請人。這個規定反應的美國以人為本的理念（或者理解為人權也行吧）。錯誤的發明人信息會導致即使授權了，專利也可能是沒有牙齒的（Unenforceable）。

（二）信息披露問題（IDS）：美國專利申請人有義務將其知曉的與本申請實質性相關的（MateriallyRelated）信息主動披露給美國專利局（USPTO），否則同樣會導致專利即使授權了也無法進行主張（Unenforceable）。

（三）訴訟糾紛問題：美國專利的糾紛，實際上有很多的訴爭解決地（Tribunal），包括聯邦法院（地方-CAFC-SCOTUS）、國際貿易委員會（ITC，傳說中否則337調查的）、USPTO的PTAB（IPR、PGR等挑戰專利有效性的便利選擇）等。不同訴爭解決地的程序之間有微妙的作用關係，處理不當可能會讓您的糾紛解決策略無法取得預期的效果。

（四）更多陷阱：同樣的，美國專利法律體系的陷阱還有很多，例如“文字遊戲”，轉讓協議中shall assign VS hereby assign；申請人主體資格變化（Entity Type）的及時變更等等。

總之，美國專利體系，既靈活又死板，就看你如何適應和使用它了！

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活動現場掠影

Thanks so much, Deirdre and Larry

working remotely via ZOOM at 2-5 AM local time

Group photos from the Seminar

Thanks a lot for the nice gifts, Mark

Mark visting USino Office (Dongguan)

Long time friends

Mark B. Solomon, Principal HBSR

Deirdre E. Sanders, Principal HBSR

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[1]要特別感謝美國知識產權律所HBSR的Deirdre和Larry律師，他們在12個小時時差的情況下從凌晨2-5點與大家進行互動分享。

[2]但還需要注意的是，AIA之後，美國專利申請實施的發明人先申請制。所以如果有另一個發明人先於提出了專利申請，那麼就只能涼涼了。Sorry for that~

[3]就在本週，一個資深專利圈微信群裡還在討論關於寬限期的話題，引發該討論的是2018年專利代理人資格考試中的一道試題。