眾所周知，商標註冊需要經歷重重“選拔”，如果符合條件才能被核准使用，而知識產權代理機構（尤其是律所）作為市場行業的一員，不可或缺地也需要進行商標註冊。不過，事與願違，律所作為專業的商標代理人卻在申請商標註冊時處處碰壁，究其原因，可以發現，在這些淵源中不僅包含複雜的人為因素及歷史因素，更多的是其中的諸多法律因素需要我們去探究。
本期沙龍以“律所註冊商標的‘碰壁’”為主題，從“京師”商標案出發，嘉賓：慕曉（老師）、羅向京（律師）、薛永謙（律師）、趙虎（律師）和虎知商標法群友們一起討論了以下問題：
1、緣何律所作為專業的法律服務機構卻頻頻出現商標不能註冊或者註冊總“碰壁”的問題？
2、對於“京師”的判決，您是否認可？假設您現在是北京市京師律師事務所的律師，您會採取什麼措施或者什麼抗辯理由？
3、從以上案件可以看出，律所及企業在進行商業標誌保護的過程中應該考慮哪些因素？對我們有什麼啟示？
一、律所註冊商標“碰壁”案情簡介
案例一：北京師範大學的前身是1902年創立的京師大學堂師範館，其於2006年7月11日將“京師”商標註冊在第42類“法律服務；技術項目研究；無形資產評估等”上並被核准使用，而在2018年5月25日，國家工商行政管理總局商標局駁回了北京市京師律師事務所欲在第45類“調解；仲裁；知識產權諮詢等”上申請的“京師”商標。鑑於此，北京市京師律師事務所訴商標局之路就此打開。2018年11月19日，北京市高級人民法院認為“京師”商標有引證商標的存在，不予支持非近似商標的主張。
案例二：中倫房地產公司於2009年1月28日被核定使用第3466842號“中倫”商標在第42類法律服務、知識產權諮詢等服務上，但北京市中倫律師事務所認為中倫房地產公司註冊的“中倫”商標連續三年未使用，因此向商標局提出撤銷申請，目前，該商標顯示已被商標局撤銷。
案例三：北京市柳沈律師事務所早在1993年就申請註冊了“柳沈LIUSHEN”商標，漢語拼音“LIUSHEN”對應的中文為“柳沈”，而上海家化聯合股份有限公司的商標中的漢語拼音對應的中文為“六神”，北京市高級人民法院認為二者含義不同，標誌整體上尚可區分，即使使用在同一種或者類似服務上，也不會導致相關公眾對服務提供者產生混淆誤認，故北京市柳沈律師事務所被核准註冊商標。
案例四：山東德衡前身為青島德恆律師事務所，1997年8月7日，國家商標局頒發了第1073727號“德恆”圖文商標，而北京德恆自1995年7月起，即合法取得“德恆”中文字號及英文“DeHeng”的合法使用權利，對於本案北京市西城區人民法院認為北京德恆對中文“德恆”及“DeHeng”英文標識均依法享有在先使用的權利，且作為字號在其官方網站和散發的宣傳冊上的使用範圍得當，不足以使相關公眾產生誤認，應當依法予以保護並有權繼續合法使用。最終北京知識產權法院也以支持北京德恆做了判決。
相關案例：
1、北京市京師律師事務所與國家工商行政管理總局商標評審委員會
案號：（2018）京行終5319號
2、北京中倫房地產諮詢公司等訴國家工商行政管理總局商標評審委員會
案號：（2018）京行終1792號
3、北京市柳沈律師事務所訴國家工商行政管理總局商標評審委員會
案號：（2018）京行終3887號
4、北京德恆律師事務所訴國家工商行政管理總局商標評審委員會
案號：（2014）京知民終字第153號
首先由趙虎律師向大家引出本期沙龍的主題：律師事務所註冊商標的“碰壁”。本來是最精通法律的單位，法律人才最多的地方，也會出現各種商標“事故”。同時，趙虎律師舉出相應的案例：前段時間落下帷幕的“京師”商標案，還有之前發生過的“中倫”商標案，柳沈律師事務所的商標案，“德恆”商標糾紛。趙虎律師還講道，其實除了商標，“中倫”與“中倫文德”之間還有其他的故事，“德恆”與“德衡”好像也有一些歷史故事。
對此，薛永謙律師講道，群內早上發的四個案子有共同點，也有不同點。相同點是都涉及律所商標的問題。而不同點是中倫的案件涉及“撤三”的問題，京師和柳沈涉及申請問題，不過結果還是有差別，京師所被駁回，柳沈所的上訴理由獲得二審法院的認可。
二、緣何律所作為專業的法律服務機構卻頻頻出現商標不能註冊或者註冊總“碰壁”的問題？
薛永謙律師提出，德恆所和國家工商行政管理總局商標評審委員會的案件也是因為申請的兩個案件：“德恆”在16類和36類上都有過幾起訴訟，都是依據《商標法》第三十條 申請註冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。另外，在德衡與德恆的案件則是涉及商標侵權的問題，德衡所的起訴和上訴理由均未獲得法院的支持。
對於這幾個案件的法律適用問題，羅向京律師認為，都與商標法 30條有關，尤其是京師和 liushen都涉及30條。而薛永謙律師講道，撤三的案子不是，對於侵權案件涉及的是第57、58條。薛永謙律師同時指出，“中倫”是依據2001《商標法》第四十四條第（四）項（新法第四十九條第二款）撤三訴爭商標註冊人提交的商標使用證據應滿足以下要求：其一，相關證據具有形式上的真實性；其二，商標使用行為發生在指定期間內；其三，使用證據上顯示有訴爭商標標誌；其四，訴爭商標標誌系在其核定使用的商品或服務上的使用。薛永謙律師補充道，京師商標案，依據《商標法》第三十條被駁回。
對於律所註冊商標總碰壁的問題，譚晗律師提出，即使是律所，如果沒有較為及時的品牌保護意識，註冊商標頻頻碰壁也是與一般企業主體等沒有區別。同時，其也認為，京師的案件也涉及撤三，並且撤三是很關鍵的因素。趙虎律師也提出其觀點，律所主任一般不是搞知識產權的，可能會跟這個有點關係。雖然都是律師，但是知識產權相對很多律師來說都是陌生的領域。而薛永謙律師認為，北京的律所想要對外擴張，應該在頂層設計時就向知產律師問一下。
就案件整體來說，趙虎律師認為，柳沈律師事務所那個判決書二審，寫得非常簡單，好似全都是自由心證。
薛永謙律師解釋說，六神和柳沈差別還是蠻大的，一個是花露水，一個是法律服務。
羅向京律師認為，判斷商標是否相似，主觀性還是非常大，常常看不出規律。判決書中，六神與柳沈在相似的服務上申請LIUSHEN。
譚晗律師表示贊同羅向京律師的觀點，並且認為，六神和柳沈這兩個商標本身區別比較大，並且在實際使用中六神的知名度從某個角度也使得兩個商標便於區分。
趙虎律師認為，“京師”這個判決，基本上沒有問題。問題在於：這個案件的策略有問題。如果真的想註冊“京師”商標，難道不先進行檢索嗎？檢索之後，自然會發現前面已經有了“京師”商標。這個時候，是繼續註冊，還是提出申請的時候同時提起撤三呢？撤三如果提晚了，就會給人家準備的時間，另外對註冊中的商標起不到幫助的作用。他那個撤三，估計提的比較晚。
譚晗律師持相反的意見，認為京師的撤三提的時間並不是特別晚。並且譚晗律師總結出京師案件的相關流程時間：
2017年11月3日，京師商標被駁回；
2017年11月29日，京師對引證商標提出撤三；
2018年10月26日，引證商標才進入撤三程序受理通知發文階段。
薛永謙律師和譚晗律師都認為，京師的判決沒有問題。但是譚晗律師認為，雖然判決沒有問題，但是就像趙虎律師說的，策略上存在問題。譚晗律師提出，京師從提撤三到進入撤三程序歷時將近一年，這是很少見的情況，常規撤三四五個月就能出結果。
趙虎律師補充道，應該在提出申請的時候，同時提出撤三。
羅向京律師向趙虎律師提出一個問題，即：如果在申請之前提起撤三，後續評審及行政訴訟是否可以暫緩？
趙虎律師認為，柳沈律師事務所那個案件，雙方其實是類似服務，那麼商標是否近似就成了問題。其主要識別部分是“liushen”,一般會認為近似。二審稀裡糊塗就認為不近似了，沒有很好地說理，也是問題。
譚晗律師認為，很多當事人一方面檢索時沒有注意，也有可能考慮成本所以不在申請時就提撤三。
趙虎律師表示認同譚晗律師的想法，並認為，商標基本一樣，如果沒有檢索出來，存在的問題可能就是失誤了。
三、對於“京師”的判決，您是否認可？假設您現在是北京市京師律師事務所的律師，您會採取什麼措施或者什麼抗辯理由？
薛永謙律師認為，京師是北師大的，其法律專業不會三年不用。並且薛律師表示，其很支持法院的判決。北京師範大學的前身是1902年創立的京師大學堂師範館；1908年，改稱京師優級師範學堂，獨立設校。加之，北師大在42類註冊成功：“京師”商標。顯然，京師所想要在第45類上註冊，容易造成混淆。
而趙虎律師認為，北京師範大學或許用了這個“京師”商標，但是是在哪一類上用的，在不在45類上用過，真是問題。但實際上他們應該主要用在41類。
薛永謙律師表示，如果說抗辯，可以談幾點：45與4207在類別上還是有一定的區別；是否影響消費者對商品或者服務來源的選擇和判定；找2006年7月11日之前的使用，依據法59-3在先權；以對方未實際使用駁斥；中文漢字商標的稀缺性，不能賣石灰嫌棄我賣豆腐的白！
羅向京律師表示不是很認同薛永謙律師的觀點，其認為北師大在 42類上使用京師商標，未見得證據充分，譚晗律師補充道，北京師範大學單獨使用“京師”商標的可能性偏低，所以撤三成功的肯能行還是很大的。
趙虎律師認為，北京師範大學在41類教育類，估計用的比較多。
而薛永謙律師認為，4207是法律服務，北師大的是證據很好找的。以下就是其找到的相關證據：
京師企服----西藏京師商務服務有限公司，
初審公告日期 2018年01月06日 註冊公告日期 2018年04月07日
商標類型 一般；專用權期限 2018年04月07日 至 2028年04月06日
4506 調解4506 知識產權諮詢4506 訴訟服務4506 版權管理
4506 法律文件準備服務4506 仲裁4506 許可的法律管理
4506 計算機軟件許可（法律服務）4506 法律研究4506 替代性糾紛解決服務
京師爺----上海京師網絡技術有限公司
4501 尋人調查4502 社交陪伴4502 家務服務4503 服裝出租
4504 殯儀4505 交友服務4505 在線社交網絡服務4506 域名註冊（法律服務）
4506 知識產權諮詢4506 法律文件準備服務
初審公告日期 2017年05月27日 註冊公告日期 2017年08月28日
商標類型 一般 專用權期限 2017年08月28日 至 2027年08月27日
薛永謙律師就京師案提出相關的建議:可以學學“京師企服”和”京師爺”,可以申請：燕師，北京曾稱燕京。如果覺得燕京小氣，也可以叫雁京。除了改字策略，也可以採取加字的策略：京師九州，或者叫京師寰宇。
譚晗律師也就京師案可以採取的措施，提出以下幾點：一是建議京師繼續走再審程序，同時要盯緊撤三程序，如果再審前或期間撤三成功，京師商標可以繼續爭取。二是京師律所考慮立即重新申請註冊京師商標。
薛永謙律師得出啟示：鷸蚌相爭，漁人得利，在做事情時沒有必要死摳，換一種方式即可海闊天空。
李峰教授認為，京師歷來是國都專用代稱，此類不宜註冊為商標，獨家佔有。趙虎律師表示贊同李峰的觀點，並且認為“京師”有其他含義。
薛永謙律師找出法律服務屬於商標分類第42類的相關案例：
（法律服務，群組號：4207）
安理----北京市安理律師事務所
4207 版權管理4207 專利實施4207 法律服務4207 私人書信代寫
4207 信件代寫4207 法律研究4207 知識產權許可4207 知識產權諮詢
4207 仲裁4209 非貿易業務的專業諮詢
柳沈LIU SHEN-----北京市柳沈律師事務所
4207 法律服務業4207 法律研究4207 知識產權諮詢4207 知識產權許可
4209 非貿易業務的專業諮詢4207 專利實施4207 版權管理 偵探
4227 職業指導4219 翻譯
LS圖形商標----北京市柳沈律師事務所
4207 法律服務業4207 法律研究4207 知識產權諮詢4207 知識產權許可
4209 非貿易業務專業諮詢4207 專利實施4207 版權管理偵探
4227 職業指導4219 翻譯
慕曉老師對本案的建議是國際註冊也要做。慕曉老師講道，其最近在看WIPO2018知產年度發展指數，和馬德里商標年度報告。目前看中國企業的商標國際註冊已經有很大提高。但還有很多問題。律所註冊案也給了我們一些啟示，特別是如何應對國際市場商標糾紛。
趙虎律師認為，現在留給京師事務所的，或許只能申請再審了，申請再審階段如果北京師範大學的商標“京師”被撤銷了，會根據情況的變化進行改判。或者，看準時間，多註冊幾個“京師”商標，等著把北京師範大學的商標撤消了，自己的商標就能註冊了。
四、從以上案件可以看出，律所及企業在進行商業標誌保護的過程中應該考慮哪些因素？對我們有什麼啟示？
在探討該問題之前，趙虎律師對各位在場律師提出一個問題，即：哪位律師辦理過此類案件，對他人商標提出過撤三，自己的商標什麼時候申請註冊時機最佳。既不會被駁回，又不會被他人捷足先登。
譚晗律師回覆趙虎律師的問題，認為商標註冊有盲查期，捷足先登的情況沒法避免。商標申請只能是越早越好，提出撤三的同時或之前就應該提出註冊申請。
趙虎律師對於以上問題曾經提出過一個“三位一體”的建議：新成立的企業要考慮企業名稱、商標、域名保持一致，同時檢索完畢之後再著手註冊。可惜，一來很多人沒有這個耐心，二來這種情況下找到合適的企業名稱更難，所以這樣做的企業不多。
薛永謙律師認為，除了在45類和4207小類上申請外，一般還應該在35類廣告和16類期刊上做好佈局，另外，最好在自身計劃或者正在做的專項業務領域做好商標佈局，比如：36類金融。其還提出，德恆案就存在16類和36類的問題。同時薛永謙律師認為，《商標註冊用商品和服務國際分類表》、《類似商品和服務區分表》可以作為判斷類似服務的參考。而趙虎律師認為，一般律師事務所在35類和16類的產品是很少的。薛永謙律師解釋道，35類涉及廣告，16類涉及期刊，這兩類也應該注重。
譚晗律師認為，歸根結底，品牌保護意識很重要，必須注重知識產權的價值。
韓曉曉法務對京師案的觀點是，撤三和新申請同時提，新申請會被駁回，因為此時撤三結果還沒下來，然後提出複審，這個週期下撤三的結果也出來了，進行復審答辯。
趙虎律師表示認同韓曉曉法務的觀點，認為節奏很重要，即使拖到了一審，只要撤三結果出來了，一審法院也會考慮是否中止審理。
譚晗律師也表示認可，認為現在有一個比較倡導的方向，商標申請中撤三要充分使用，代理機構也可以建議企業大膽使用。
趙虎律師認為，其個人非常鼓勵撤三，現在注而不用的商標太多了，成了他人正常經營的攔路虎，應該遇到一個，清除一個。
譚晗律師認為，京師撤案有兩三次退信，還有公告，把時間耽擱太長了。
而趙虎律師認為，即使商標目前沒有註冊下來，京師律師事務所的名字還是可以用的，不過，如果單獨用“京師律師”、“京師”等字樣，可能會被認為侵權，在使用方面受到限制。
羅向京律師認為，關於中倫的案件，商標的使用證據確實不充分。不過這似乎也是普遍現象，有具體商品的情況下商標的使用比較直觀，企業意識比較強，若是隻有服務尤其是管理、法律、諮詢等知識服務，企業在服務上使用商標的意識往往沒有那麼強，不容易提供完整有效的證據。
趙虎律師表示，服務商標的使用問題，經常會出現證據不足。例如，律師事務所在使用商業標記的時候，一般使用律師事務所的名稱，很少使用字號。
羅向京律師認為中倫判決書有一段話挺好的，訴爭商標註冊人提交的商標使用證據應滿足以下要求:其一，相關證據具有形式上的真實性；其二，商標使用行為發生在指定期間內；其三，使用證據上顯示有訴爭商標標誌；其四，訴爭商標標誌系在其核準使用的商品或服務上的使用。但是，“使用證據上顯示有訴爭商標標誌”,這一點許多提供服務的商標權人都有很大不足。
趙虎律師認為，服務類商標經過體現在名片、信箋、包裝袋上，這些證據一般無法確定形成時間。對此，羅向京律師也認為這些很難與其他證據形成鏈條。
曹劍剛律師認為，保護在先權利如在先商標，應是商標制度基礎，撤三隻應是例外，否則註冊商標的不確定性太大，不利於對註冊商標權的保護，也有悖於申請在先的原則。類似京師等案件，應鼓勵協商轉讓等形式實行共贏，不應提倡一律啟動撤三等手段，從而影響註冊商標的本質。
薛永謙律師認為，律所只是個合夥性質，想這麼輕易拿到，是非常難的啊！而曹劍剛律師認為，不一定非要我得不到，也讓你難受，可以繞行，其個人覺得京師撤三成功機率極低。
李峰教授表示，北京大學前身是1898年光緒帝批准成立的第一所國立大學-京師大學堂，輪不上北師大。王輝律師也表示，北師大的準確身份是教育部直管的事業單位，這一性質決定了它沒有動力甚至不敢通過市場手段轉讓給京師律所。
而韓曉曉法務認為，商標轉讓一般成本會很高，對於註冊後沒有使用的商標進行撤三，是合法更是合理的選擇，商標是為了使用而不是為了壟斷。
曹劍剛律師認為，撤三從訴訟技巧上講沒問題，但其個人覺得如濫用有損商標制度的基礎，撤三制度值得考量。
對此趙律師認為，商標制度的基礎，其實不是註冊，而是使用。不使用的商標是殭屍商標，只有壞的作用，沒有好的作用，得想辦法清理。
閱讀更多 趙虎律師 的文章
