智小鹿知產講堂:防禦性商標如何抵抗頭號天敵“撤三”?

防禦性商標是指商標權利人在非同類別註冊相同或近似的商標,或在同類別註冊近似商標的行為,一般是為了防止他人註冊與之相同或近似的商標,避免與主商標混淆,達到保護主商標的目的。

智小鹿知產講堂:防禦性商標如何抵抗頭號天敵“撤三”?

防禦性商標通常不會以使用為目的,僅僅作為保護主商標而存在,一些知名企業會成千上萬地註冊防禦性商標,例如阿里巴巴註冊的“阿里扒扒”、“阿里爸爸”、“阿里媽媽”等,這些商標會被提出撤三嗎?他們又是如何應對商標撤三呢?本文智小鹿知識產權帶你規避防禦性商標的撤三風險。

「商標法」第四十九條第二款規定:
註冊商標沒有正當理由連續三年不使用的,任何單位或者個人均可以向商標局申請撤銷該註冊商標。

為什麼商標會被提出撤三?

要麼你的商標被他人看上了,想佔為己有,要麼你的商標擋了別人的道,就是在相同或近似分類上構成近似,導致他人商標註冊不了。這些都是撤三的常見初衷。

撤三是防禦性商標的頭號天敵

商標法在商標用途上並沒有“用於防禦性”這一說法,從本質上講,商標侵權行為一般僅限於有競爭關係的同一種或類似的商品和服務,在無競爭關係的非類似商品或者服務上使用與他人商標相同或相似的商標,一般不構成侵權。

防禦性商標一旦被提出撤三,很多都栽在“無法提供商標真實使用的證據”上。

例如清華大學註冊的第10054988號“清華”商標,2018年9月6日該商標被提出撤三申請,非使用目的註冊在第32類飲料行業的“清華”商標無法交出實用證據,被商標局裁定撤銷。

面對撤三,防禦性商標如何保全?

商標必須要經過使用才可避免被撤三,防禦性商標也不例外。主商標經過使用可以提供很多使用證據,但是防禦性商標如若要真實使用,想必也是非常麻煩,例如上述註冊在32類飲料上的“清華”,是不是真要去生產飲料才能做到真實使用?這樣子保護一個防禦性商標是不是太過費勁?智小鹿教你如何低成本保護你的防禦性商標。

1.在廣告、宣傳中使用

據《商標法》第四十八條,商標的使用,包括將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中,用於識別商品來源的行為。也就是說只需將防禦性商標用於能夠與具體商品聯繫的廣告宣傳資料,如網頁鏈接、視頻、雜誌、照片、簽訂的協議、開具的發票等。注意保留包含完整商標的憑證,這種方式使用成本低、造價低、手續簡單,是使用防禦商標最簡單的辦法。

2.在紀念品、企業物料中使用

企業可以將防禦性商標用於企業派發的紀念品,或物料中。但要注意,如果是牙膏類別就發印有完整商標的牙膏,並保留好憑證。智小鹿提醒大家,通常情況下用於贈送客戶、員工或者對外銷售,不論贈送還是銷售,均為面向消費者(客戶)的商業性使用行為。

3.許可給他人使用

將防禦性商標許可給他人使用,為保證其法律效果,建議做“商標使用許可備案”,留存“商標使用許可合同”,同時要求被許可方提供使用證據並保留,在進行撤三答辯時,讓被許可方提供使用證據。

如果防禦性商標為圖形,或者有設計感的文字,建議進行版權登記得到在先版權,版權登記後就不用擔心撤三的問題,即使一直未投入使用,別人也無法註冊相同或相似的商標。

很多人不禁要問:大企業防禦性商標那麼多,不可能做到全部有所使用,提出撤三是不是很容易成功???

是的。雖然防禦性商標被成功撤三的概率比較大,但通常情況下,大企業的防禦性商標不會大規模被提出撤三,一方面由於大企業的商標佈局比較完善,且主商標的知名度較高,用於防禦的商標與主商標近似,即使被對手成功撤三,對手也難以成功取代。另一方面商標撤三需要收取一定費用,且耗時耗力。

商標法對“撤三”的規定,是為了讓商標資源更大程度上被利用,以免閒置商標浪費商標資源。如果重要的商標被提出撤三申請,既沒有正當理由,又沒有使用證據,智小鹿建議你積極答辯,並且在商標被撤銷前看準時機申請註冊相同或相似的,爭取獲准初審,再拿到商標權。

(智小鹿知識產權服務專業提供商標、專利、版權服務,如果您在知識產權辦理使用上有任何疑問建議來詢。智小鹿——讓知識產權碌碌有為。)



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