在司法实践中看商标指示性合理使用制度

前言： 笔者从1、知识产权合理使用制度；2、电商使用他人商标的形式；3、构成要件；4、举证责任分配；5、取证要点；6、不正当竞争保护可能性等六个方面阐述了商标指示性合理使用制度在我国立法与司法、理论与实务中的现状，以期为律师提供办理类似案件的思路参考。

在司法实践中看商标指示性合理使用制度

王珏 浙江杭知桥律师事务所律师

合理使用制度是知识产权制度中一项重要的权利限制制度。为什么要对知识产权作如此权利限制？为了避免形成知识产权的垄断。知识产权制度的创设在于给予权利人有限垄断权，但基于社会对知识和信息的需求等，又必须要对这种垄断权进行限制。

一般来说，知识产权合理使用制度是指在特定情形下，无需经过权利人许可而使用其知识产权，且不用支付报酬。

具体来说，著作权、专利权、商标权的合理使用又各有不同，本文将分别作简要介绍，并重点讨论商标指示性合理使用。

一、知识产权合理使用制度

著作权：著作权中的合理使用制度私以为是知识产权合理使用制度中目前规定的最为繁杂的，原因在于著作权的权利种类、作品类型繁多，除了著作权还包括著作权的邻接权。我国著作权法列出了12种合理使用的情形，比如个人使用、适当引用、时事新闻报道、免费表演、室外艺术品的复制等。此外，《信息网络传播权保护条例》第6条、第7条针对信息网络传播权又作了具体的限制，《计算机软件保护条例》第16条也有三项限制。

专利权：专利权的合理使用制度，一般来说包括临时过境、专利法第70条合法来源（有争议）。专利权的合理使用制度的概念并不清晰，原因在于在专利法领域并未形成"专利法意义上的使用"概念，学界一般会作功能性使用、传播性使用等区分，缺乏功能性使用或者缺乏传播性使用即构成合理使用。【何鹏，最高人民法院知识产权审判庭助理审判员《漫谈知识产权的权利边界：缺乏目的性变形的使用权能》，《知识产权》（2018年第6期）】

商标权：对商标权的合理使用分类，理论上有多种说法。如叙述性使用、指示性使用、说明性使用、平行使用、直接比较广告、商业性合理使用、非商业性合理使用等。

本文对各种理论分类不作详细分析，但商标合理使用包括叙述性合理使用和指示性合理使用是较为主流和应用广泛的两种类型。

叙述性合理使用（或称描述性合理使用）指行为人为了描述行为人提供的商品或服务或与特定人的联系，将描述性的词汇，善意地用于该商品或服务上。国内立法主要体现在商标法第59条"通用名称、图形、型号、原料、功能、用途、用法、质量、重量"等的限制。

指示性合理使用制度源于美国New Kids on the Block v. New America Publishing Inc.案（1992年，联邦第九巡回上诉法院），在该案中确立了指示性合理使用的标准：1、必要性。如果不使用原告商标，则被告无法说明其提供的商品或服务；2、有限性。该种使用仅以说明被告的商品或服务为限；3、不得暗示被告与原告存在特定联系。

《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发[2006]68号）第27条第（3）项"在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的"，一般认为这是对商标指示性使用的描述，但这一项的内容在该解答中是作为第26条"正当使用商标"的具体表现形式出现的，其并未明确指示性使用的概念，反映了我国当前在立法层面对商标指示性合理使用的模糊。

指示性合理使用制度在国内立法中未明确，但在司法实践中时常出现，成为被告抗辩免责的常用说理，包括笔者近期代理的电商侵权案件，法院也使用了指示性合理使用的理论，这也是形成此文的动力之一。

下文将以电商领域为限并结合相关案例，与各位讨论商标指示性合理使用在司法实践中的体现。（选择电商领域在于此为商标指示性合理使用发生最典型、最密集的领域。）

二、电商使用他人商标的形式

1、网店栏目设置以原告商标直接作分类。

在北京尚品百姿电子商务有限公司等与上海耀煜电子科技有限公司等侵害商标权纠纷案【（2017）京73民终2002号，"巴宝莉"案】中，尚品百姿公司在尚品网、尚品奥莱网及天猫商城的尚品奥莱官方旗舰店中设置"BURBERRY"专栏。

2、在网店页面、商品名称、商品详情中使用原告商标。

在东莞市以纯集团有限公司与赵来阳侵害商标权纠纷案【（2015）苏知民终字第00181号，"以纯"案】中，被告赵来阳在销售的商品图片或商品说明上使用"以纯"、"以纯新品"、"YISHION以纯"、"以纯新款"等标识或文字。

3、以"正品"、"官方授权"等形式使用原告商标。

在绫致时装（天津）有限公司、天津好乐买信息技术有限公司侵害商标权纠纷案【（2018）津02民终649号，

"VEROMODA"案】好乐买公司在××网站页面上使用"VEROMODA品牌店（官方授权）"、"正品保障"字样。

在"巴宝莉"案中，尚品百姿公司在其网站及百度搜索词条中宣传"官方授权100%正品"，且在网站中展示"BURBERRY"产品的照片，宣传"BURBERRY"品牌故事及正品辨识方法等。

三、商标指示性合理使用的构成要件

在陈伟雄与扬州顺成刷业有限公司侵害商标权纠纷案【（2016）苏1002民初4054号，"ANGOLA牙刷"案】中，法院提出"被告的行为究竟属不属于商标的正当合理使用呢？——这需要将被告行为的形式、目的与性质结合起来向纵深分析……被告……商标性使用"ANGOLA"图片及文字的行为不是基于善意，违背了民事活动的诚实信用原则……显现出被告行为的危害性与危险性——不及时制止这种行为，其恶意使用他人注册商标，诱导有关主体跟其发生业务的行为将会延续，给相关公众造成的混淆、误认会随之存在，市场隐患当然也会存在"。

在贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司与贵州永红食品有限公司等侵害商标权纠纷案【（2015）京知民初字第1944号，"老干妈"案】中，法院认为"认定被诉侵权人的使用行为是否构成指示性使用需要衡量其使用他人商标的必要性，即是否为说明或传达真实信息所必需。判断"必要性"需要满足两个条件，其一，若不使用商标标识便难以描述商品或服务的性质或范围；其二，不得大量使用商标权人的商标标识"。

虽然没有法律明文规定商标指示性合理使用，但通过目前的司法案例，可以窥见商标指示性合理使用的构成要件。

1、使用的目的：善意使用。

商业活动要遵循诚实信用的原则，也要符合一般商业管理。商标及其承载的商誉是权利人的宝贵财富，若行为人的使用非善意，存在攀附他人商誉等主观意图，便难以认定为指示性合理使用。

2、使用的需求：必要使用。

商标的本质在于区分商品或服务的来源，将特定显著的标识与特定的商品或服务建立特定的联系。正如上文"老干妈"案中法院观点，指示性合理使用的前提是此种使用是必要的，即不适用权利人的商标则无法描述行为人提供的商品或服务。此种情况更常见的是在汽车维修、汽车配件销售等领域，比如某专门销售宝马汽车配件的公司，使用了宝马公司的商标标识，此为必要之说明。

3、使用的限度：有限使用。

有限主要从两个方面来看。一是不得不合理的突出权利人的商标且故意缩小、弱化行为人自己的标识。在"For VOLVO"案，行为人弱化其生产的配件可以使用于沃尔沃汽车这一本质事实，而突出使用VOLVO商标，容易让人产生联想认为行为人与沃尔沃公司有特定的合作关系等；二是使用的量和范围不得扩大。商标指示性合理使用在于指示商品或服务之来源，因此在使用他人商标时，应注意商标的位置、显著性、含义、范围。

4、使用的结果：无混淆、无害使用。

虽然造成消费者的混淆并非法定的构成商标侵权的要件，但从商标的本质意义——区分商品或服务的来源上看，在行为人抗辩商标指示性合理使用时，若行为人的使用造成消费者混淆，则难说是一种合理的使用。混淆或误导，必然减损了真正的商标权利人的权益，替代了商标权利人的潜在市场，甚至贬损了商标权利人的商誉和社会评价。如上文"ANGOLA牙刷"案中，被告"恶意使用他人注册商标，诱导有关主体跟其发生业务"，严重损害了商标权利人的利益。

5、隐藏要件（前提性要件）：商品为正品。

在"巴宝莉"案中，法院认为"尚品百姿公司经营的商品是否为正品，就成为判断其是商标性使用还是指示性使用的事实基础……如果尚品百姿公司……系……正品，那么其在网站中使用涉案商标的行为就真实反映了其所售商品来源……属于指示性使用。但是，如果尚品百姿公司销售了……假冒产品，那么其在网站中使用涉案商标的行为将会产生错误指示其经营产品来源的后果，造成消费者对产品来源的混淆误认，……构成了商标性使用，并且是误导消费者的侵权使用"。

判断是否属于商标指示性合理使用的大前提是行为人将商标应用在正品上，为了指示正品的来源。

笔者将此要件称为隐藏要件，正是因为这是判断是否构成商标指示性合理使用的应有之义，若此不存在，也不用讨论上述四个要件。

四、相关案件中的举证责任分配

如上文言，涉诉的商品是否为正品，成为法院需要查明的事实基础。因此，这一举证责任如何分配，成为实践中的焦点。

举证责任在原告的情形：

在"以纯"案中，一审法院（徐州中院）认为"以纯公司主张赵来阳实际销售的商品侵犯了其注册商标专用权，但赵来阳对此并不认可，因此以纯公司应对赵来阳实际销售的商品是假冒或仿冒涉案注册商标的事实承担举证责任"。

在"VEROMODA"案中，法院认为"上诉人绫致公司主张四被上诉人侵权应举证证明四被上诉人销售的涉案商品系'侵权商品'，而上诉人在本案中未举出任何证据证明涉案商品为'侵权商品'，也不能指出被诉侵权商品与'正品'之间存在哪些区别性特征"。

举证责任在被告的情形：

在"以纯"案中，二审法院（江苏高院）认为"在以纯公司作了合理说明且赵来阳认可其使用了涉案注册商标，并且销售了相关服装的情况下，以纯公司就其关于赵来阳构成商标侵权的主张已经尽到了其相应的举证责任。而赵来阳……其在本案中主张销售的服装是正品，应当就其主张的该积极事实承担相应的举证责任。"

在"ANGOLA牙刷"案中，法院认为"仅有生产的许诺，则一般情况下应认定为商标侵权，除非许诺生产者能举证证明其有正当合理的生产理由（比如已取得授权，或对取得授权有合理预期），这是因'非经商标所有人许可，他人不得擅自使用其注册商标'的法定要求决定的。本案中，由于被告的行为已被分析认定为许诺生产及销售，所以，被告对其许诺生产的产品是正牌是负有举证证明责任的"。

通过以上案例，可以得出：

一般情况下，关于被告销售的商品为假冒商品，

举证责任在原告；但如果被告自认了部分事实（如"以纯"案中，被告自认了其销售的商品上有以纯商标；"ANGOLA牙刷"案中，被告的行为除了销售，还有生产），则此时被告负有举证责任证明其销售的是正品（合法来源）、生产的是正品（得到许可、授权）。

五、相关案件取证要点

基于上述的举证责任分配，则原告在前期取证时需要注意：

1、直接证明

最直接的取证就是将被告生产、销售的商品购买回来。通过实物的比对，即可清晰的了解被告对商标的使用、被告的商品正品与否等。

2、间接证明。

若没有购买实物商品。则可通过电商平台自身的配图、已购买的交易记录、用户评价（配图）等侧面证明被告销售的为假冒商品。

查询被告是否存在被工商处罚、海关处罚记录，这些处罚、查扣记录从被告的商品来源渠道、销售渠道等途径证明被告销售的为假冒商品。

六、不正当竞争保护可能性

本文第二部分所述：网店栏目设置以原告商标直接作分类；在网店页面、商品名称、商品详情中使用原告商标等形式可以通过以上路径寻求商标法保护。

那么以"正品"、"官方授权"等形式使用原告商标如何寻求救济？

1、"正品"、"正品保障"字样标识。

此种形式的标识，判断前提仍然是需要证明被告所售商品是否为正品，若为正品，则该种标识系合理的指示，且不会造成销售者误认；若为假冒商品，则回到商标法调整。

2、"官方授权"、"品牌代理"等字样标识。

此种形式的标识，若原告否认与被告有任何形式的合作，即使被告销售商品为正品，但仍然会造成虚假宣传、混淆联系等，违反了诚实信用的商业道德，涉嫌构成不正当竞争，归属不正当竞争法律关系调整范畴。

七、后记

知识产权合理使用制度，包括商标合理使用制度理论繁多，实务也多有争议，笔者能力有限（这次不是谦虚），若有纰漏，欢迎指出。