美國專利法在網絡空間適用的年度報告

秀中商事法律評論系列

美國專利法在網絡空間適用的年度報告

一、概述

本年度專利案件報告包括一些影響深遠的案件和一個非常令人期待的，由美國聯邦最高法院做出的關於商業方法專利專利性的決定。在“Bilski v. Kappos”案件中，美國聯邦最高法院將“什麼是檢測商業方法專利之專利性的正確方式”留待討論。在“Forest Group Inc. v. Bon Tool Co.”案件中，法院確立了針對利用過期或無效專利假冒專利產品的行為所能獲得的賠償金額度的規則，這是出人意料的。本報告還包括了聯邦巡迴法院在“Lucent Technologies,Inc. v. Gateway,Inc.”案中減少超額賠償金的嘗試，以及在“Ariad Pharmaceuticals,Inc. v. Eli Lilly&Co.”案判決中指出的專利之有別於啟用說明的書面說明。

二、Bilski v. Kappos 案

美國聯邦最高法院在該案中指出，“機械或轉換測試”法屬於確定商業方法專利專利性的方法之一，但並非唯一。於

Bilski，申請人申請一項專利以解釋能源交易市場中商品買賣雙方如何能夠對沖價格變化之風險。權利請求一描述為“指導如何對沖風險的系列步驟”，權利請求四將“概念放入一個簡單的數學公式中”。2010年6月28日，美國聯邦最高法院維持了聯邦巡迴法院撤銷申請人專利的決定，但是依然認為某些商業方法可以專利化，且根據專利法101條規定，“機械或轉換測試”法並不是檢測專利適格性的唯一方法。法院進一步指出，“機械或轉換測試”法對軟件和先進的診斷醫學技術以及基於線性編程、數據壓縮和數字信號操控的創新的專利性產生不確定性。

專利法101條規定列舉了四類應被保護的發明或發現：（1）工藝流程；（2）機械構造；（3）製造方法；（4）組合物。本案法院確定，相關法條排除了有關工藝流程絕對不包括商業方法的普遍爭論。要得出商業方法在任何情況下都不具有專利性的結論，就必須使專利法273條沒有意義，因為該條明確規定商業方法至少在某些情況下應受到專利法101條的專利保護。然而，本案中，法院依然堅持認為，雖然專利法273條允許某些商業方法被授予專利，但這並不表明本案訴稱發明具有廣泛的專利性。

本案中，法院基於三個在先的判決判斷

Bilski工藝是否可專利化。首先，跟“Gottschalk v. Benson”之決定一樣，法院得出結論，想法不具有專利性。接著，法院參照“Parker v. Flook”案決定，認為純粹數學算法在缺乏新穎性的情況下不具有專利性。最後，法院引用“Diamond v. Diehr”案結論，解釋“雖然抽象的概念、自然法則、和數學公式不能被授予專利，但是，將其應用於已知的結構或工藝中後，同樣值得專利保護”。

將上述概念應用到在案事實上，法院認為“對沖是長期盛行在我們的經貿體系中的基本的經濟行為，並且在所有的金融引導課中被教授”。“對沖的概念，陳述在權利聲明一中，在權利聲明四中被縮減為數學公式，僅僅是一個不可專利化的抽象概念”。

簡言之，本案法院並未建立專利測試方法的明線，但是，法院又堅持認為“機械或轉換測試”法並不是檢測商業方法專利之專利性的唯一方法。

三、假冒專利標識

僅當侵權人已經知曉產品之專利時，專利持有人才能基於專利侵權行為獲得賠償。存在如下兩種情形之一時，認定公眾知曉該產品之專利：（1）“專利”字樣或其縮寫配套專利文號已經標註在產品或其包裝上；或（2）專利持有人已經發起了專利侵權訴訟。但是，專利持有人不得假冒專利來欺騙公眾。在專利仿冒糾紛中，訴訟的基本條件是主張專利被假冒的一方當事人應當具有優勢證據證實被指控的一方對貨物被正確標識沒有合理確信。

在“Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.,”案之前，大多數法院將35 U.S.C 第292條解釋適用為每案罰金500美元而不論假冒專利的具體貨物數量。該292條禁止任何人通過在非專利貨物上標識與“專利”同等效果的文字來欺騙公眾。該成文法賦予任何公民對虛假專利標識行為的公益訴權，其中，訴訟所得一半賠償金歸美國政府所有。在“Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.,”案中，聯邦巡迴法院設定了新的賠償標準：基於上述292條規定，針對每件假冒專利貨物判決不超過500美元的賠償金。

在“Stauffer v. Brooks Brothers, Inc.”案中，法院澄清了原告代表美國政府起訴的標準問題。被告因將已失效超過50年的專利號標註在領結上而被訴。區法院支持了被告關於請求駁回原告訴請的動議，同時認為，因原告所主張的損害僅僅是想象和假設的，而不是確實並具體的，所以，原告並未遭受實質損害。2010年8月31日，美國聯邦巡迴法院推翻了前述區法院判決，同時指出：因為政府享有執行其法律的職能，本案原告作為政府的代理人，同樣享有執行292條的資格。

在另外一個案件“Pequignot v. Solo Cup Co.,”中,原告訴稱，被告曾經在數十億隻杯子上使用過期專利號並在其包裝上標註條件短語“本產品被一項或多項美國或境外待發或已發專利涵蓋”，全然不顧其已知該產品並未被任何待發或已發專利涵蓋之事實。和“Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.,”案一樣，本案訴狀要求每件產品的賠償金為500美元，將可能導致每十億件侵權杯子應付5000億美元賠償金。區法院認為，明知而為的虛假標識行為導致針對欺騙意圖的可反駁推定，這類推定可以被一方當事人所提供的非單方陳述之證據推翻。

2010年6月10日，美國聯邦巡迴法院維持了區法院的決定並同意被告有關利於被告的簡易判決的動議。巡迴法院依靠美國聯邦最高法院在先做出的有關“目的”和“知曉”兩種精神狀態的區分。被告僅僅是知曉虛假標識並不足以證實其欺騙目的，因為還將可能被證實被告並不明確希望公眾被欺騙這樣的後果發生。聯邦巡迴法院認為，被告成功推翻了其欺騙公眾目的之假設。

四、賠償金計算

美國聯邦巡迴法院曾經對主導專利案件損害賠償事宜非常感興趣。在“Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.,”案中，在缺乏實質證據的情況下，巡迴法院要求被告將357693056.18美元賠償金交付至開展進一步訴訟程序的區法院。

上訴人一方主張，日曆中的“日期選擇器”功能被用於Microsoft Money 和Microsoft Outlook等微軟產品中，該行為侵犯了上訴人的“計日專利”。該“計日專利”是一種利用軟鍵盤將信息輸入計算機的方法。在區法院，陪審團發現，微軟並未侵犯上訴人的專利，因為微軟目的是其用戶使用“日期選擇器”工具而且該工具的唯一預期用途侵犯了“計日專利”。

根據35U.S.C.第284條規定，基於針對原告訴請的調查結果，法院應當判決原告獲得足夠彌補其被侵權所遭受的損害，無論如何，都不得低於合理使用費。在本案中，法院嘗試多種方法計算“合理使用費”，利用了“Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.”案中確定的要素同時適用了完整市場價值原則。

本案法院基於“Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.”案的第二個要素，即，要求法院評估與在案專利相當的其他專利之使用人的付費比例。Lucent提供了8項專利許可供比對，但是法庭認為其中有些授權協議與本案專利的假設性許可協議迥異，並且，針對其他協議，法官簡直無法從原告提交的證據中查明協議標的，進而，法官無法想象陪審團如何能充分評價這些協議的證據力。法院還注意到了上述案件的第10個要素：“專利發明的本質”，“許可人持有並提供的專利之經濟利益的典型特徵”，“使用專利發明者的利益”。法院也注意到了上述案件的第13個要素，“歸功於發明專利的可實現的利益部分，區別於非專利因素、製作費用、商業風險、或其他因侵權行為而導致的增值或改善”。法庭還發現，基於現有記錄，推定使用“日期選擇器”這樣微小的功能即構成Outlook價值的實質組成部分，難以令人信服。法庭還考慮了其他要素，認為陪審團作出的賠償裁決缺乏實質證據支持，而主要是基於構想和猜測。

當專利權人證明專利相關的特性構成客戶需求的基礎時，設備的完整市場價值評價方法就應被適用。聯邦巡迴法院指出，沒有證據證明涉案專利方法構成Outlook的基本需求，進而將案件發回區法院重審。

五、專利說明書

美國聯邦巡迴法院對書面的專利說明書進行了規範要求。專利說明書必須與專利啟用說明書分開，而且必須是書面描述。在“Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co.,”案中，Ariad起訴Eli Lilly侵犯其6410516號美國專利，該專利是一種通過轉錄因子NF-kB調控基因表達的方法。在該專利說明書中，假定只有三類抑制劑能降低NF-kB的活性。

有下面兩個問題：（1）35U.S.C.第112條第一段是否包括了書面說明書必須與啟用說明書分開的要求；以及（2）如果獨立的權利說明書在條文中已規定，那麼該等要求的目的和範圍是什麼？聯邦巡迴法院確定，專利說明書必須與專利啟用說明書分開，而且必須是書面描述。

巡迴法院的合議庭推翻了區法院關於Lilly要求進行法律問題審查的動議，並堅持認為所訴主張因缺少書面說明而不合法。Ariad請求複議，巡迴法院再次確認，35U.S.C.第112條第一段明確要求專利說明書必須以書面形式與啟用說明書獨立。

巡迴法院歸納得出其立場依賴幾個要素，包括成文法語言和先例。另外，巡迴法院提出了一個基本的專利原則“每個專利必須描述一個發明。它是專利回報的一部分；描述一個發明，並且，如果滿足其他法律規定條件，包含一項專利。”跟進一步，法院堅持遵循先例原則應被適用。獨立權利說明書的要求已經被執行了40年，而且法院認為，採納那些打破專利界既定預期的變革必須謹慎。

然後，巡迴法院重申，作為一份通用的權利聲明，披露的充分性取決於下述因素：特定領域既存認知，現有技術的程度和內容，科技的成熟度，爭議問題的可預見性。巡迴法院同樣未能設定明確界線用以確定描述專利權利要求時所必須披露的樣本數量，因為這個數量隨著特定領域不同的發明和程序而變化。

作者：Phong D. Nguyen, an partner with Baker Hostetler LLP.

（僅供研究學習所用，凡冀商業用途，務必聯繫作者）