從南北"稻香村"商標之爭看商標專用權和在先使用權的衝突解決


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"稻香村"的歷史

"稻香村"商號始於清朝,最早出現在1773年(乾隆38年)的蘇州觀前街。據《南方飲食掌故》一書記載:乾隆皇帝南巡至蘇州時,某日閒暇無事,微服私訪遇見稻香村,頓覺店名頗為雅緻,遂信步走進店門。品嚐店內蜜糕後,贊其"食中雋品,美味不可多得。"回行宮後,即責令蘇州府臺日後將稻香村蜜糕進貢至京。乾隆在宮中吃到蜜糕後,龍顏大悅,特御賜一塊葫蘆招牌,上寫"稻香村"三個大字,字體飛金,稻香村因此名揚天下。

1895年(光緒21年),"稻香村"商號出現在北京前門外觀音寺外大街,相傳是握有稻香村食品製作絕技和經營謀略的金陵人郭玉生,帶著幾個夥計來到北京,在前門觀音寺打出了"稻香村南貨店"的字號,自此,稻香村落戶京都。

經過二百多年的發展和傳承,"稻香村"生根於蘇州和北京,成為兩地知名品牌,並作為註冊商標受到保護。


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第352997號"稻香村DXC"商標最早由保定稻香村食品廠於1988年進行註冊申請,註冊類別第30類(3006):果子麵包;糕點。幾經轉讓後,最終由蘇州稻香村食品有限公司取得註冊商標權。

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第1011610號"稻香村"商標由北京稻香村食品有限責任公司(原北京稻香村食品集團,以下稱"北稻")於1996年進行註冊申請,註冊類別第30類(3007群組):餡餅;烘餡餅(意大利式);餃子;小包子;春捲;炒飯;粥;年糕;棕子;元霄;煎餅;八寶飯;豆沙;醪糟;火燒;大餅;饅頭;花捲;豆包;盒飯。

南北"稻香村"商標之爭

2015年北稻以侵犯商標權及不正當競爭為由將北京蘇稻食品工業有限公司、蘇州稻香村食品有限公司(以下均稱"蘇稻")起訴到北京知識產權法院。該院經審理認定:蘇稻侵犯了北稻第1011610號"稻香村"註冊商標。判決蘇稻停止侵權行為,並賠償北稻經濟損失及合理開支人民幣3000萬元。

2018年,蘇稻以侵害商標權為由將北稻及蘇州工業園區申聯超市起訴到蘇州工業園區人民法院。該院經審理認定:北稻侵犯蘇稻第30類果子麵包、糕點商標權。判決北稻立即停止侵權行為並賠償蘇稻經濟損失及合理開支人民幣115萬元。北稻不服一審判決,上訴到蘇州中級人民法院,該院裁定:駁回上訴,維持原判。

早在2006年,南北"稻香村"商標之爭已經開始,2006年蘇稻申請扇形"稻香村" 商標。北稻提出異議,經商評委複審,一審、二審,直至最高法院再審,最終駁回註冊申請。最高院認為:考慮到如果予以註冊扇形圖商標,一方面將會破壞業已穩定的市場共存格局,導致"稻香村"標識之間的混淆或誤認,最終損害消費者的利益;另一方面也不利於蘇稻和北稻劃清彼此商標標識之間的界限,不利於各自企業的發展壯大以及稻香村品牌的進一步提升。

從上述案件的裁判思路可見,人民法院審理商標案件,在兼顧註冊商標專用權及在先使用權保護的同時,還要考慮消費者利益、社會效益原則等。


註冊商標專有權和在先使用權

根據《商標法》相關規定,商標所有人對其商標應享有獨佔或排他的權利,未經其許可,任何人不得利用,否則將會構成侵權。《商標法》第五十九條第三款規定了他人的在先使用權,即商標註冊人申請商標註冊前,他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的,註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標,但可以要求其附加適當區別標識。例如本案中,北稻的"稻香村"商標和蘇稻的"稻香村DXC"商標事實上都具有排他的屬性,也是北京知識產權法院和蘇州工業園區法院分別判決兩個公司侵權的理由。但北稻的商標和蘇稻的商標均已對不同地域和受眾形成了品牌映射,若要求其中一方在任何情況下都不得使用"稻香村",顯然不利於兩個傳統品牌的發展和創造更多的社會財富,故兩家公司對使用商標的方式進行了調整,儘量不突出使用"稻香村"三個文字標誌,北稻還附加了"三禾"的標誌予以區分,達到慢慢淡化稻香村突出北稻風味文化的目的。


對此,藍石律師向經營者及代理人提出建議如下:

1.經營者需要在產品上市前先行註冊商標,若發現有在先使用且已形成一定規模的情況要注意及時變更申請註冊思路,避免後續發生不必要的糾紛。

2.在註冊商標時,除了主要商品外,還要在相關聯商品上近似註冊。

3.嚴格把控產品商標及包裝使用狀況,避免產生商標、外觀專利侵權及其他不正當競爭行為。

4.持續跟蹤、監控與自身商標相類似的商標,及時提出異議、無效宣告;注意收集、留存商標權等知識產權被侵害的證據,及時維權。

5.及時關注商品分類表的變化,及時更新和補充,調整商標規劃。


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