从南北"稻香村"商标之争看商标专用权和在先使用权的冲突解决


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"稻香村"的历史

"稻香村"商号始于清朝,最早出现在1773年(乾隆38年)的苏州观前街。据《南方饮食掌故》一书记载:乾隆皇帝南巡至苏州时,某日闲暇无事,微服私访遇见稻香村,顿觉店名颇为雅致,遂信步走进店门。品尝店内蜜糕后,赞其"食中隽品,美味不可多得。"回行宫后,即责令苏州府台日后将稻香村蜜糕进贡至京。乾隆在宫中吃到蜜糕后,龙颜大悦,特御赐一块葫芦招牌,上写"稻香村"三个大字,字体飞金,稻香村因此名扬天下。

1895年(光绪21年),"稻香村"商号出现在北京前门外观音寺外大街,相传是握有稻香村食品制作绝技和经营谋略的金陵人郭玉生,带着几个伙计来到北京,在前门观音寺打出了"稻香村南货店"的字号,自此,稻香村落户京都。

经过二百多年的发展和传承,"稻香村"生根于苏州和北京,成为两地知名品牌,并作为注册商标受到保护。


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第352997号"稻香村DXC"商标最早由保定稻香村食品厂于1988年进行注册申请,注册类别第30类(3006):果子面包;糕点。几经转让后,最终由苏州稻香村食品有限公司取得注册商标权。

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第1011610号"稻香村"商标由北京稻香村食品有限责任公司(原北京稻香村食品集团,以下称"北稻")于1996年进行注册申请,注册类别第30类(3007群组):馅饼;烘馅饼(意大利式);饺子;小包子;春卷;炒饭;粥;年糕;棕子;元霄;煎饼;八宝饭;豆沙;醪糟;火烧;大饼;馒头;花卷;豆包;盒饭。

南北"稻香村"商标之争

2015年北稻以侵犯商标权及不正当竞争为由将北京苏稻食品工业有限公司、苏州稻香村食品有限公司(以下均称"苏稻")起诉到北京知识产权法院。该院经审理认定:苏稻侵犯了北稻第1011610号"稻香村"注册商标。判决苏稻停止侵权行为,并赔偿北稻经济损失及合理开支人民币3000万元。

2018年,苏稻以侵害商标权为由将北稻及苏州工业园区申联超市起诉到苏州工业园区人民法院。该院经审理认定:北稻侵犯苏稻第30类果子面包、糕点商标权。判决北稻立即停止侵权行为并赔偿苏稻经济损失及合理开支人民币115万元。北稻不服一审判决,上诉到苏州中级人民法院,该院裁定:驳回上诉,维持原判。

早在2006年,南北"稻香村"商标之争已经开始,2006年苏稻申请扇形"稻香村" 商标。北稻提出异议,经商评委复审,一审、二审,直至最高法院再审,最终驳回注册申请。最高院认为:考虑到如果予以注册扇形图商标,一方面将会破坏业已稳定的市场共存格局,导致"稻香村"标识之间的混淆或误认,最终损害消费者的利益;另一方面也不利于苏稻和北稻划清彼此商标标识之间的界限,不利于各自企业的发展壮大以及稻香村品牌的进一步提升。

从上述案件的裁判思路可见,人民法院审理商标案件,在兼顾注册商标专用权及在先使用权保护的同时,还要考虑消费者利益、社会效益原则等。


注册商标专有权和在先使用权

根据《商标法》相关规定,商标所有人对其商标应享有独占或排他的权利,未经其许可,任何人不得利用,否则将会构成侵权。《商标法》第五十九条第三款规定了他人的在先使用权,即商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。例如本案中,北稻的"稻香村"商标和苏稻的"稻香村DXC"商标事实上都具有排他的属性,也是北京知识产权法院和苏州工业园区法院分别判决两个公司侵权的理由。但北稻的商标和苏稻的商标均已对不同地域和受众形成了品牌映射,若要求其中一方在任何情况下都不得使用"稻香村",显然不利于两个传统品牌的发展和创造更多的社会财富,故两家公司对使用商标的方式进行了调整,尽量不突出使用"稻香村"三个文字标志,北稻还附加了"三禾"的标志予以区分,达到慢慢淡化稻香村突出北稻风味文化的目的。


对此,蓝石律师向经营者及代理人提出建议如下:

1.经营者需要在产品上市前先行注册商标,若发现有在先使用且已形成一定规模的情况要注意及时变更申请注册思路,避免后续发生不必要的纠纷。

2.在注册商标时,除了主要商品外,还要在相关联商品上近似注册。

3.严格把控产品商标及包装使用状况,避免产生商标、外观专利侵权及其他不正当竞争行为。

4.持续跟踪、监控与自身商标相类似的商标,及时提出异议、无效宣告;注意收集、留存商标权等知识产权被侵害的证据,及时维权。

5.及时关注商品分类表的变化,及时更新和补充,调整商标规划。


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