干货 | 美国专利FOA后实务攻略

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一、名词解释

OA:Office Action 官方审查意见书

FOA:Final Office Action (以不增加新的审查费为前提的)最终官方审查意见

AA:Advisory Action (表明审查员态度和倾向性的)建议意见

RCE:Request for Continued Examination 继续审查请求

AFCP2.0:After Final Consideration Pilot Program2.0 “终审后考虑“的试点项目

CA:Continuing Application (完全)延续申请

CIP:Continuing-in-part Application 部分延续申请

PTAB:(Patent Trial Appeal Board)美国专利审判与上诉委员会


二、美国、中国专利申请/审查程序官费说明

美国官费为2018年1月16日实施至今

01

美国专利申请中,大实体申请费1720美元(包括:基本申请费300,实审费760,检索费660),小实体费用是大实体的50%,微实体费用是大实体的25%;

  • 大实体定义:企业员工数超过500人。
  • 小实体定义:企业员工数不超过500人或不符合微实体定义。
  • 微实体(Micro Entity)定义(需同时符合以下三个条件):
  1. 个人或员工数不超过500人的企业;
  2. 上一年的税前利润不超过16万美金;
  3. 作为发明人或者申请人的美国专利申请或专利不超过4个;

美国专利微实体还有另外一种解释:

具有微实体资格的申请人,系指发明人(非受让人)合乎以下所有条件者:

a.符合小实体资格(个人或员工数不超过500人的企业);

b.申请人和发明人的年收入均不超过177,117美金;

c.申请人和发明人均未曾转让其专利给一个年收入超过177,117美金的实体资格者;

d.以该申请人或以该发明人的名义作为发明人的美国申请均不超过四个,不包括临时申请及已转让给第三方的申请。

美国自2013年3月19日起引入微实体资格,具有微实体资格者,享有官费75%的减免。对于微实体的上述两种解释,前者是说税前利润,后者是说年收入。

02

延期费:200美元(延期1个月)、600美元(延期2个月)、1400美元(延期3个月);

03

美国专利FOA后,第一次提交RCE的官费,大实体是1300美元,第二次及之后RCE官费每次均是1900美元;小实体费用减半,即第一次提交RCE的官费是650美元,之后每次950美元,微实体费用再减半。


  • 中国专利申请中,公开及进入实质审查的官费是2500元RMB,自申请到授权或驳回只交一次公开及进入实质审查的官费,实审阶段,不论答复几次OA都无需额外交钱;
  • 中国专利申请案件中,OA第一次申请延期每个月延期费300元RMB,最长申请延期2个月;第二次申请延期每个月2000元RMB,最长申请延期2个月;即延期极限为:4个月,共计4600元RMB。
  • 中国专利驳回后,提交复审的官费1000元RMB,复审阶段也只有这一笔的官费。

三、FOA后经验总结


总体策略概括:

  • 由于申请人的修改,不会给审查员增加检索负担,可以直接提交修改+答复意见;
  • 由于申请人的修改,可能给审查员带来有限的检索负担,建议提交修改+答复意见+AFCP;
  • 由于申请人的修改,可能给审查员带来较大的检索负担,建议提交修改+答复意见+RCE。

具体地:

1、早期答复的利与弊

FOA后,可以利用早期答复来让审查员下发AA,由于答复AA是无官费的,而提RCE是有官费的,因此,申请人可以利用早期答复程序,在收到AA后再决定是否提交RCE,当然,早期答复后或者AA程序后,案件也可能直接获得授权,因此,FOA后,利用早期答复程序至少能够帮助申请人节省一次RCE的官费。


此外,选择早期答复还有一个好处,如果申请人对Final OA的答复在2个月内递交,而审查员的AA在Final OA答复的法定期限后发出的,延期费从AA的发文日起算;否则,延期费从Final OA答复的法定期限起算。


但是:选择早期答复方式要谨慎,实践中,发现早期答复的弊端如下:

1)审查员在FOA答复的法定期限绝限前几天甚至之后才下发AA,导致申请人不得不缴纳延期费;


2) AA有可能仅仅为告知修改不能被接受的简单结论,导致AA后申请人不得不再提RCE,较【非早期答复+提RCE】的方式反而会多产生一笔答复AA的代理费。

申请人为小实体/微实体应注意:AA程序中,审查员可能只给一个方向性的建议,答复一次AA的代理费用等同于答复一次OA的代理费。对于小实体,首次提RCE的费用只有650美元,对于微实体,首次提RCE的费用只有325美元,且RCE后,审查员通常会给出实质性意见,申请人能够获得答复OA的机会,鉴于此,若申请人为小实体或者微实体,首次收到Final OA时,可以考虑利用费减优势,特别是首次提交的官费是非常低的,选择在3个月期限内答复,同时提交RCE,若后续再次收到Final OA,则再考虑利用早期答复程序。


2、Final OA后,选择非早期答复,且不提交RCE的前提

Final OA后,在3个月内正常答复程序中选择只提交答复意见或文本修改不提交RCE的方式要非常谨慎,最好建立在申请人对本次修改和答复有信心让审查员接受或已经在电话会晤中与审查员达成一致修改意见的基础上。因为前期的官费已经用完,而审查员还要进行审查,实践中,选择这种方式可能导致AA延期,使得申请人不得不缴纳延期费,并提交RCE;这种方式也可能促使审查员直接下发视撤。

申请人选若选择只提交答复意见或文本修改,不提交RCE的方式,能被审查员接受的前提是不引起新的问题,也就是说修改不能给审查员增加检索负担,且修改和答复能够被审查员认同。关于是否引起了新的问题,审查员是有自主裁量权的,实践中,既有在Final OA阶段按照审查员的要求进行形式性修改而被拒绝的情况,也有主动修改被审查员接受的情况。


3、如何利用AFCP2.0


AFCP2.0项目是美国专利商标局旨在减轻RCE积压现象且加快授权进程的实验性项目。区别于提交RCE时会产生官费,提交AFCP2.0请求是不会产生官费的。自2013.5.19启动AFCP2.0项目以来,已被广泛接纳并采用,有效减少了Final OA后申请人提交RCE的数量,美国专利商标局最近一次的审议决定将AFCP2.0项目延长至2020年9月30日。

在AFCP2.0项目中,如果审查员认为申请人的修改未能使得案件处于可授权状态,且需要引发新一轮的检索或新的思考,则审查员很可能将耗费额外的时间进行检索和/或实施与申请人的会晤,以便审查员在会晤中向申请人明确意见,虽然这样的会晤不会给申请人带来官费方面的支出,但是美国律师收取的会晤费非常高,因此,申请人在决定是否提交AFCP2.0时,要提前对可能出现的开销做预算。实践中:AFCP2.0项目中会晤产生的代理费为1500美金-3000美金不等。

和早期答复程序中的延期情况类似,如果申请人提交AFCP2.0后,审查员在Final OA答复的法定期限绝限前几天甚至之后下发了AA,导致申请人答复AA的时间超过Final OA规定的3个月答复期限,则申请人不得不缴纳延期费,实践中,审查员在申请人提交AFCP2.0后下发AA的概率非常少,但也存在。

申请人选择提交AFCP2.0请求,必须修改至少一项独立权利要求,且修改后的权利要求不得扩大其保护范围。实践中,这种修改通常是进行澄清性的简单修改。美国专利商标局允许审查员在一定时间(约为3-4个小时)内对新的技术方案进行检索。如果审查员认为该修改使其无法在有限时间内完成检索工作,其仍然有权不接受申请人的修改,此时申请人可选择提交RCE,这样做可能比被动地接受审查员发起的会晤更省钱。

实践中,提交AFCP2.0请求后多为授权,因为申请的修改多基于缩小独权的范围,虽然AFCP2.0仅要求不扩大独权的保护范围(non-broadening amendment)。

可以理解为:审查员并不想花费额外的时间和精力去做重新检索和/或新的思考并规划和实施与申请人的会晤,但只要申请人配合修改,在提交AFCP2.0请求后,大都会授权。

4、【早期答复】和【AFCP2.0】的弊端及选择前提


申请人选择早期答复程序和AFCP2.0,审查员可能直接发出准许通知或者下发AA,这两种方式都可以帮助申请人减少RCE的次数,加快案件的授权,但往往利弊共存,申请人在选择早期答复和AFCP2.0时,将面临以下风险和/或限制:


1)审查员迟迟不对提交的答复作出回应,最终延期下发AA,或者下发AA时已濒临3个月绝限,此时,申请人不得不因延误答复而被迫缴纳延期费,实践中,这种情况并不罕见;更有甚者,审查员有可能超过6个月都没有发AA,实践中,这种情况罕见,但也出现过;


2)早期答复和AFCP2.0后,并未获得授权,申请人不得不在AA后提交RCE,由于先前的早期答复和AFCP2.0中已经花费了一定的代理费,这就意味着较直接提RCE而言,该笔代理费是枉费的;


3)提交答复意见或文本修改

+AFCP2.0请求【只能修改独权,且以缩小独权的保护范围为修改方向】VS 提交答复审查意见或文本修改+RCE【修改无限制,不超范围即可】。


实践中,提交答复意见或文本修改+AFCP2.0请求,多以缩小独权保护范围且只将从权提到独权中的修改方式,这是因为:从说明书中提取新的技术内容补入独权中,有可能导致审查员的重新检索和/或新的思考。


鉴于此,若申请人希望利用早期答复或AFCP2.0减少提RCE的费用,早日获得授权,前提:


1)申请人发现Final OA中存在明显的错误,并自信该错误一经申请人指出后,审查员会尽快给予授权;

2)申请人希望以主动缩小独权保护范围的方式,争取尽快获得授权;

3)申请人自信在早期答复或AFCP2.0中对权利要求的修改和答复,够克服缺陷并被审查员认可;


无论如何:在提交AFCP2.0请求时,申请人一定要经过深思熟虑,在不影响今后可能的维权范围内选择主动缩小独权保护范围的修改,并努力说服审查员接受修改并尽快给予授权,若仅仅是一味地以缩小权利要求的保护范围来换取授权,则这样的专利即便获得授权,也会使其价值大打折扣。至于早期答复程序,如果申请人对专利的创新高度并不自信,也不确信修改和答复能否被审查员接受,则不建议使用该程序,建议直接提RCE。


再次提醒:Final OA相当于驳回,若申请人在早期答复和AFCP2.0项目中对权利要求作出实质性修改,很可能迫使审查员的重新检索和/或思考,由此导致审查员发起主动会晤程序,申请人不得不向代理机构支付高昂的代理费,因此,申请人如要对权利要求作出实质性修改,建议直接提交RCE,不必选择AFCP2.0项目。

5、美国专利审查程序中的Appeal程序


Appeal程序相当于中国专利的复审程序,在美国专利审查程序中的Pre-Appeal程序以及Appeal程序中设有前置审查环节。不同于中国专利复审程序中前置审查是一位审查员,即原审来完成,美国的前置审查环节涉及三个审查员组成,其中一人是原审,美国的前置程序结束之后,会以书面形式告知申请人前置审查的结果是维持驳回还是撤销驳回,而中国的前置审查结果除非是撤驳,否则不会以书面形式告之申请人。


类似于中国的复审程序,申请人可先提交Notice of Appeal(官费800美金),两个月内,如果觉得确实有必要进行后续的程序,再递交Appeal Brief(无官费),两者也可同时提交。Appeal申请被转交给PTAB后,由三名资深审查员组成合议组进一步审查。转交PTAB的费用为2240美金。


美国的Appeal费用相对高,第一次RCE后就提Appeal的话肯定是划不来做的,但是Appeal的另一个作用是给审查员一种姿态,告诉审查员这个申请人还是比较强硬的。


美国审查员是收一份钱,干一份活,通过比量美国专利审查程序的各项收费及其对应的审查员人数,发现700-800美金对应一个审查员在一个审查程序中的官费(具体从官费中分给审查员的比例是多少钱尚不清楚),例如:在某个程序中,申请人缴纳了2400美金左右的官费,意味着该程序大致有三名审查员参与,因此申请人通过每个程序对应的官费数额额,大致能得知该程序由几名审查员在处理。

主要参考依据:

美国实审官费760美金——1人

Notice of Appeal官费800美金——主审1人

转交PTAB的官费2240美金——3人。

中国实审流程中的专利审查员审一个案子的费用在800RMB-1000 RMB左右。


美国可以一直提RCE,或者通过CA,CIP耗下去,但是RCE越多,审查员的动力越弱,这个和审查员的记点规则有关(即美国审查员的绩效考核),这个类似中国的审查员考核制度。


实践中,多次RCE,审查员往往会以与之前同样的理由再发FOA,所以,并不是只要申请人不怕花钱,多交几次RCE,就一定能够最终获得授权。多数申请人往往在风险过大的情况下选择放弃。申请人可以提CIP补充新内容到说明书和权利要求书中,继续争取,但即使授权,实际享受的剩余保护期限已经不长了,因为提交CIP的专利授权后,有效期从母案的申请日算起。


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