案说商标侵权,该如何抗辩?

《国家知识产权战略纲要》在专项任务中指出:切实保护商标权人和消费者的合法权益。加强执法能力建设,严厉打击假冒等侵权行为,维护公平竞争的市场秩序。然而目前在市场中仍然存在大量商标侵权行为,严重影响了商标权利人和消费者的合法权益。

从我国商标侵权理论可以得出商标权实则包括两层含义:第一、商标专用权,第二、商标禁用权。

注册商标专用权是已核定使用的商品为限,即商标权利人使用自己商标以在商标局核准注册的商标及核定使用的商品或服务为限。超出此种范围即不在商标专用权的权利范围之类,可能会出现两种法律风险。1、该商标不在受商标法的保护、理由很简单,因为该商标在没有核准注册的商品或服务上使用,实际上是对未注册商标的商标性使用,而我国是商标注册制的国家,因此该为注册商标是不能受《商标法》的保护的。除非该注册商标已经达到了驰名状态。2、侵犯其他人的商标权利。如果他人在某一商品上注册了与你相同的商标,而其尽管取得了同一商标,但是在该其他商品上却没有注册,在此种情况下,依然构成对其他人注册商标权利的侵犯

商标禁用权:商标禁用权顾名思义即商标权利人可以禁止别人在相同或类似的商品或服务上使用相同或类似的商标。司法实践中的商标侵权行为即是侵犯的商标权利人的禁用权。

《商标法》第五十七条 规定有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。《商标法实施条例》第七十六条在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的,属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。《最高院关于审理商标民事纠纷的解释》

 第一条 下列行为属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:(一)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的;(二)复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;(三)将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的。

常见的商标侵权类型主要为上述的几种法定情形,但即使落入上述侵权的范畴之类也并不必然构成侵权,下文将进行阐述。

商标合理使用制度是指在一定条件下,使用他人的注册商标,不视为侵犯商标权的一种行为。[1]

1、指示性使用

指示性使用是指使用者为了介绍某一商品或者服务的真实信息而不得已使用权利人的注册商标。

在如下案例中上诉人(原审原告):广州市君燕服装有限公司诉被上诉人(原审被告):陈泽祥商标侵权纠纷一案中[2]原告享有涉案商标“以纯”、“YISHION”、“YISHION”专用权及可以在大陆范围内对商标侵权行为采取诉讼等方式维权。被告在其网络店铺销售了带有涉案商标的商品。

涉案店铺名称为“HAHA闲置屋”,店铺内所售产品并非全部以涉案商标为卖点,涉案店铺仅在所售的“以纯”服装商品名称中及商品详情中使用上述字样,与涉案服装实物相对应,属于商标指示性使用行为,在不能认定其所售商品属侵权产品的情况下,亦不能认定其在相关介绍使用相关标识的行为构成侵权,且也不会造成相关公众的混淆或误认。

在本案中,被告在销售涉案商品的时候仅仅在店铺的描述中使用了涉案商标,旨在标明该商品的真实信息而必须要使用到涉案商标。因此被告基于善意的表达涉案商品的真实信息而是用涉案商标,因此不认定为侵权行为。

2、商标先用权制度

商标先用权是指在商标权利人获得商标注册之前就已经在相同或类似商品上进行了商标性的使用,其便可以在原有的范围内继续使用该未注册商标而不必然承担侵权责任。我国《商标法》第第五十九条第三款规定:商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。

在使用商标先用权进行抗辩必须满足一定条件。首先未注册商标权利人实际上已经对该未注册商标进行了商标性使用,且该种使用是连续性使用行为,不能是象征性使用。其次在先未注册商标所标示的商品或者服务与注册商标所核准使用的商品或者服务构成相同或者类似。如果二者所标示的商品或者服务不构成类似或相同,则未注册商标没有落入注册商标核定使用的范围,不构成侵权行为,但注册的驰名商标除外,因为驰名商标可以要求跨类保护。最后在先使用的未注册商标必须经过使用取得一定的影响及知名度,当然这种影响并没有要求全国知名或者达到驰名状态,这也是在先商标获得保护的前提。

在原告平湖市丸美子贸易有限公司与被告嘉善县罗星街道御王汇足浴会所侵害商标权纠纷一案中[3]原告于2015年5月13日向国家工商行政管理总局商标局提交了”御皇汇”注册商标申请,2016年7月14日获准注册,有效期自2016年7月14日至2026年7月13日。平湖御皇汇足浴会所成立于2012年8月3日,经营者同嘉善县罗星街道御王汇足浴会所。

法院最后认定:被告主张商标先用权抗辩成立应满足以下几个条件:1.被诉侵权行为人主张的在先使用行为应早于注册商标的申请日;2.被诉侵权行为人在先使用的标识经过使用产生了一定影响;3.被诉侵权行为人在原有范围内使用相关标识。综上,可以认定被告提出的先用权抗辩成立,被告在足浴店外墙及店内物品使用”御皇匯”标识不构成侵权。

3、通用名称抗辩

在商标侵权案件中,如注册商标中若含有本商品的通用名称,则注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。《商标法》第五十九条第一款规定:注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。故在商标侵权案件中,涉嫌侵权人应当举证涉案商标已经构成了商品的通用名称来抗辩,往往可以避免承担侵权法律责任。

在“盛大富翁”与“大富翁”商标侵权纠纷案中,盛大公司认为“大富翁”已经是模拟商业风险的智力游戏的通用名称来抗辩。法院也认定大富翁公司在中国注册“大富翁”商标,享有商标专用权,但是如果他人正大使用 “大富翁”文字用以概括或说明游戏的对战目的、规制、特点和内容是,则不应当被认定为商标侵权。

以上三点抗辩理由在司法实践当中运用较多,当然从《商标法》及相关法律法规规定抗辩理由还包括合法来源抗辩;在先企业名称权抗辩、著作权等抗辩;正当使用抗辩;地理标志抗辩等等,本文不再一一赘

综上所述,在被认定商标侵权之时,涉嫌侵权人需要通过相应的举证来避免承担侵权法律责任,而不能陷入被动局面,否则即使自己落入合理使用范畴仍然只能是哑巴吃黄连了。

[1]王莲峰《商标法学》第173页

[2](2017)浙01民终173号判决书

[3]案号:(2017)浙04民初91号​​​​


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