案說商標侵權,該如何抗辯?

《國家知識產權戰略綱要》在專項任務中指出:切實保護商標權人和消費者的合法權益。加強執法能力建設,嚴厲打擊假冒等侵權行為,維護公平競爭的市場秩序。然而目前在市場中仍然存在大量商標侵權行為,嚴重影響了商標權利人和消費者的合法權益。

從我國商標侵權理論可以得出商標權實則包括兩層含義:第一、商標專用權,第二、商標禁用權。

註冊商標專用權是已核定使用的商品為限,即商標權利人使用自己商標以在商標局核准註冊的商標及核定使用的商品或服務為限。超出此種範圍即不在商標專用權的權利範圍之類,可能會出現兩種法律風險。1、該商標不在受商標法的保護、理由很簡單,因為該商標在沒有核準註冊的商品或服務上使用,實際上是對未註冊商標的商標性使用,而我國是商標註冊制的國家,因此該為註冊商標是不能受《商標法》的保護的。除非該註冊商標已經達到了馳名狀態。2、侵犯其他人的商標權利。如果他人在某一商品上註冊了與你相同的商標,而其儘管取得了同一商標,但是在該其他商品上卻沒有註冊,在此種情況下,依然構成對其他人註冊商標權利的侵犯

商標禁用權:商標禁用權顧名思義即商標權利人可以禁止別人在相同或類似的商品或服務上使用相同或類似的商標。司法實踐中的商標侵權行為即是侵犯的商標權利人的禁用權。

《商標法》第五十七條 規定有下列行為之一的,均屬侵犯註冊商標專用權:(一)未經商標註冊人的許可,在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標的;(二)未經商標註冊人的許可,在同一種商品上使用與其註冊商標近似的商標,或者在類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標,容易導致混淆的;(三)銷售侵犯註冊商標專用權的商品的;(四)偽造、擅自制造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的註冊商標標識的;(五)未經商標註冊人同意,更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的;(六)故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件,幫助他人實施侵犯商標專用權行為的;(七)給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。《商標法實施條例》第七十六條在同一種商品或者類似商品上將與他人註冊商標相同或者近似的標誌作為商品名稱或者商品裝潢使用,誤導公眾的,屬於商標法第五十七條第二項規定的侵犯註冊商標專用權的行為。《最高院關於審理商標民事糾紛的解釋》

 第一條 下列行為屬於商標法第五十二條第(五)項規定的給他人註冊商標專用權造成其他損害的行為:(一)將與他人註冊商標相同或者相近似的文字作為企業的字號在相同或者類似商品上突出使用,容易使相關公眾產生誤認的;(二)複製、摹仿、翻譯他人註冊的馳名商標或其主要部分在不相同或者不相類似商品上作為商標使用,誤導公眾,致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的;(三)將與他人註冊商標相同或者相近似的文字註冊為域名,並且通過該域名進行相關商品交易的電子商務,容易使相關公眾產生誤認的。

常見的商標侵權類型主要為上述的幾種法定情形,但即使落入上述侵權的範疇之類也並不必然構成侵權,下文將進行闡述。

商標合理使用制度是指在一定條件下,使用他人的註冊商標,不視為侵犯商標權的一種行為。[1]

1、指示性使用

指示性使用是指使用者為了介紹某一商品或者服務的真實信息而不得已使用權利人的註冊商標。

在如下案例中上訴人(原審原告):廣州市君燕服裝有限公司訴被上訴人(原審被告):陳澤祥商標侵權糾紛一案中[2]原告享有涉案商標“以純”、“YISHION”、“YISHION”專用權及可以在大陸範圍內對商標侵權行為採取訴訟等方式維權。被告在其網絡店鋪銷售了帶有涉案商標的商品。

涉案店鋪名稱為“HAHA閒置屋”,店鋪內所售產品並非全部以涉案商標為賣點,涉案店鋪僅在所售的“以純”服裝商品名稱中及商品詳情中使用上述字樣,與涉案服裝實物相對應,屬於商標指示性使用行為,在不能認定其所售商品屬侵權產品的情況下,亦不能認定其在相關介紹使用相關標識的行為構成侵權,且也不會造成相關公眾的混淆或誤認。

在本案中,被告在銷售涉案商品的時候僅僅在店鋪的描述中使用了涉案商標,旨在標明該商品的真實信息而必須要使用到涉案商標。因此被告基於善意的表達涉案商品的真實信息而是用涉案商標,因此不認定為侵權行為。

2、商標先用權制度

商標先用權是指在商標權利人獲得商標註冊之前就已經在相同或類似商品上進行了商標性的使用,其便可以在原有的範圍內繼續使用該未註冊商標而不必然承擔侵權責任。我國《商標法》第第五十九條第三款規定:商標註冊人申請商標註冊前,他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的,註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標,但可以要求其附加適當區別標識。

在使用商標先用權進行抗辯必須滿足一定條件。首先未註冊商標權利人實際上已經對該未註冊商標進行了商標性使用,且該種使用是連續性使用行為,不能是象徵性使用。其次在先未註冊商標所標示的商品或者服務與註冊商標所核准使用的商品或者服務構成相同或者類似。如果二者所標示的商品或者服務不構成類似或相同,則未註冊商標沒有落入註冊商標核定使用的範圍,不構成侵權行為,但註冊的馳名商標除外,因為馳名商標可以要求跨類保護。最後在先使用的未註冊商標必須經過使用取得一定的影響及知名度,當然這種影響並沒有要求全國知名或者達到馳名狀態,這也是在先商標獲得保護的前提。

在原告平湖市丸美子貿易有限公司與被告嘉善縣羅星街道御王匯足浴會所侵害商標權糾紛一案中[3]原告於2015年5月13日向國家工商行政管理總局商標局提交了”御皇匯”註冊商標申請,2016年7月14日獲准註冊,有效期自2016年7月14日至2026年7月13日。平湖御皇匯足浴會所成立於2012年8月3日,經營者同嘉善縣羅星街道御王匯足浴會所。

法院最後認定:被告主張商標先用權抗辯成立應滿足以下幾個條件:1.被訴侵權行為人主張的在先使用行為應早於註冊商標的申請日;2.被訴侵權行為人在先使用的標識經過使用產生了一定影響;3.被訴侵權行為人在原有範圍內使用相關標識。綜上,可以認定被告提出的先用權抗辯成立,被告在足浴店外牆及店內物品使用”御皇匯”標識不構成侵權。

3、通用名稱抗辯

在商標侵權案件中,如註冊商標中若含有本商品的通用名稱,則註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。《商標法》第五十九條第一款規定:註冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號,或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點,或者含有的地名,註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。故在商標侵權案件中,涉嫌侵權人應當舉證涉案商標已經構成了商品的通用名稱來抗辯,往往可以避免承擔侵權法律責任。

在“盛大富翁”與“大富翁”商標侵權糾紛案中,盛大公司認為“大富翁”已經是模擬商業風險的智力遊戲的通用名稱來抗辯。法院也認定大富翁公司在中國註冊“大富翁”商標,享有商標專用權,但是如果他人正大使用 “大富翁”文字用以概括或說明遊戲的對戰目的、規制、特點和內容是,則不應當被認定為商標侵權。

以上三點抗辯理由在司法實踐當中運用較多,當然從《商標法》及相關法律法規規定抗辯理由還包括合法來源抗辯;在先企業名稱權抗辯、著作權等抗辯;正當使用抗辯;地理標誌抗辯等等,本文不再一一贅

綜上所述,在被認定商標侵權之時,涉嫌侵權人需要通過相應的舉證來避免承擔侵權法律責任,而不能陷入被動局面,否則即使自己落入合理使用範疇仍然只能是啞巴吃黃連了。

[1]王蓮峰《商標法學》第173頁

[2](2017)浙01民終173號判決書

[3]案號:(2017)浙04民初91號​​​​


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