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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）
Trent S. Dickey (合夥人) Sills Cummis & Gross P.C.
Scott D. Stimpson (合夥人和知識產權部主任) Sills Cummis & Gross P.C.
Tod. M. Melgar (顧問律師) Sills Cummis & Gross P.C.
Steven Z. Luksenberg (律師) Sills Cummis & Gross P.C.
原標題：美國專利糾紛與亞洲LED行業
近年來，LED行業中許多公司發起了專利侵權訴訟，也有越來越多的公司成為專利侵權訴訟的被告。僅在過去3年間，全美地區法院和國際貿易委員會（“ITC”）受理的涉及LED技術的訴訟就數以百計。整個供應鏈上的大小型零售商和製造商均被捲入訴訟中。
筆者在各法院為大量LED專利侵權案提供過抗辯。本文介紹了筆者的抗辯策略，以及在美國的外國製造商和供應商在這些抗辯策略訴訟中的應用。
一、亞洲實體可能在哪裡被起訴？
直到近年，訴訟中的原告才被允許在美國的任何地區法院提起專利侵權訴訟，只要被告在該區域銷售產品。因此，如果被告產品在全美銷售，原告幾乎能夠選擇任何地區法院起訴被告，即便被告公司在當地只有零星業務甚至沒有任何業務。原告通常喜歡選擇的法院是得克薩斯州東區地區法院，原因是該法院執行一些對原告較為有利的訴訟程序，比如限制簡易判決以及允許寬泛和加快的證據開示操作。[1]針對美國的被告，最高法院最近結束了“任何地方起訴”的做法，並判決只能在下列地方起訴美國的被告：（i）被告被指控發生侵權行為之地，且被告在該地有固定營業場所；或（ii）被告註冊成立之地。[2]
外國被告就沒那麼幸運。事實上，在TC Heartland案中，最高法院並沒有更改針對外國被告進行寬泛管轄的法令，即“若被告不是美國居民，則可在任何司法管轄區被起訴。”[3]這一做法在最近 In re HTC Corp., 889 F.3d 1349（聯邦巡迴上訴法院 2018）案中得到了聯邦巡迴上訴法院的確認。為避免在有利於原告的地區法院被起訴，外國被告得知可能被起訴的時候，可考慮在更有利的地區法院提起確認訴訟，要求法院確認不侵權和專利無效。當然這也意味著外國被告同意了該法院的管轄權，因此在起訴前應當慎重考慮。
對一些在美國沒有公司的外國製造商而言，原告通常選擇起訴其在美國的下游客戶或零售商，而不是直接起訴外國製造商。在這種情況下，被告有可能將案件轉到更有利的法院進行審理，然而這取決於企業之間的關係。比如在最近的一個案件中，筆者為一家美國全國性美國LED零售商和其在中國的關聯方提供抗辯，我們讓法院駁回了對其中一個被告的起訴，然後將案件移送到了對剩下的被告更有利的法院。諸如此類的策略可能非常有效，尤其對在美國有子公司或客戶/零售商作為共同被告的亞洲公司而言。
二、供應鏈協調：賠償
在採購合同中約定如果採購商面臨侵權索賠時，供應商向採購商承擔賠償責任是很常見的。在美國的有些交易，法律還明確規定了賠償。[4]賠償條款通常規定如果有侵權訴訟，供應商應為採購商提供抗辯。有些賠償條款允許供應商參與甚至控制訴訟案件。不管哪方控制案件，供應商和採購商之間必須充分配合，以作出最佳抗辯，並確保呈交全部所需證據。事實上，採購商通常對供應商提供的商品的技術方面知之甚少，只有供應商才有相關技術文件以及專門知識，來制定不侵權和專利無效的抗辯策略，不管該供應商是否被列為被告。因此，知悉被控侵權後，供應商和採購商應儘早開始協調訴訟策略。
三、供應鏈協調：共同利益方和IPR中的實際利益方
提起雙方複審（“IPR”）程序挑戰專利的有效性，可極大地改變訴訟各方的形勢，並且使被告擁有抗辯優勢，因為在IPR程序中被判定無效的專利比在訴訟中被判定無效的專利多得多。[5]在提起IPR程序時，供應商與採購商之間對訴訟的控制程度可能至關重要。首先，法律要求IPR申請人必須確定全部“實際利益方”（“RPI”）。[6]其次，若申請人、申請人實際利益相關方或共同利益方被提起侵權訴訟已超過1年，則IPR程序將不被受理。[7]
雖然法律對於申請人的RPI或“共同利益方”沒有提供明確的定義，但是聯邦巡迴上訴法院最近提供了一些指導性意見。實際利益相關方的評判標準是申請人是否在該方的請求下提起該程序。[8]確定一方為利益相關方的主要因素是其資助、指導、及/或控制IPR程序。[9]關於確定一方是否屬於共同利益方，專利和商標局的上訴委員會採取較為靈活的判斷標準來評判該方與申請人是否足夠“親近”以至於判決的結果對他們都產生影響並受禁止反言的約束。”[10]與RPI的判定類似，確定利益共同方的因素包括：非申請人一方是否‘控制或可能控制某一方參與IPR程序’，以及非申請人一方是否負責資助和指導某一方參與IPR程序。”[11]
若要避免IPR申請的缺陷（比如，未包括所有RPI）或時效已過期（比如，RPI或請求人共同利益方被提起訴訟超過1年之後才提起IPR請求，因此導致IPR申請不被受理），則須慎重審閱和解釋賠償條款的權利與義務，這點至關重要。
四、美國訴訟中外國供應商的證據開示
由於專利權人將訴訟被告擴展至下游的分銷商和零售商，因此相關技術文件並不總是由被列為被告的一方持有、保管或控制，而是在外國供應商手裡。相比其他國家的訴訟制度，美國允許提交的證據範圍自由得多。如果外國供應商不熟悉美國的訴訟可能會措手不及。
在一些情況下，即便外國供應商不是案件當事方，他們也可能被要求提供證據。一種方法是通過供應協議本身的約定——若被告/採購商根據協議約定有權從其供應商獲取相關文件，原告會主張被告/採購商對有關文件有足夠“控制權”，能獲取和呈交該等文件作為訴訟證據。另一種方法是，原告向外國供應商在美國的子公司發送傳票，主張子公司對相關文件有足夠“控制權”，能獲取和呈交該等文件。這兩種做法非常常見，但並不總能成功。法院會根據一家公司是否真正有權力和控制力從另一家公司獲取文件的形式和可操作性做出判斷。
原告向獲得境外製造商的證據可採取的另外一種途徑是根據《關於從國外調取民事或商事證據的公約》——通常指《海牙取證公約》（“HEC”）。[12] 然而，根據HEC尋求證據是一個相當漫長的過程，尤其是從中國尋求證據，過程可能長達6-12個月，而且不保證能獲批。
另一個可操作的方法是被告與原告協商從外國製造商尋求有限的證據披露。請謹記，訴訟中的採購商/被告通常需要從供應商獲取證據，且與原告需要獲取的範圍相同，以證明專利索賠無效。因此，協商從製造商獲取有限的證據通常能減少訴訟費用，並有助於對案件進行抗辯。
五、總結
基於筆者所在團隊辦理涉及亞洲LED供應商及其客戶的美國專利訴訟和知識產權案件的豐富經驗，這些實體必須在美國專利侵權訴訟抗辯中密切協調——密切合作和協調可能就是勝利和失敗的關鍵所在。（本文章中的觀點和意見僅是作者的觀點和意見，並不一定代表Sills Cummis & Gross P.C.的觀點和意見。）
註釋：
[1]見例如Daniel Klerman和Greg Reilly, Forum Selling, 89 S. CAL. L. REV. 241, 251–70 (2016).
[2]TC Heartland LLC訴Kraft Foods Grp. Brands LLC, 137 S. Ct. 1514, 1521 (2017).
[3]見TC Heartland, 137 S. Ct. at 1520, n.2; 406 U.S. 706, 713-14 (1972); 28 U.S.C. § 1391(c)(3).
[4]U.C.C. § 2-312(3).
[5]見例如《重新審視IPR統計：是的，這是專利消滅場》| 專利代理人 https://www.patentattorney.com/ipr-statistics-revisited-yep-its-a-patent-killing-field/；《專利審判和上訴委員會有爭議的訴訟之報告》 (2016)，編制人：Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto。http://www.postgranthq.com/wp-content/uploads/2014/10/PostgrantHQ_Reporter.pdf
[6]35 U.S.C. § 312(a)(2).
[7]35 U.S.C. § 315(b).
[8]Wi-Fi One, LLC訴Broadcom Corp., 887 F.3d 1329, 1336（聯邦巡迴上訴法院 2018）（引文省略）。
[9]同上
[10]同上
[1]同上，見第1337頁（著重號是後加的）（引文省略）。
[12]截至本文發稿日，HEC有61個締約方，包括中國、韓國、印度、德國、俄羅斯、及英國。請參閱https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=82。
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Steven Z. Luksenberg (律師) Sills Cummis & Gross P.C.
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
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