西安衛爾康安市場營銷服務有限公司與西安飲食股份有限公司、西安大業食品有限公司侵害商標權糾紛案
[陝西省高級人民法院（2017）陝民終119號民事判決書]
【案情簡介】
西安衛爾康安市場營銷服務有限公司（以下簡稱衛爾康安公司）於2008年6月10日 “玉浮樑”商標註冊申請，2010年4月14日經核准在酒、含酒精飲料等商品上取得“玉浮樑”註冊商標。西安飲食股份有限公司（以下簡稱西安飲食公司）與西安大業食品有限公司（以下簡稱大業公司）的稠酒產品使用了“玉浮樑”或“玉浮粱”字樣及“西安飯莊”字樣，在西安飲食公司下屬單位西安飯莊各分店及淘寶網絡平臺進行銷售。在大業公司成立前，涉案“玉浮樑”稠酒由西安飲食公司的下屬單位聯合食品公司進行統一生產，2013年9月20日起，西安飯莊授權大業公司生產、銷售包括稠酒系列產品在內的多種食品。衛爾康安公司向西安飲食公司發函要求停止侵權，西安飲食公司於2013年9月20日覆函稱，確認衛爾康安公司享有“玉浮樑”商標的客觀事實，並表示西安飲食公司及西安飯莊從未製造“玉浮樑”系列稠酒。衛爾康安公司訴至法院，請求判令西安飲食公司和大業公司停止侵犯其註冊商標專用權的行為，並在有關報刊刊登道歉聲明、消除影響，賠償損失200萬元和維權費用暫計10.59409萬元，予以罰款、收繳侵權產品和偽造商標標識等民事制裁並承擔訴訟費。
【裁判要點】
西安市中級人民法院一審判決，駁回衛爾康安公司的訴訟請求。衛爾康安公司不服，提起上訴。陝西省高級人民法院二審認為，1.西安飲食公司證明其在先使用行為的證據證明力較弱，且與2013年西安飲食公司的覆函內容明顯矛盾。西安飲食公司未能充分舉證證明其在先使用“玉浮樑”商標的行為是實質性、持續性的使用，並且形成了一定影響力。由於西安飯莊的
良好商譽，西安飲食公司生產的“玉浮樑”稠酒的影響力很大程度上來自於“西安飯莊”這一註冊商標，而非來自於該公司對於“玉浮樑”商標的使用。故西安飲食公司與大業公司的在先使用抗辯不能成立。2.在先使用抗辯是一種消極意義上的抗辯權，因此一般不應當允許進行轉讓、許可使用或者在網上進行銷售等積極的行為。因為如果允許在先使用人進行以上積極行為，則勢必會對商標權人的許可權、排他權等造成衝擊，限縮商標權人的主要權利，導致兩者權利失衡。本案中大業公司在註冊商標申請日後對使用“玉浮樑”商標的產品的生產、銷售行為，以及在互聯網上的銷售行為已經超出了在原有範圍內善意合理繼續使用的範圍。3.如果後商標使用人在類似商品上使用了與註冊商標專用權人相同或近似的商標，並且在後商標使用人具有更高知名度，足以使消費者誤認在先註冊商標專用權人的產品來源於在後商標使用人的，就構成反向混淆。商標反向混淆會對商標專用權人培育其註冊商標的商譽造成影響，妨礙該註冊商標的發展，減損權利人的期待利益。本案中，西安飲食公司與大業公司的行為構成反向混淆。綜上，二審判決撤銷原判，判令西安飲食公司與大業公司停止侵權，賠償損失及合理開支。
【典型意義】
近年來，在侵犯商標權糾紛中，商標在先使用抗辯問題、在先使用抗辯權的範圍認定、反向混淆問題成為法學理論界和司法實務界關注的熱點問題。本案的當事人一方是名不見經傳的權利人，一方是省內著名餐飲上市企業，又涉及在先使用、反向混淆的認定，對於該類案審理具有重要參考借鑑意義。一是在先使用抗辯制度，有利於更好地實現在先使用的未註冊商標使用人與註冊商標權利人之間的利益平衡，體現商標使用的價值。本案中，法院堅持在先使用的實質性、持續性使用標準，對西安飲食公司的抗辯主張進行了認真審查。由於缺乏相應證據證實西安飲食公司對涉案商標進行了實質性、持續性、有影響力的使用，且其在有關書面材料中表明自己沒有使用涉案商標，故從事實上無法認定西安飲食公司構成在先使用。二是在先使用保護範圍僅限於該商標知名度和信譽度覆蓋的地域，在該範圍內，不應當限制在先使用者的營業規模，但在先使用人不得將其營業擴及互聯網領域。本案中，西安飲食公司對涉案商標的使用已經超出原有範圍內善意合理繼續使用的範圍，具有授權他人使用和互聯網銷售等情形。三是反向混淆的構成。混淆不僅可能是正向混淆，也可能是反向混淆。無論正向混淆還是反向混淆,都會損害在先商標所有人的利益,但兩種商標混淆形式在事實構成、損害後果以及對市場和消費者的影響諸方面都存在區別。本案中，西安飲食公司與大業公司在稠酒商品上使用了與註冊商標專用權人衛爾康安公司相同的商標，由於西安飲食公司在稠酒等陝西傳統食品領域具有較高知名度，足以使消費者誤認為衛爾康安公司的產品來源於西安飲食公司，會對作為商標專用權人的衛爾康安公司的發展造成不利影響。本案對上述法律問題的釐清，強調了知識產權法律體系的核心是權利人的權利，被訴侵權人的抗辯實際是對權利人權利的限縮，對抗辯能否成立必須嚴格審查事實並進行法律適用，這樣才能兼顧到兩者間的平衡。
【專家評析】
本案對在先使用抗辯的標準，原有範圍的認定及反向混淆等商標侵權案件審判中的熱點問題均做出了詳細的論證與分析。一、在先使用抗辯的標準。在先使用抗辯作為一項抗辯權，旨在對抗權利人的請求權。我國商標權取得以註冊製為主，而對在先使用人的保護實質上是對註冊商標專用權人的限制，因此，在先使用人要獲得商標法保護，應當滿足下列條件：1.商標申請日前已實際使用；2.該使用應當是持續不間斷的使用；3.對未註冊商標的使用具有一定影響力。之所以做以上限制，歸根結底是因為，在先使用制度是為了保護已經形成一定商譽的未註冊商標，而在權利人與在先使用人之間形成的一種平衡。只有實質性、持續性的使用行為，才有可能在該未註冊商標上形成有一定影響力的商譽。如果在未註冊商標上未形成影響力，則不必限縮權利人的權利。二、在先使用中原有範圍的認定。在先使用人只有在構成在先使用之後才有權繼續在原有範圍內使用，這是抗辯成功的結果。在權利人具有註冊商標專用權的情況下，既然法律已經通過在先使用抗辯保護了在先使用人的市場利益，那麼就應當對“原使用範圍”進行相應的限制，以避免出現在先使用人侵佔註冊商標權人市場的局面。在商標註冊制度下，商標在先使用人基於在先使用標識獲得的並不是一種積極意義上的專用權和排他權，而是一種消極意義上的抗辯權，沒有積極的權能，因此一般不應當允許進行轉讓、許可使用等積極的行為。而在網上進行銷售的行為，則意味著在全國乃至全世界使用其商標，完全覆蓋註冊商標權人排他權的範圍，更是超出了在先使用的原有範圍。三、商標反向混淆會對商標專用權人培養其註冊商標的商譽造成影響，妨礙該註冊商標的發展，對權利人未來圍繞商標商譽所形成的期待利益造成減損。一般而言，反向混淆的構成要件為：1.商標在後使用者的市場地位強於在先使用者；2.主觀惡意不是判斷是否構成商標反向混淆的關鍵要素；3.消費者會就權利人與商標在後使用者的商品來源等問題發生混淆。以上幾個法律問題，在商標侵權審判領域均屬於前沿問題，本案的二審對此作出了積極回應，具有一定前瞻性。
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