西安卫尔康安市场营销服务有限公司与西安饮食股份有限公司、西安大业食品有限公司侵害商标权纠纷案
[陕西省高级人民法院（2017）陕民终119号民事判决书]
【案情简介】
西安卫尔康安市场营销服务有限公司（以下简称卫尔康安公司）于2008年6月10日 “玉浮梁”商标注册申请，2010年4月14日经核准在酒、含酒精饮料等商品上取得“玉浮梁”注册商标。西安饮食股份有限公司（以下简称西安饮食公司）与西安大业食品有限公司（以下简称大业公司）的稠酒产品使用了“玉浮梁”或“玉浮粱”字样及“西安饭庄”字样，在西安饮食公司下属单位西安饭庄各分店及淘宝网络平台进行销售。在大业公司成立前，涉案“玉浮梁”稠酒由西安饮食公司的下属单位联合食品公司进行统一生产，2013年9月20日起，西安饭庄授权大业公司生产、销售包括稠酒系列产品在内的多种食品。卫尔康安公司向西安饮食公司发函要求停止侵权，西安饮食公司于2013年9月20日复函称，确认卫尔康安公司享有“玉浮梁”商标的客观事实，并表示西安饮食公司及西安饭庄从未制造“玉浮梁”系列稠酒。卫尔康安公司诉至法院，请求判令西安饮食公司和大业公司停止侵犯其注册商标专用权的行为，并在有关报刊刊登道歉声明、消除影响，赔偿损失200万元和维权费用暂计10.59409万元，予以罚款、收缴侵权产品和伪造商标标识等民事制裁并承担诉讼费。
【裁判要点】
西安市中级人民法院一审判决，驳回卫尔康安公司的诉讼请求。卫尔康安公司不服，提起上诉。陕西省高级人民法院二审认为，1.西安饮食公司证明其在先使用行为的证据证明力较弱，且与2013年西安饮食公司的复函内容明显矛盾。西安饮食公司未能充分举证证明其在先使用“玉浮梁”商标的行为是实质性、持续性的使用，并且形成了一定影响力。由于西安饭庄的
良好商誉，西安饮食公司生产的“玉浮梁”稠酒的影响力很大程度上来自于“西安饭庄”这一注册商标，而非来自于该公司对于“玉浮梁”商标的使用。故西安饮食公司与大业公司的在先使用抗辩不能成立。2.在先使用抗辩是一种消极意义上的抗辩权，因此一般不应当允许进行转让、许可使用或者在网上进行销售等积极的行为。因为如果允许在先使用人进行以上积极行为，则势必会对商标权人的许可权、排他权等造成冲击，限缩商标权人的主要权利，导致两者权利失衡。本案中大业公司在注册商标申请日后对使用“玉浮梁”商标的产品的生产、销售行为，以及在互联网上的销售行为已经超出了在原有范围内善意合理继续使用的范围。3.如果后商标使用人在类似商品上使用了与注册商标专用权人相同或近似的商标，并且在后商标使用人具有更高知名度，足以使消费者误认在先注册商标专用权人的产品来源于在后商标使用人的，就构成反向混淆。商标反向混淆会对商标专用权人培育其注册商标的商誉造成影响，妨碍该注册商标的发展，减损权利人的期待利益。本案中，西安饮食公司与大业公司的行为构成反向混淆。综上，二审判决撤销原判，判令西安饮食公司与大业公司停止侵权，赔偿损失及合理开支。
【典型意义】
近年来，在侵犯商标权纠纷中，商标在先使用抗辩问题、在先使用抗辩权的范围认定、反向混淆问题成为法学理论界和司法实务界关注的热点问题。本案的当事人一方是名不见经传的权利人，一方是省内著名餐饮上市企业，又涉及在先使用、反向混淆的认定，对于该类案审理具有重要参考借鉴意义。一是在先使用抗辩制度，有利于更好地实现在先使用的未注册商标使用人与注册商标权利人之间的利益平衡，体现商标使用的价值。本案中，法院坚持在先使用的实质性、持续性使用标准，对西安饮食公司的抗辩主张进行了认真审查。由于缺乏相应证据证实西安饮食公司对涉案商标进行了实质性、持续性、有影响力的使用，且其在有关书面材料中表明自己没有使用涉案商标，故从事实上无法认定西安饮食公司构成在先使用。二是在先使用保护范围仅限于该商标知名度和信誉度覆盖的地域，在该范围内，不应当限制在先使用者的营业规模，但在先使用人不得将其营业扩及互联网领域。本案中，西安饮食公司对涉案商标的使用已经超出原有范围内善意合理继续使用的范围，具有授权他人使用和互联网销售等情形。三是反向混淆的构成。混淆不仅可能是正向混淆，也可能是反向混淆。无论正向混淆还是反向混淆,都会损害在先商标所有人的利益,但两种商标混淆形式在事实构成、损害后果以及对市场和消费者的影响诸方面都存在区别。本案中，西安饮食公司与大业公司在稠酒商品上使用了与注册商标专用权人卫尔康安公司相同的商标，由于西安饮食公司在稠酒等陕西传统食品领域具有较高知名度，足以使消费者误认为卫尔康安公司的产品来源于西安饮食公司，会对作为商标专用权人的卫尔康安公司的发展造成不利影响。本案对上述法律问题的厘清，强调了知识产权法律体系的核心是权利人的权利，被诉侵权人的抗辩实际是对权利人权利的限缩，对抗辩能否成立必须严格审查事实并进行法律适用，这样才能兼顾到两者间的平衡。
【专家评析】
本案对在先使用抗辩的标准，原有范围的认定及反向混淆等商标侵权案件审判中的热点问题均做出了详细的论证与分析。一、在先使用抗辩的标准。在先使用抗辩作为一项抗辩权，旨在对抗权利人的请求权。我国商标权取得以注册制为主，而对在先使用人的保护实质上是对注册商标专用权人的限制，因此，在先使用人要获得商标法保护，应当满足下列条件：1.商标申请日前已实际使用；2.该使用应当是持续不间断的使用；3.对未注册商标的使用具有一定影响力。之所以做以上限制，归根结底是因为，在先使用制度是为了保护已经形成一定商誉的未注册商标，而在权利人与在先使用人之间形成的一种平衡。只有实质性、持续性的使用行为，才有可能在该未注册商标上形成有一定影响力的商誉。如果在未注册商标上未形成影响力，则不必限缩权利人的权利。二、在先使用中原有范围的认定。在先使用人只有在构成在先使用之后才有权继续在原有范围内使用，这是抗辩成功的结果。在权利人具有注册商标专用权的情况下，既然法律已经通过在先使用抗辩保护了在先使用人的市场利益，那么就应当对“原使用范围”进行相应的限制，以避免出现在先使用人侵占注册商标权人市场的局面。在商标注册制度下，商标在先使用人基于在先使用标识获得的并不是一种积极意义上的专用权和排他权，而是一种消极意义上的抗辩权，没有积极的权能，因此一般不应当允许进行转让、许可使用等积极的行为。而在网上进行销售的行为，则意味着在全国乃至全世界使用其商标，完全覆盖注册商标权人排他权的范围，更是超出了在先使用的原有范围。三、商标反向混淆会对商标专用权人培养其注册商标的商誉造成影响，妨碍该注册商标的发展，对权利人未来围绕商标商誉所形成的期待利益造成减损。一般而言，反向混淆的构成要件为：1.商标在后使用者的市场地位强于在先使用者；2.主观恶意不是判断是否构成商标反向混淆的关键要素；3.消费者会就权利人与商标在后使用者的商品来源等问题发生混淆。以上几个法律问题，在商标侵权审判领域均属于前沿问题，本案的二审对此作出了积极回应，具有一定前瞻性。
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