吴刚:国际注册商标申请人因文化差异连败,律师如何助其转败为胜

案例导读

本案是一起国际注册商标驳回复审行政诉讼案,原告是一家拥有80余年历史的瑞典公司(以下统称为A公司),被告是原国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称中国商评委)。A公司在将其国际注册商标向中国原国家工商行政管理总局商标局(以下简称中国商标局)申请领土延伸保护的过程中,因为语言文化的使用习惯问题而导致自己在商标申请阶段、驳回复审阶段接连败诉。其后,A公司不得不向中国法院发起诉讼,笔者此时作为其代理人介入本案。那么,究竟是什么样的语言文化差异导致A公司当初接连败诉?笔者在诉讼阶段该如何帮助其解读文化差异并转败为胜?

吴刚:国际注册商标申请人因文化差异连败,律师如何助其转败为胜


基本案情

一、A公司于1934年12月3日在瑞典注册成立,其注册名称为BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AB。2011年11月14日,A公司以BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG作为公司名称,向欧盟申请在第6类和第7类相关商品上注册“uddeholmstrip000sawsteel000”商标,该商标于2012年4月18日获准注册。其后,A公司继续以上述公司名称将该商标向世界知识产权组织国际局申请国际注册,该商标于2012年4月23日获准注册,国际注册号为第1116845号。至此,A公司已经为后续本案纠纷的发生埋下了绊脚石,但是其当时肯定没有意识到。

二、2012年6月,A公司依据《商标国际注册马德里协定》通过世界知识产权组织国际局向中国商标局申请上述国际注册第1116845号商标在中国的领土延伸保护。中国商标局经审理后认为该商标与多个引证商标构成类似商品上的近似商标,遂于2012年12月18日作出《商标驳回通知书》,驳回了A公司的全部申请。

三、2013年2月,A公司因不服中国商标局的驳回决定,遂向中国商评委申请复审。A公司在本阶段提出了两个主要理由:其一,本案引证商标一第6011135号“UDDEHOLM及图”商标的注册人实际就是A公司。其二,其余引证商标的商标权人是A公司的关联公司,它们在复审阶段已出具书面声明,同意A公司国际注册第1116845号商标与其注册商标在中国共存使用。中国商评委经审理后仅认可了上述第二个理由,遂于2015年1月12日作出商评字[2015]第0000002424号《关于国际注册第1116845号“uddeholmstrip000sawsteel000”商标驳回复审决定书》(以下简称《复审决定》),仅对第1116845号商标指定使用在第7类“(印刷、复制)刮粉刀”商品上在中国的领土延伸保护申请予以核准,驳回其余申请事项。

四、其后,A公司因不服《复审决定》向北京知识产权法院起诉中国商评委。2015年12月28日,该法院作出(2015)京知行初字第3405号《行政判决书》(以下简称《一审判决》),支持了A公司的诉讼请求,判决撤销《复审决定》,要求中国商评委重新作出复审决定。其后,双方均未上诉,《一审判决》生效。


争议焦点

本案一审诉讼阶段主要有以下两个争议焦点:

一、A公司国际注册第1116845号商标与引证商标一是否构成类似商品上的近似商标?

二、引证商标一的注册人与A公司是否是同一家公司?

在论证上述两个争议焦点之前,笔者有必要先介绍引证商标一和第1116845号商标的注册情况。引证商标一是第6011135号“UDDEHOLM及图”商标,它是A公司于2007年4月20日以BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AB的公司名称,向中国商标局申请注册,被核准使用在第7类“机床、机锯用锯刀(机器部件)、带锯机用锯刀(机器部件)、刮墨刀(机器部件)、刮削刀(机器部件)”商品上,商标专用期限自2009年11月21日起至2019年11月20日止。第1116845号商标为“uddeholmstrip000sawsteel000”,是A公司当时以BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG的公司名称分别向欧盟和世界知识产权组织国际局申请注册,被核准使用在第6类相关商品以及第7类“(印刷、复制)刮粉刀、机器和机床、机锯和带锯锯条”商品上。

从上述两个商标的注册情况来判断,很显然,本案第一个争议焦点是成立的,笔者无须浪费口舌争议。因此对于A公司而言,在一审诉讼阶段的争议焦点实际上只有上述第二个争议焦点。笔者只有充分论证第二个争议焦点成立,即证明“此我”(引证商标一的注册人BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AB)即“本我”(第1116845号商标的注册人BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG),才能化解第一个争议焦点对A公司所起的不利作用,使A公司最终反败为胜。


律师代理

笔者在研究了案情后,确定将本案的第二个争议焦点作为我方的集中火力点。按照通常的论证思路,笔者只需A公司提供其在瑞典官方登记注册公司的全部档案即可。只要从这些档案中查询到A公司先后变更登记的公司名称包括BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AB和BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG这两个公司名称即可,那么本案的第二个争议焦点必然迎刃而解。

但是天底下哪有这么简单的法律案件?经笔者取证核实,A公司从1934年12月3日注册至今变更公司名称无数,在2004年1月2日才变更公司名称为BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AB,但从未将公司名称变更登记为BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG。至此,笔者无法根据A公司的注册档案这个重磅证据来论证本案第二个争议焦点成立,这条举证思路中断,笔者只能另辟蹊径。

所幸的是,A公司原代理人曾告诉笔者一个在他们看来有价值但应无须证明的抗辩理由:即本案涉及的两个公司名称BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AB和BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG的唯一区别是最后一个词语AB和AKTIEBOLAG在形式上的不同,但这两个词语都是瑞典语,AB是AKTIEBOLAG的缩写,词义都是“有限责任公司”。在欧美国家,这两个词语包括在公司名称中都可以相互替代使用,不会使人误解为是两个不同词义的瑞典语。正因为如此,A公司当初在向欧盟、世界知识产权组织国际局申请注册第1116845号商标时就是按照瑞典的语言文化习惯,以BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG的公司名称申请注册。而且欧盟和世界知识产权组织也没有对此提出异议。但是,令A公司万万没有想到的是,这个在欧美国家习以为常的语言文化习惯如今在中国遭遇了文化障碍和法律障碍。

在获悉上述抗辩理由后,笔者意识到本案第二个争议焦点实质上是一道需要中国律师用中国法律和证据规则来论证瑞典语言文化差异的文化命题。如果笔者从这条蹊径论证成功,则A公司就有希望反败为胜。

吴刚:国际注册商标申请人因文化差异连败,律师如何助其转败为胜


于是,围绕这个文化命题,笔者筹划、完成了本案第一阶段的举证工作,主要如下:

其一,从瑞典语言含义的角度来论证。

向法院提交了美国明尼苏达大学出版社出版的《瑞英字典》,该字典载明:瑞典语AB是Foraktiebolag的缩写词,词义均为“有限责任公司”。

其二,从瑞典语言文化使用习惯的角度来论证。

向法院随机提交了三家在瑞典注册的公司的国际专利申请文件,该证据显示这三家瑞典公司在向欧美、日本等国家申请国际专利时,有时以AB结尾的公司名称提出申请,有时以AKTIEBOLAG结尾的公司名称提出申请,均被这些国家认可。

其三,从瑞典官方证明的角度来论证。

向法院提交了瑞典公司注册官方机构出具的证明文件,证明BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG的注册编号即BOHLER-UDDEHOLM PRECISIONSTRIP AB的注册编号,即间接证明“AB”与“AKTIEBOLAG”在瑞典是互换通用的,这两家公司实为同一家公司。

其四,从瑞典法律人证明的角度来论证。

向法院提交了瑞典公证员出具的公证认证文件,证明“AB”是“AKTIEBOLAG”的缩写,在瑞典“AB”与“AKTIEBOLAG”经常互换,“BOHLER-UDDEHOLM PRECISIONSTRIP AB”与“BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG”是同一家公司。

至此,上述第一阶段的举证工作应该可以论证本案第二个争议焦点成立,A公司本可以不必举证了。但是按照笔者的办案标准来衡量,笔者认为上述举证还不完美和精益求精,还需鼎力搜集证明A公司与引证商标一的注册人在公司注册信息方面存在一些交集的证据,以进一步论证这两家公司实为一家公司。笔者之所以追求如此吹毛求疵的举证力度,意在使包括本案法官、中国商评委在内的所有人都能在内心接受我方的诉讼观点,使我方在论证逻辑上尽力做到无懈可击。于是,笔者接下来筹划、完成了本案第二阶段的举证工作,主要如下:

其一,向法院提交了引证商标一的注册人Bohler-Uddeholm Precision Strip AB的公司注册文件、变更公司注册地址的公证认证文件,以及A公司以BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG公司名义向欧盟和世界知识产权组织国际局申请注册第1116845号商标的相关文件。这些证据充分证明该“两个公司”的注册地址存在一致性和交集。

其二,向法院提交了引证商标一的申请注册档案和商标注册证。充分证明引证商标一的注册人虽然以BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AB公司名义申请注册引证商标,但同时在《商标代理委托书》里也互换使用了BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG的公司名称。此外,该引证商标登记的公司地址与A公司向世界知识产权组织国际局变更登记的公司地址也存在一致性和交集。


裁判结果

2015年12月28日,北京知识产权法院经审理后对本案作出《一审判决》,判决撤销《复审决定》,要求中国商评委重新作出复审决定。

法院认为:根据A公司提交的《瑞英字典》及相关公证认证文件等证据,足以认定“BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AB”与“BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG”系A公司名称的不同外文表达方式。结合引证商标一的商标注册申请书及商标档案等证据,足以证明引证商标一的权利人亦为A公司。因引证商标一的权利人为A公司,故申请商标与引证商标一共存于相同或类似商品上不会造成消费者对商品的来源产生混淆误认。A公司的诉讼理由部分成立,本院予以支持。

从上述裁判理由可见,尤其是法院使用了“足以认定”、“足以证明”这几个字,充分印证笔者在本案的代理思路和举证力度是有效的,给予法官足够的底气作出本案裁判。


律师手记

回顾本案,笔者感慨万千,总结分享如下:

其一,本案诉讼阶段的裁判结果对于A公司至关重要,事关其是否前功尽弃。

A公司于2012年6月通过世界知识产权组织国际局向中国商标局申请对本案商标在中国的领土延伸保护,其后两连败,至本案《一审判决》作出时历经3年有余。如果其仍然在本案诉讼阶段败诉,那么意味着上述3年多的时间和投入皆前功尽弃。其后A公司要么重头再来,要么放弃在中国的申请,皆令人惋惜。所幸这些不幸后果最终没有发生。

其二,本案实际是一起因不同国家的语言文化差异而产生误解的法律案件,当事双方如果站在各自的立场上看其实都没有对错。

因为对于A公司在内的欧美公司而言,他们在欧美国家可以随意将“AB”与“AKTIEBOLAG”互换使用,大家对此都心领神会,认为理所当然,无须证明。但是对于包括中国商评委在内的中国执法机构而言,绝大多数机构和人员是不理解这种文化差异的,他们只能依据中国的法律体系和证据规则来处理这种文化差异所引发的法律案件,否则就有可能办成张冠李戴的乌龙案件,更何况这类乌龙案件在中国并不少见。

其三,对于因不同国家的文化差异而导致的涉外法律案件,代理律师该如何有效应对?

与本案类似的案件如果发生在中国等不同文化体系的国家,外国当事人很可能需要委托异国律师来救火。那么,作为中国律师,即使你也了解和认同外国当事人所说的文化差异,认为它无须举证证明,但是如果处理本案的中国裁判者不认可、不理解怎么办?即使他们中有部分人也认可和理解这种文化差异,但是他们能否在没有基本证据佐证的前提下直接认定它属实?因此,对于中国律师而言,万全之策还是应坚守法律思维,依据中国的法律体系和证据规则来充分论证异域文化差异属实,并提高自己的办案标准和举证力度,这样才能使任何一个中国裁判者都有底气敢于支持你的法律观点,从而作出经得起历史检验的裁判。



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