作者：赵红 上海锦天城（合肥）事务所 律师＆专利代理人
【摘要】先用权制度是专利侵权诉讼中的一种抗辩制度，其立法本意是对在先研发技术而没有申请专利的独立发明人的一种救济，当先用权PK专利权时，究竟在什么范围内不构成侵权，本文以几个代表性案件来阐述关于先用权抗辩的一些法律问题的思考难点。
关键词：专利侵权 在先使用 原有范围 新颖性 现有技术
一、先用权的法律性质和立法本意
先用权是指专利先用权，来源于我国《专利法》第六十九条的规定 “有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”，其本质是一种法律抗辩，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定：被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。从该条司法解释的“先用权抗辩”可看出我国最高人民法院采认为先用权是一项抗辩权。抗辩权，是指在一方当事人行使权利时，他方当事人所提出的对抗或异议。
笔者的理解，先用权人分为两种：一种是没有及时给技术或设计树立“防火墙”的在先发明人；另一种是技术或设计与原有企业一并转让或者承继取得涉案技术或设计的使用权、但没有及时申请专利的在先合法受让人。
在先独立发明人对其发明的实施权并不应当因在后发明人所获得的专利权而终止。专利权如在后取得，并不能损害他人取得在先的合法权利。对此，我国宪法与民法通则均有明确的规定。我国宪法规定：“中华人民共和国公民在行使自由和权利时，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的自由和权利。”《民法通则》则规定：“公民、法人的合法权利受法律保护，任何组织和个人不得侵犯。”因此，我们可以这样理解，在先使用权实质上的法律来源并非是来源于专利法第六十三条，相反，我国专利法是根据宪法和民法通则等的法律精神来制定，以在先使用权来限制专利权。
先用权是对专利权的一种限制，其立法本意是通过这种限制保护实际生活中存在的已经投入人力、物力完成的发明创造的在先发明人或从其他在先独立发明人处合法取得涉案技术或设计的在先受让人，因没有先申请专利而带来的不能再实施自己在先智力成果的不“公平”结果，是对在先投入者的一种救济。专利权是一种私权，立法者在创设这一权利时会考虑到利益平衡，任何权力的存在都不是毫无边界的，都应当存在相应的救济途径，达到社会利益和个人利益总量上的平衡。
我国专利保护实行的是“专利先申请制”，而不是有些国家实行的“专利先发明制”。先申请制和先发明制各有利弊。先申请制度获取专利权相对便捷，能够敦促科研人员申请专利来促进整个国家的科技发展和技术的传播和利用，适合科技创新机制还不是很成熟的国家；先发明制度中因研发过程相对漫长，发明者证明自己先进行科研研究程序相对繁琐，不利于技术的传播和利用，适用于科技创新环境比较成熟的国家，但是先发明制有利于保护真正的发明创造人，有利于促进和激发科研工作者的研发积极性，对发明人享受研发红利有着积极的作用。例如《美国专利法》规定的就是先发明制，[①]该法律规定的申请人必须发明人，而且是自然人，当然发明人申请专利后可以把权利转让给公司实体，其专利申请实行“先发明制”，目的是保护真正的、发明创新在先的发明人或设计人，这样该法就无须创设“先用权”这一救济机制，因为该国专利申请人或专利权人本来就是在先发明人，当然该专利权也有可能被转让给公司实体。
故很多技术发展相对落后的国家在制定专利制度时选择了“专利先申请制”，但这一制度也有一些漏洞：有一些不法分子利用各种途径抢先申请专利，对一些真正的科研投入者造成了不公平；或是许多研发者同时进行某一课题研究，有些研发者先研发成功并申请了专利，这对于其他同时进行科研投入的研发者并不公平。实际生产经营中，有很多企业或科研工作者只重视埋头研发，投入了大量的人力物力去攻坚某项技术，等到科研成果转化的时候傻眼了，发现别人已经就本项技术申请专利，自己的辛苦作出的科研成果不能上市，一旦实施具有侵犯他人权利的嫌疑，诸多投入付之流水，这时候就需要法律设立一种救济途径，这就是法律规定的专利先用权。但这种救济不是无止境的，是有限制的，而且我国专利先用权相比国外范围较窄，先用权人不视为侵犯专利权的行为，只限于在原有的范围内继续制造和使用，超过“原有的范围内”继续制造和使用的，则属于侵犯专利权的行为，有些国家的先用权救济中先用权人的继续制造和使用范围不限于原有范围。[②]
二、适用先用权抗辩中的理解前提和难点
（一）专利先用权中的“相同产品、使用相同方法”必须和涉案专利技术方案相同
专利法六十九条规定的“相同产品、使用相同方法”法律并没有明确规定，实践中是借鉴专利侵权判定中的一些原则判定是否属于“相同产品、使用相同方法”，法院一般按照专利侵权判定的做法来确定涉案产品或方法的技术特征是否落入涉案专利的保护范围，对二者的技术方案进行比对，首先确认涉案专利的保护范围，通过全面覆盖原则来确认二者是否属于相同的技术方案，是否构成侵权。若是相同，在满足其他先用权条件的情况下，先用权抗辩成立，这也是先用权抗辩的标准情况。若不相同，则被控侵权产品没有落入专利权的保护范围，侵权自然不成立。
那么先用权抗辩中能否适用等同原则？《专利法》第六十九条所述“相同产品、相同方法”是与专利产品或专利方法相对比的相同，其判断标准是技术特征。当两产品或方法不相同但等同时，此时对“相同产品、相同方法”的限定限制了先用权的适用范围，即只能适用于相同侵权。从字面上的理解很难直接得出适用等同侵权，如果先用权人未采用相同的技术特征而采用了与先用权产品等同的技术特征，两产品不是“相同的产品”而是等同的产品，先用权抗辩不成立，构成侵权。这样就增加了先用权的不确定性。先用权仅仅适用于相同侵权而不适用于等同侵权，这显然违背了先用权设立的目的。[③]立法者在立法时并未考虑到等同侵权这一情况，将先用权抗辩仅仅限定在相同侵权上，笔者认为，在本领域技术人员看来，等同技术方案无须付出创造性劳动就可以得到，这对专利权人和先用权人都是不公平的，与现今专利侵权案件的复杂性也不相适应，建议有关立法者出台相关司法解释把先用权抗辩适用等同原则这一情况考虑进去。
（二）专利申请日前已经制造、使用行为没有导致涉案技术公开
先用权人在申请日前（有优先权日的指优先权日）的已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备的行为必须是没有导致涉案专利在申请日之前公开，如果该技术内容已经公开，则在案件中不再适用先用权抗辩，可以选择适用现有技术抗辩，因为这种公开已经破坏了涉案专利的新颖性，涉案技术构成现有技术，影响了涉案专利的新颖性，先用权人可以用现有技术抗辩专利权人。但是这里的“公开”必须是现有技术的充分公开，公众对该项技术处在任何人随时想获知就能获知的状态，并包含有能够使公众从中得知其实质性技术的内容。
新旧专利法对于技术公开规定的标准不同，2001年专利法第22条规定的丧失新颖性的公开方式不包括在国外公开使用，现行2009年专利法第22条统一了现有技术标准，在该条规定“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”，这里为公众所知的方式笔者理解为《专利审查指南2010》中规定的出版物公开、使用公开和以其他方式公开导致技术处于公众可以得知的状态。
在蒂森克虏伯机场系统（中山）有限公司与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、深圳中集天达空港设备有限公司侵害发明专利权纠纷一案[④]中，由于涉案专利申请日是2004年2月26日，故应依据2001年专利法的规定确认涉案专利的现有技术。上诉人（一审被告）蒂森克虏伯机场系统（中山）有限公司（下称）在两审中同时适用了现有技术抗辩和先用权抗辩来证明自己不构成侵权。在(2013)粤高法民三终字第38号民事判决书中法院认定，蒂森中山公司提供的《机坪驱动旅客登机桥操作和维护手册》的附录Y“液压稳定器”中的相关记载内容本身性质为产品说明书，可以作为在国外使用公开的证据，但是其不属于2001年专利法规定的现有技术。对于蒂森中山公司的先用权抗辩，法院以其不符合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第四款规定，认为先用权人和实际使用人并非同一主体而没有支持其先用权抗辩的主张。笔者认为，在本案中同时适用这两种抗辩方式本身就是矛盾的。蒂森中山公司提供《机坪驱动旅客登机桥操作和维护手册》证据用以证明涉案技术在涉案专利申请日前已经构成使用公开，但实际上这种在国外并非出版物公开的方式不构成2001年专利法规定的现有技术，没有破坏涉案专利的新颖性。在涉案技术和涉案专利对比后构成相同技术方案的前提下，如果涉案技术破坏了涉案专利的新颖性，不符合先用权抗辩的定义，先用权抗辩的前提是涉案专利继续有效，先用权的存在不影响涉案专利的新颖性；而现有技术抗辩则破坏了涉案专利的新颖性，影响了其专利性。因此，笔者不赞同在该案中同时适用这两种抗辩方式。
三、关于先用权抗辩中“原有范围”的限定的理解
（一）先用权的原有范围是否有地域限制
我国专利法和最高院司法解释中关于先用权的原有范围并没有明确界定是否具有地域性，即没有明确界定在专利申请日前制造相同产品、使用相同方法是指在中国实施，还是不仅包括在国内实施也包括在国外实施。在蒂森克虏伯机场系统（中山）有限公司与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、深圳中集天达空港设备有限公司侵害发明专利权纠纷一审判决中，法院指出：“由于知识产权的地域性，在专利申请日前制造相同产品、使用相同方法是指在中国实施，并非国外。本案中，蒂森中山公司是在涉案专利申请日之后成立，且表示其关联公司申请日前只在旧金山国际机场使用过“悬臂梁装置”技术，显然不符合上述先用权抗辩的要件”；但在该案二审中，广东省高级人民法院回避了这个问题，以主张先用权的和在先实施人并非同一民事主体为由驳回了上诉人蒂森中山公司的先用权抗辩主张。
笔者认为，先用权的原有范围不应具有地域性。专利法修改前，在二十二条规定的现有技术的使用公开仅仅包括在国内的使用，不包括在国外的使用，现行2009年专利法意识到了这个问题，统一了标准，规定“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”这种修改，可能归结于以下原因：一方面随着互联网技术的快速发展，检索技术也在更新发展、更加便捷，审查员的检索方式和内容有了深度和广度的的扩展，另一方面限制先用权的地域范围与技术传播的迅捷发展趋势不相适应，一定程度上限制了技术的传播和应用，对本来就适用范围很窄的先用权人更不公平，实质上是扩大了专利权人的权利范围。
（二）对“原有范围”中实施范围的理解
实施范围的限定，即在先实施人只能在原有的生产经营范围内自己实施，其制造目的、使用范围、产品数量都不得超出原有的范围，但是在先实施人在申请日后以合理的方式，如增加设备、增设厂房、开辟分厂等，扩大生产规模的，仍属于在“原有范围”实施，但这种观点有争议。另一种观点认为，“原有范围”应限定在原来的产业范围，限定在原有机器设备生产能力范围内。司法实践中对原有范围的界定颇有争论。2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称2009年解释）第十五条第三款规定：专利法第六十九条规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。
在李宪奎与广州市中心区交通项目领导小组办公室、广州市中心区交通建设有限公司、广东省建筑设计研究院专利权侵权纠纷上诉案中[⑤]，上诉人认为：先用权的使用期限是先用权人所投入的资产因重复使用该项专利完全消耗掉，即“原有范围”消失，先用权也就用完了；即使在“在专利申请日前”进行了“制造相同产品、使用相同方法”或者“做好制造、使用的必要准备”，但实际上没有进行资产投入，也就是没有形成这样一个“原有范围”，那么也不拥有先用权；即使在“在专利申请日前”进行了“制造相同产品、使用相同方法”或者“做好制造、使用的必要准备”，但实际上没有进行资产投入，也就是没有形成这样一个“原有范围”，那么也不拥有先用权”。上述案件发生于2005年，晚于最高院2009年解释，当时法院在判决中确认：我国在专利法中确立先用权原则，是为了保护正常投资，维护社会经济生活的稳定，避免浪费社会资源。享有先用权的人在专利权人提出专利申请以前就已经投入了一定的人力和物力去开发、实施新技术或新方法，或者已经为实施新技术、新方法做了大量的准备工作，如果在专利权人获得专利以后必须停止实施这个技术、方法，这种结果对先用权而言，是不公平的。从先用权本身的性质来看，先用权是对专利权的限制，先用权相对专利权而言，已经是一种较弱的权利，专利权人对其发明创造所享有的是一种独占权，未经专利权人许可都不得实施其专利，而先用权人享有的权利仅仅是在原有的范围内继续制造、使用，因此，再对先用权做诸多的限制，将与先用权制度的精神背道而驰。所以，从公平的角度出发，应当允许享有先用权的人在一定范围内继续实施这个技术或者方法。后出台的2009年解释第十五条第三款的规定也基于这个原因制定。
笔者认为，最高院的该解释将“原有范围”限定可以理解为在先用权人的原有产能上。专利法六十九条规定的“原有范围”仅限于制造、使用行为，不包括销售、许诺销售行为，这里对原有范围的理解应当扩大到基于该制造、使用行为而产生的销售、许诺销售行为，不然先用权人的制造、使用行为就没有意义，并且这种制造、使用不是一次性行为，而是基于先用权人的原有产能的多次制造、使用、销售、许诺销售行为。
（三）“原有范围”中技术改进的限定
如果先用权人在申请人日后对涉案专利技术进行了改进，是否需要专利权人同意或者是超出原有范围？笔者认为，这种要区分情况，如果先用权人的这种改进绕不过涉案专利，将该专利的技术特征全面覆盖，那么这种改进要征得专利权人的同意，可以和专利权人商讨是否可以合作开发或是要求专利权人给予实施许可； 如果先用权人只用了涉案专利的某几个技术特征，没有将涉案专利全面覆盖，利用涉案专利中的几个技术特征加入其他改进，那么这种改进无须经涉案专利权人同意，该改进技术和涉案专利技术不属于相同、等同或是实质相同的技术，也就不存在是否超出“原有范围”的问题了。
四、行政审批是否通过不影响先用权中做好了制造、使用必要准备行为的认定
陕西汉王药业有限公司诉江西银涛药业有限公司等侵犯专利权纠纷案[⑥]涉及的专利先用权法律问题进行了分析和评述，笔者认同最高人民法院的观点，在本案专利的申请日前，银涛公司已经完成了生产被诉侵权产品的工艺文件，具备了相应的生产设备，应当认定银涛公司在本案专利申请日前为实施本案专利做好了制造、使用的必要准，不能以是否取得药品生产批件行政审批事项来判断其是否做好了制造、使用的必要准备。
五、结语
上文中笔者就几个专利先用权的典型案例对先用权抗辩法律问题的理解的一些难点进行分析。笔者认为，企业在自身发展中，仅仅埋头钻研技术显然是不能适应市场的瞬息万变的激烈竞争态势，如果企业具备相应的知识产权战略和管理意识，不至于因为自己的技术反而还要“栽跟头”。通过合法受让或许可取得技术的企业，可以在签订合同前通过知识产权尽职调查的方式来确认取得的技术是否存在权利瑕疵。
由国家知识产权局起草制定，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准颁布的于2013年3月1日起实施的《企业知识产权管理规范》，是我国首部企业知识产权管理国家标准，为我国企业知识产权管理提供了标准和方法，为企业知识产权良性、健康运行指明了方向，希望企业在研发技术的同时能够注重知识产权战略，让知识产权成为企业发展的“助推器”！
①《美国专利法》第一０二条的f项规定： 专利性的条件：“新颖性和专利权的丧失 如果没有下列任何一种情况，有权取得专利权： （ｇ）在申请人完成发明之前，该项发明已由他人在美国完成，而且此人并未放弃、压制或隐瞒该项发明的。在决定该项发明的先后次序时，不仅应考虑该项发明的各个体思日期和完成日期，并且应考虑在他人思以前首先思而最后完成者的努力。”
②韦晓云;专利侵权中先用权抗辩问题研究[J];电子知识产权;2005年02期
③王鹤丹；试析等同侵权中的先用权抗辩 [J] 《甘肃社会科学》2013年。
④(2013)粤高法民三终字第38号民事判决书。
⑤ (2005)粤高法民三终字第81号民事判决书。
⑥最高人民法院（2011）民申字第1490号民事判决书。
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