不同發明類型專利創造性審查意見的答覆思路

發明申請進入實審階段後,審查員對申請進行實質審查,並以審意見通知書的形式將審查的意見和傾向性結論通知申請人。此時,申請人只有在克服了審查意見通知書中所指出的全部缺陷後,發明申請才可能被授予發明專利權。其中,請求保護的技術方案不具備創造性則是目前審查意見中出現的最常見缺陷之一。

我國專利法第二十二條三款規定:創造性,是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。

不同發明類型專利創造性審查意見的答覆思路


根據審查指南第二部分第四章2.2的規定:“發明有突出的實質性特點,是指對所屬技術領域的技術人員來說,發明相對於現有技術是非顯而易見的。如果發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的,則該發明是顯而易見的,也就不具備突出的實質性特點”。也就是說,判斷髮明是否具備創造性時,需首先判斷方案相對現有技術是否顯而易見。

目前在答覆審查意見的過程中,判斷要求保護的發明相對於現有技術是否顯而易見普遍採用三步法原則,即:(1)確定最接近的現有技術;(2)確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題;(3)判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。這也是一般性的答覆思路,基於目前首創開拓式的發明很少,通常都是在已有方案的基礎上做出的一些改進型方案,因此,採用三步法原則答覆創造性的確是一種普適性高的答覆思路。

然而實際代理過程中,發明的類型往往是多樣的,如開拓性發明、組合發明、選擇發明、轉用發明、要素變更的發明等,而不同的發明類型具有不同的特點,在判斷其技術方案是否具備創造性時,也有不同的判斷方式。故筆者認為,在進行創造性審查意見答覆時,若能結合發明類型進行答覆,往往更容易快速找出切入點,展開針對性的有效論述。

以下筆者以組合發明為例,淺談從發明類型對審查意見答覆的重要參考意義。

根據審查指南第二部分第四章4.2的規定:“組合發明,是指將某些技術方案進行組合,構成一項新的技術方案,以解決現有技術客觀存在的技術問題。”

同時審查指南還給出了組合發明創造性判斷的原則及注意要點:“在進行組合發明創造性的判斷時通常需要考慮:組合後的各技術特徵在功能上是否彼此相互支持、組合的難易程度、現有技術中是否存在組合的啟示以及組合後的技術效果籌。

(1)顯而易見的組合

如果要求保護的發明僅僅是將某些已知產品或方法組合或連接在一起,各自以其常規的方式工作,而且總的技術效果是各組合部分效果之總和,組合後的各技術特徵之間在功能上無相互作用關係,僅僅是一種簡單的疊加,則這種組合發明不具備創造性。

(2)非顯而易見的組合

如果組合的各技術特徵在功能上彼此支持,並取得了新的技術效果;或者說組合後的技術效果比每個技術特徵效果的總和更優越,則這種組合具有突出的實質性特點和顯著的進步,發明具備創造性。其中組合發明的每個單獨的技術特徵本身是否完全或部分已知並不影

響對該發明創造性的評價。”

由此可知,在判斷組合發明是否具備創造性時,關鍵要考慮的是組合後各技術特徵在功能上是否有相互作用關係,是否彼此支持,並獲得了新的技術效果或顯著的進步。知曉這一判斷原則,對於組合發明創造性審查意見的答覆十分有利,以下筆者結合一實例加以說明: 發明申請請求保護一種菜籽油的提取方法,該提取方法具體以將油菜花籽進行粉碎後,先與纖維素酶和水混合;後加入到超臨界二氧化碳萃取裝置中進行萃取。

對比文件1公開了一種超臨界二氧化碳提取菜籽油的方法,對比文件2公開了一種提取菜籽油的方法,其利用蛋白酶和纖維素酶共同酶解以顯著提高提油率,在機械破碎的基礎上,纖維素酶水解脂多糖等複合體,進一步破壞細胞壁,使蛋白酶充分滲透到油料細胞中水解脂蛋白等複合體,兩種酶協同作用,更有利於油脂充分釋放,從而提高出油率,具體的酶解條件與發明申請並不相同。

審查員指出:對比文件2公開了可以使用纖維素酶來提取菜籽油,其作用於本發明相同,即利用纖維素酶使栝樓籽中的活性成分易於釋放出來,因此給出了將其與對比文件1相結合的技術啟示,本領域技術人員想到將纖維素酶法和超臨界二氧化碳提取法提取菜籽油是顯而易見的,不需要付出創造性勞動。

上述案例屬於典型的組合發明,三步法原則雖然在本案中也具備可行性,但由於其並非典型的改進型發明,在實際答覆過程中基於三步法原則的答覆思路並不佔優勢,而如果能夠從發明類型出發,結合組合發明的特點及組合是否顯而易見的判斷原則,則很容易理清本案

的答覆思路。

事實上,雖然對比文件2也涉及到纖維素酶解法提取菜籽油,但該方法的核心是利用纖維素酶和另一種蛋白酶之間的協同作用,在特定條件下完成酶解提取。依據對比文件2公開的內容,本領域技術人員僅能得知纖維素酶與特定的蛋白酶聯用可直接用於菜籽油的提取,採用兩種酶協同酶解菜籽粉是更理想的處理方式。這種情況下,即使想到在超臨界二氧化碳萃取法提取菜籽油的基礎上進一步組合其他的輔助手段來改善提取效果,首先,不一定想到酶法,其次,即使選擇酶法,在對比文件2公開內容的基礎上也不會想到單獨使用纖維素酶(棄用能夠水解脂蛋白複合體的中性蛋白酶)。最後,發明申請權利要求1的酶解條件完全不同於對比文件2,這也表明發明申請並非簡單的將超臨界二氧化碳萃取與酶法的結合,若能證實僅將對比文件1和2結合本身具有不容忽視的難度(直接簡單組合複合酶解法與二氧化碳超臨界萃取而不對已有的工藝參數進行調整,方案不具備可行性或,可行性雖有但完全不能實現預期的技術效果),同時現有技術中也沒有任何其他證據表明在二氧化碳超臨界萃取法的基礎上同時引入酶解法時,如何協調兩種工藝的具體操作參數能夠最終實現更理想的提取效果,即很容易判斷出該組合發明並非顯而易見的組合。

具體可從包括但並不侷限於以下角度去陳述:發明申請中所涉及的各操作參數之間存在緊密的關聯性及相互作用,並最終為後續超臨界二氧化碳萃取提供了穩定的萃取提取,促成了高質高效的萃取。其並非簡單的將酶解和超臨界二氧化碳萃取的結合,而是基於兩種工藝的提取特性,為了使彼此在功能上相互支持,確保二者的高匹配性作出了大量的探索工作,最終使得這種組合本身能夠較兩種單一的提取方案的總和更具顯著的優越性,這種組合本身並非顯而易見。 除組合本身非顯而易見外,組合發明對技術效果也有相應要求。筆者認為,在說明組合發明技術效果時,要注意與具備可比較性的技術方案進行比較以切實說明問題。在組合的個技術特徵在功能上彼此支持的前提下,突出組合發明的技術效果可從兩個角度:一是取得了新的技術效果;二是組合後的技術效果比每個技術特徵效果的總和更優越。在上述具體案例中,若從第一個角度來論述,則需要考慮發明申請除對比文件1和對比文件2所提到的出油率高,及具有方便、高效、低溫等優點外,是否還能實現其他新的技術效果(如能夠實現更有針對性的提取,最大程度富集不飽和脂肪酸,顯著提高了成品油的品質);若從第二個角度來論述,則應當以對比文件1加對比文件2組合後的技術方案作為比較對象(避免單獨以對比文件1或對比文件2作為比較對象缺乏說服力),以進行更有針對性的比較,切實說明發明申請所實現的總技術效果顯著優於其方案中每一技術特徵的總和。無論選擇哪種角度切入,在論述充分的情況下都有望被認可發明申請的組合本身不僅具備突出的實質性特點,還具有顯著的進步,證實請求保護的技術方案具備創造性。

可見,由於進入實審階段後申請人無法通過進一步完善技術方案來克服創造性缺陷,在對申請文件本身不能做出實質性修改的情況下,發明申請最終是否能夠被授予專利權,完全取決於對審查意見的答覆。而進行審查意見答覆的相關人員是否具有清晰的答覆思路,是否能夠結合實際惰況有理有據地進行答覆,直接影響到審查員對技術方案是否實質具備創造性的判斷。

本文以組合發明為例,淺談了結合發明類型進行創造性審查意見答覆的思路。筆者認為,在創造性審查意見答覆時,若能結合發明類型本身,從不同發明類型創造性判斷基準及特點去答覆創造性,往往能夠快速縷清答覆思路,更有針對性地說明問題,克服相應缺陷,以協助申請人實現發明申請被授予專利權的最終目的。


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