「恆都法研」同時評述“不支持”與“創造性”存在矛盾麼

單位｜恆都知識產權法律部

作者｜專利（無效）組 王海吉

一、法律規定

對於《專利法》第26條第4款，《審查指南》中對說明書與權利要求書之間的關係進行了明確，其中就規定了權利要求的技術方案應當以說明書的內容為依據，說明書對權利要求書起到解釋性作用。也就是說，在權利要求書中，針對需要保護的技術方案，對於所屬技術領域的技術人員來說，可以通過說明書中直接獲得或概括性的得出，而不應該超出說明書記載的範圍。

對於《專利法》第22條第3款，《審查指南》也對創造性進行了詳細的規定和說明，並指出創造性判斷中的具有突出的實質性特點，在本技術領域的技術人員看來，發明內容相對於現有的技術具有非顯而易見性，如果在現有技術的基礎上，本技術領域技術人員通過自身相應的技術知識就可以簡單地得到的，則該技術方案就是顯而易見的，也就失去了創造性。

二、當前二者的矛盾之處

在涉及權利要求能否得到說明書支持的問題時，一般所運用的評判方法源於說明書實施例所描述的內容，從而來辨別該權利要求書是不是在說明書中已得到了支持。如果在實施例中缺乏對應的案例支持時，這時針對權利要求書中所提到的技術方案，本領域技術人員根據說明書中內容無法預見權利要求中所概括的所有技術方案，即為得不到說明書的支持。

而對於權利要求是否具備創造性，在實際的評判過程中，根據所獲得的現有技術公開的內容，並將其與權利要求的具體特徵進行比對，如果對於本領域技術人員來說，根據公知常識很容易想到將區別特徵應用於最接近的現有技術從而得到權利要求所保護的技術方案，則該權利要求不具有創造性。

可見，本領域技術人員的預見能力在判斷上述兩缺陷時起著至關重要的作用，在同時指出不支持和創造性的問題時，本領域技術人員的預見能力時高時低，難以保持。在涉及不支持的問題時，本領域技術人員預見能力很低；而在涉及創造性問題時，尤其是涉及公知常識的評述時，本領域技術人員又變得全知全能，由此造成了本領域技術人員的認知能力上存在矛盾。

三、最高法的案例觀點

最高人民法院在“電子貨品監視用標識器”一案中（2016最高法行再19號），對“得不到說明書的支持”與“創造性”二者關係進行了明確，其認為：專利法分別對權利要求的創造性和以說明書為依據做出規定，即使權利要求不具備創造性，對於其中記載的包括區別技術特徵在內的各項技術特徵是否概括得當，以及權利要求限定的技術方案整體上是否概括得當，仍需要根據專利法第26條第4款的規定進行認定，在權利要求相對於現有技術具備區別特徵，且現有技術整體上未能給出技術啟示的情況下，如果該區別特徵概括的過於寬泛，未能以說明書為依據，可以依據專利法第26條第4款的規定請求宣告該權利要求無效。

四、邏輯判斷的步驟

筆者也認同上述觀點，但在具體案情中進行判斷時，要通過一定的流程進行認定。首先，要判斷創造性評述中的區別技術特徵與涉及不支持的技術特徵是否吻合一致。當特徵不一致時，涉及“不支持”的技術特徵的概括，與區別技術特徵被認定為公知常識，分別對應於不同特徵的不同缺陷，二者之間不存在衝突。然後，當特徵一致時，還須明確相對於最接近現有技術所實際解決的技術問題與涉及“不支持”缺陷的技術特徵在說明書中聲稱解決的技術問題是否相同，如果相同，則存在本領域技術人員的預見能力前後矛盾的風險，此時應結合案情綜合判斷是否能夠同時評述；如果不同，涉及“不支持”的技術特徵與其在創造性評述時的參照系不相同，參照於不同的要解決技術問題，對技術特徵的預見能力也可以存在不同，並不必然會涉及衝突矛盾的問題。

同時，在判斷區別特徵是否為常識時,技術特徵不能孤立地看待，而是需要結合起來全面確定技術特徵所屬的技術領域,待解決的技術問題以及可實現的技術效果。假如評述了權利要求得不到說明書的“不支持”，就代表著該技術特徵在針對於說明書中聲稱解決的技術問題時，並不是公知常識；而評述了同時權利要求缺乏創造性，則代表著該技術特徵在針對於現有技術實際解決的技術問題時，屬於本領域的公知常識。由此可見，針對於並不相同的技術問題和技術效果，同一技術特徵是否為公知常識認定結果確實可能不同，所以，此時同時評述權利要求不具備創造性和“不支持”的缺陷，並不必然會存在邏輯上的矛盾。

五、結論

綜上可以看出，在我國現行的專利法中，對權利要求的創造性和以說明書為依據，是從不同的維度對權利要求的合法性進行了規範和調整，共同保障專利制度的運行符合立法目的。在同時對上述兩條款進行評述時，若二者所針對的特徵不同，或針對的所解決的技術問題不同時，可以分別予以認定。