商標使用時該如何避免成爲「咖啡伴侶」這樣的「通用名稱」?

在你的認知當中,“咖啡伴侶”是什麼東西?

Well,你第一反應一定是使咖啡變濃變白的白色奶!精!吧!

不要跟我講植脂末這麼高端的名字

度娘分分鐘告訴你植脂末又名奶精

但其實“咖啡伴侶”是瑞士雀巢產品有限公司旗下的注!冊!商!標!

雀巢公司是全球知名食品製造商和銷售商,也是最早進入我國的外商投資企業之一。

1988年,東莞雀巢公司業已成立,其主營產品為咖啡、咖啡用植脂末等商品。

1988年5月,雀巢公司即在我國申請註冊了第360860號“咖啡伴侶”商標,核准使用在第29類牛奶、咖啡用植脂末等商品上,該商標於1989年9月正式被核准註冊。

商標使用時該如何避免成為“咖啡伴侶”這樣的“通用名稱”?

2017年5月,雀巢公司以侵犯商標權為由,將後谷公司起訴至朝陽法院,認為後谷公司通過官方網站、天貓商城、京東商城、1號店、蘇寧易購等線上線下大量生產銷售的標註“咖啡伴旅”字樣的植脂末產品,侵犯其持有的“咖啡伴侶”註冊商標專用權,給其造成巨大經濟損失。

這場糾紛到目前也沒完,日前,本次商標侵權案才在北京市朝陽區人民法院開庭審理。

庭審中,針對雀巢公司的侵權指控,後谷公司辯稱,雀巢公司據以主張商標權的“咖啡伴侶”屬於植脂末等商品的通用名稱,其功能是和咖啡一起使用,用來改善咖啡品味和濃度等。

同時提交了大量證據希望證明“咖啡伴侶”已經淡化為咖啡用植脂末等商品的通用名稱——

比如說,有大量企業註冊的經營範圍中都包含銷售“咖啡伴侶”商品;零點調查公司進行的“咖啡伴侶”公眾認知情況調查報告顯示,高達近90%的消費者將“咖啡伴侶”等同於植脂末等咖啡調味品;甚至包括咖啡行業協會關於“咖啡伴侶”系植脂末等商品通用名稱的說明等。

雖然庭審結束後,法庭並未當庭宣判,而原被告雙方也都表示不接受調解,但不妨礙我們藉此對“通用名稱”進行探討,尤其是商標如何淪為“通用名稱”的,對後來者有很大的警醒和借鑑意義——

通用名稱的定義

通用名稱是指某一類商品或者服務的名稱,包括行業內的規範名稱和商業實踐中約定俗成的別稱、簡稱、俗稱等。

商標淪為通用名稱,便是指商標在使用中因多種因素逐漸被削弱其區分商品或服務來源的功能,顯著性逐漸退化,成為在某一類商品或服務共有領域中人人都可以使用卻無法為原註冊人專有使用的現象。

例如“阿司匹林”原為德國拜耳公司的感冒藥品商標,現已淪為乙酰水楊酸藥品的通用名稱,尼龍原是杜邦公司的商標,現已成為尼龍產品的通用名稱。

商標法中與通用名稱相關的規定有:

①商標註冊時:僅有商品的通用名稱,不得作為商標註冊。(商標法第11條)

②商標註冊後:註冊商標成為其核定的商品的通用名稱,任何人可以申請撤銷。(商標法第49條第2款)

③商標註冊後:註冊商標中含有本商品的通用名稱,權利人無權禁止他人正當使用。(商標法第59條第1款)

為什麼商標會淪為通用名稱

首先是商標本身就存在顯著性不高的問題,但在商標審查越發嚴格的國內環境中,這部分多是歷史遺留問題——立法之初審查不嚴格、法律不完善造成的。但對後來者還是有其警示的意義:具備一定顯著性是商標註冊的必要條件,也是一個商標能使消費者區分商品或服務來源的本質特徵。

其次是商標權利人的使用和管理的不當,這是比較常見的原因之一。一方面商標權利人在商標宣傳時掉以輕心,或直接將商標使用在商品包裝上卻不與商品的名稱相連接,或放大顯示了商標、把商標置於包裝的顯眼位置,再配以高密度、大強度的廣告投放,很有可能使得該商標在贏得市場知名度的同時,卻使消費者誤以為商標名等同於商品名,因此導致顯著性大幅下降。

又或者產品因一時的獨特性和稀缺性,缺少同類產品形成有力競爭,因而在相關市場中處於壟斷地位時,如果對產品的商標的宣傳力度過大,也很容易導致商標成為商品的代名詞。

另一方面,當市場上出現了其他經銷商,甚至媒體、消費者都直接將產品的商標當做商品名稱來使用時,商標權人卻不及時加以制止和干涉,那麼也有可能產生淪為通用名稱的結果。

譬如廣為人知的“優盤案”,早在2001年就在第9類計算機存儲器等商品上的“優盤”商標,因為國內信息產業逐漸發達,開始被同業經營者、計算機從業人員和消費者都將優盤作為計算機存儲器的通用名稱來使用,權利人卻管理不當,甚至在自己的營業執照的“經營範圍”,也將“優盤”也列為了一項商品名稱,在包裝上沒有讓商標後連接商品名稱,最終甚至導致商標被撤銷。

另一個常見原因則是來自外部——競爭對手的惡意淡化或市場的“跟風效應”。

如果同行業中的競爭者出於打壓對手的意圖,將對方的商標名稱當做商品名稱使用,而商標權利人對此不加以干涉和制止,那麼該商標作為商品名稱使用的情形將越來越普遍,最終也會導致廣大消費者認為商標名稱是商品名稱。

另一方面,一款產品或服務的爆紅往往會促使同行進行跟風,彷彿只要貼上了跟它同一個名字,就能“共享”一整片市場。而面對同行“蹭名氣”的行為,商標權利人若不及時維權,則很可能眼睜睜看著自己註冊的商標成為業內人人皆可共用的名字,最終導致商標權的喪失。

前者有 “吉普”越野車的例子,吉普本是克萊斯勒公司的一款越野車品牌,且是註冊商標,但其進入中國市場之後,國內汽車行業卻將其作為越野車的代名詞並長期使用,最終導致消費者對“吉普”和越野車的概念產生混淆。雖然最後權利人終於來中國維權成功,但吉普與越野車之間的等同關係早已在同行的“宣傳”下深入人心。

後者則可見我國的“解百納”案和重慶“陳麻花”案,其間也有類似的情況及關於“通用名稱”的界定。

司法實踐中如何判定“通用名稱”

在撤銷“優盤”商標註冊的裁定書中,商標評審委員曾提出:

“認定爭議商標是否僅由其指定商品的通用名稱構成,應綜合考慮下列因素:其一,爭議商標的文字含義;其二,爭議商標註冊人自身對該文字的認知與使用情況;其三,同行業經營者及消費者對該文字的認知與使用情況。”

因此,在司法實踐中我們可以從主客觀兩個方面進行判定,主觀方面自然是要考慮權利人自己是否存在管理、使用上的過錯,如存在放任自流、維權不及時的主觀過錯導致商標退化為通用名稱,那麼自然權利人也需主動承擔商標退化的法律後果。

而客觀來看,一方面考慮商標本身的含義是否具備顯著性,一方面需要考慮公眾的認知,考慮相關公眾對商標的直接聯想是否就是商品的通用名稱。

如何避免自己的商標淪為通用名稱

①選用顯著性強的標記註冊商標。

不要使該標記與所使用的商品有字面上的直接聯繫,至少不能過於簡單粗暴,使消費者看到商標就能直接聯想到商品的功能、用途、材質等特徵。而應該使用富有創意的文字和圖形來匹配商品的定位,降低商標發展成為通用名稱的機率;

②權利人要合法合理使用商標,加強對商標的管理。

一方面在使用時,注意商標與商品名稱應儘量連接使用,避免直接以商標名稱代替商品名稱進行銷售或廣告宣傳,避免在廣告宣傳時誇張強調商標的部分,此外,要切記清晰標註商標的已註冊標誌;

③關注行業內市場動態,加強警惕。

一旦發現競爭對手惡意將自己已註冊商標與商品名稱、其他描述性說明加以混同的行為時,或者有消費者將商標當做商品名稱使用的趨勢時,要及時加以制止,輕則書面通知或刊登報紙雜誌公告,要求立即停止不當使用行為,以便儘快消除商標退化的隱患;重則可展開積極救濟和維權,在書面通知無效後,及時提起侵權訴訟。

另外,還要防止商標作為商品名稱被列入國家標準、行業標準、工具書、詞典等文件中。這類情況在藥品名稱和商標衝突的案例中,尤為突出。

④加強商標的品牌化概念、設立完整商標發展戰略。以主商標為中心設立系列商標,產品多元化發展,防患於未然。


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