11.26 商標撤銷情形“通用名稱”“連續三年不使用”“不良影響”的認定

我國商標的註冊量近年來呈現爆發式的增長,然而在註冊商標數量巨量增長的背後,由於認識的落後和利益的驅動,存在著著許多不符合規定或標準的商標已經被准予註冊的情況。商標權人應當意識到並非商標已經註冊成功便一勞永逸取得相關權利,不符合規範的商標仍有可能經商標局主動撤銷或經其他個人、主體申請撤銷。本文以3個案例來展示商標被撤銷的情況和相關認定,供讀者參考。

商標撤銷情形“通用名稱”“連續三年不使用”“不良影響”的認定

一、案例1

註冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱(席夢思)

(一)基本案情

1935年,美夢公司正式在上海開辦了工廠,SIMMONS被譯為讀音近似且代表質量和寓意的“席夢思”。20世紀30年代的《申報》上曾刊登SIMMONS席夢思床墊的廣告,後因戰爭原因美夢公司逐漸淡出中國市場,但“席夢思”這三個字已為中國公眾所熟知。

2005年,SIMMONS席夢思重回中國市場。目前,美夢公司已在華北、華中和華南等重要省市已開設80餘家門店,主要經營高檔彈簧床墊、舒適椅、沙發等傢俱產品。

國家工商行政管理總局商標評審委員會認為:“席夢思”商標在“傢俱;長沙發;床墊;床;彈簧床墊;墊褥(亞麻製品除外);軟墊“等商品上屬於《商標法》第十一條第一款第(一)項規定商品的通用名稱,因此“席夢思”在上述床墊等商品上不能作為商標註冊。

(二)裁判觀點

首先,中國的相關公眾已普遍認為席夢思指代彈簧床墊商品,應當認定席夢思構成約定俗成的通用名稱。其次,在現代漢語辭典中,SIMMONS席夢思是西式彈簧床的泛稱,彈簧床被直接稱為SIMMONS席夢思,席夢思直接解釋為彈簧床墊。最後,在本案申請商標的申請日2013年7月22日之前,席夢思已經成為彈簧床墊的代名詞。

以申請商標申請日時的事實狀態為準,相關公眾普遍認為席夢思能夠指代床墊商品,且現代漢語辭典也將席夢思列為彈簧床墊的商品名稱,故商標評審委員會、一審、二審法院認定申請商標為通用名稱並無不當。

(三)律師視角

1.通用名稱的範疇

(1)依據法律規定或者國家標準、行業標準屬於商品通用名稱的,應當認定為通用名稱。

(2)相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的,應當認定為約定俗成的通用名稱。被專業工具書、辭典等列為商品名稱的,可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。

(3)約定俗成的通用名稱一般以全國範圍內相關公眾的通常認識為判斷標準。對於由於歷史傳統、風土人情、地理環境等原因形成的相關市場固定的商品,在該相關市場內通用的稱謂,人民法院可以認定為通用名稱。

(4)訴爭商標申請人明知或者應知其申請註冊的商標為部分區域內約定俗成的商品名稱的,人民法院可以視其申請註冊的商標為通用名稱。

2.時間維度上通用名稱的認定

人民法院審查判斷訴爭商標是否屬於通用名稱,一般以商標申請日時的事實狀態為準。核准註冊時事實狀態發生變化的,以核准註冊時的事實狀態判斷其是否屬於通用名稱。

3.如何合理使用商標,使其避免淪為通用名稱

在商標的註冊申請時應選擇顯著性較強的商標,進行商標意義上的使用。在商品宣傳推廣過程中要尤其注意區分商品名稱和商標,避免直接以商標名代替產品名使用的行為。對於他人將其註冊商標作為商品名稱或其他描述性說明等,應當及時啟動維權行動,要求立即停止不當使用行為,防止商標在市場上作用通用指代名而淡化其顯著性。

二、案例2

連續三年停止使用註冊商標(lamy)

(一)基本案情

廣州惠恆源經濟發展有限公司(簡稱惠恆源公司)於2008年8月28日向國家工商行政管理總局商標局(簡稱商標局)提出“LAMY”商標(簡稱複審商標)註冊申請,商標號為6924534號,專用權自2010年10月28日起至2020年10年27日止,指定使用在第9類潛水服、防護面罩、潛水裝置、潛水面具、防護帽商品上。約瑟樂美有限公司(簡稱約瑟樂美公司)於2013年10月29日就該商標向商標局提出連續三年不使用的撤銷申請。該案件歷時近4年,經過撤三申請、撤三複審、一審、二審,最終以複審商標被撤銷結案。

(二)裁判觀點

本案的焦點有兩點:1、惠恆源公司使用的游泳鏡與核定使用的潛水服、防護面罩、潛水裝置、潛水面具、防護帽是不是屬於類似商品;2、在類似商品上的使用是不是撤銷制度中真實有效的商標使用。


關於第一個焦點,“潛水服、防護面罩、潛水裝置”等商品屬於第9類0919群組安全救護器具,“游泳鏡”屬於非規範商品產品項目,“游泳護目鏡”商品在2016年新增錄入《類似商品和服務區分表》(簡稱《區分表》)09類0919群組。早在2010年有權利人申請了的“游泳鏡(眼鏡)”獲得了註冊核准。《最高人民法院關於商標法修改決定施行後商標案件管轄和法律適用問題的解釋》第九條規定,除本解釋另行規定外,商標法修改決定施行後人民法院受理的商標民事案件,涉及該決定施行前發生的行為的,適用修改前商標法的規定;涉及該決定施行前發生,持續到該決定施行後的行為的,適用修改後商標法的規定。因此,應該適用舊的商標法及《區分表》,即“游泳鏡”並不歸屬於0919群組,且兩審法院均認為:潛水活動有一定的專業性,潛水用具的消費群體、銷售途徑等與游泳用具均有一定的差別,不應認定為類似商品。

關於第二個焦點,連續三年停止使用的撤銷制度的設立初衷是對商標權利人的限制,對其他利益相關人的救濟,因此撤銷制度中對於商標使用不應擴大保護到類似商品的使用,撤銷商標使用應當以核定的商品使用為限。

(三)裁判意義

兩審法院不認可惠恆源公司提交的商標使用證據,合情合理,在此也給商標申請人在商標註冊申請保護時敲醒了警鐘。

第一、商標申請人在提交註冊申請時務必選擇與實際使用商品最為密切的、最符合《區分表》商品名稱表述的項目名稱提交申請註冊,以便商標實際使用過程中獲得實質的保護,也避免商標資源的閒置。

第二、雖然《實施條例》要求商標申請應當按照公佈的《區分表》填報。但是對於非規範的項目名稱給了救濟途徑:應當附送對該商品或者服務的說明,此外對於不符合要求的項目名稱提供的商標補正的機會。因此,商標申請人有實際使用產品,該商品項目又不在《區分表》之列,不妨用實際使用名稱申報待審查員定奪。

第三、市場經濟發展迅速,《區分表》雖然與時俱進年年修訂,但是滯後明顯,且商品實際使用過程中商品名稱常常具有中國特色,因此商標申請應該密切關注《區分表》的修訂情況,及時補充與公司實際使用商品最規範的商品進行註冊申請。

(四)律師視角

1.“實際使用”的判定

(1)商標權人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標權人意志的使用,均可認定屬於實際使用的行為。

(2)實際使用的商標與核准註冊的商標雖有細微差別,但未改變其顯著特徵的,可以視為註冊商標的使用。

(3)沒有實際使用註冊商標,僅有轉讓或許可行為,或者僅有商標註冊信息的公佈或者對其註冊商標享有專有權的聲明等的,不宜認定為商標使用。

(4)如果商標權人因不可抗力、政策性限制、破產清算等客觀事由,未能實際使用註冊商標或者停止使用,或者商標權人有真實使用商標的意圖,並且有實際使用的必要準備,但因其他客觀事由尚未實際使用註冊商標的,均可認定有正當理由。

(5)商標的“使用”行為應以核定使用的商品為限

(6)象徵性使用不構成商標的實際使用行為

2.商標使用在指定商品上的具體表現形式

(1)採取直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標附著在商品、商品包裝、容器、標籤等上,或者使用在商品附加標牌、產品說明書、介紹手冊、價目表等上;

(2)商標使用在與商品銷售有聯繫的交易文書上,包括使用在商品銷售合同、發票、票據、收據、商品進出口檢驗檢疫證明、報關單據等上;

(3)商標使用在廣播、電視等媒體上,或者在公開發行的出版物中發佈,以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標或者使用商標的商品進行的廣告宣傳;

(4)商標在展覽會、博覽會上使用,包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商標的印刷品以及其他資料;

(5)其他符合法律規定的商標使用形式。

3. 商標使用在指定服務上的具體表現形式

(1)商標直接使用於服務場所,包括使用於服務的介紹手冊、服務場所招牌、店堂裝飾、工作人員服飾、招貼、菜單、價目表、獎券、辦公文具、信箋以及其他與指定服務相關的用品上;

(2)商標使用於和服務有聯繫的文件資料上,如發票、匯款單據、提供服務協議、維修維護證明等;

(3)商標使用在廣播、電視等媒體上,或者在公開發行的出版物中發佈,以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標或者使用商標的服務進行的廣告宣傳;

(4)商標在展覽會、博覽會上使用,包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商標的印刷品及其他資料;

(5)其他符合法律規定的商標使用形式。

4.連續三年停止使用的正當理由

(1)不可抗力

(2)政府政策性限制

(3)破產清算

(4)其他不可歸責於商標註冊人的正當事由

三、案例3

具有不良影響而撤銷(海關)

(一)基本案情

臨沂市某褲業有限公司第1218539號圖形商標與海關關徽近似,註冊商標局以違反了《商標法》第十條第一款第(一)項的規定撤銷了該圖形商標。

商標撤銷情形“通用名稱”“連續三年不使用”“不良影響”的認定

(二)裁判觀點

複審商標的圖形組合方式及整體外觀與中華人民共和國海關關徽構成近似,將與海關關徽近似的圖形作為商標註冊、使用,有損海關關徽的嚴肅性及中國海關的尊嚴,會造成不良社會影響。海關關徽的商神手杖代表國際貿易,鑰匙象徵海關為祖國把關,海關關徽寓意中國海關依法實施進出境監督管理,維護國家的主權和利益,促進對外經濟貿易發展和科技文化交往。複審商標的圖形與海關關徽相比,僅有細微差異,在整體構圖和視覺效果上相近,相關公眾施以一般注意力不易覺察。依據《商標法》第十條第一款第(八)項的規定,複審商標應予撤銷。申請人所稱沒有刻意模仿海關關徽的惡意,以及申請人長期使用複審商標,如果撤銷該商標會給申請人造成難以估量的損失,對申請人來說顯失公平等,均不能成為維持複審商標註冊的理由。

(三)律師視角 

1.“有其他不良影響”的兩個要件:

一是侵害的主體是商標標識本身,二是侵害的客體是公共利益和公共秩序。“不良影響”並不以商標註冊人的主觀惡意為要件。

2.因“不良影響”因素被撤銷或駁回的商標:

(1)商標語義含義消極,格調不高【“MLGB”商標】

(2)註冊將會容易傷害宗教感情,產生不良影響【“泰山大帝”商標】

(3)故人姓名註冊商標將產生不良影響【“李興發”酒精飲料商標】

(4)不利於宣揚正確、積極、健康的社會主義道德風尚【“臭榴芒”商標】

(5)政治上將會產生不良影響【“釣魚島”商標】

(6)對成語中特定詞彙的認知產生不良的社會影響【“無巧不成叔”商標】

(7)其他

3.“不良影響”的判斷時間

“不良影響”的判斷標準應以商標審查日的情況為準。對有關商標註冊條件的司法審查,無論是合法性、顯著性還是其他方面的審查,往往具有較長的時間跨度,因而應當以審查日的事實而非申請日的事實為準,尊重已經形成的公共利益和公共秩序。

法條鏈接:

[1]《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》

第十條 訴爭商標屬於法定的商品名稱或者約定俗成的商品名稱的,人民法院應當認定其屬於商標法第十一條第一款第(一)項所指的通用名稱。依據法律規定或者國家標準、行業標準屬於商品通用名稱的,應當認定為通用名稱。相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的,應當認定為約定俗成的通用名稱。被專業工具書、辭典等列為商品名稱的,可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。

  約定俗成的通用名稱一般以全國範圍內相關公眾的通常認識為判斷標準。對於由於歷史傳統、風土人情、地理環境等原因形成的相關市場固定的商品,在該相關市場內通用的稱謂,人民法院可以認定為通用名稱。

  訴爭商標申請人明知或者應知其申請註冊的商標為部分區域內約定俗成的商品名稱的,人民法院可以視其申請註冊的商標為通用名稱。

  人民法院審查判斷訴爭商標是否屬於通用名稱,一般以商標申請日時的事實狀態為準。核准註冊時事實狀態發生變化的,以核准註冊時的事實狀態判斷其是否屬於通用名稱。

[2]《商標法》第四十九條第二款 註冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用的,任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該註冊商標。

[3]《商標法》第五十六條 註冊商標的專用權,以核准註冊的商標和核對使用的商品為限。

[4]《商標法實施條例》第六十六條 有商標法第四十九條規定的註冊商標無正當理由連續3年不使用情形的,任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該註冊商標,提交申請時應當說明有關情況。商標局受理後應當通知商標註冊人,限其自收到通知之日起2個月內提交該商標在撤銷申請提出前使用的證據材料或者說明不使用的正當理由;期滿未提供使用的證據材料或者證據材料無效並沒有正當理由的,由商標局撤銷其註冊商標。

前款所稱使用的證據材料,包括商標註冊人使用註冊商標的證據材料和商標註冊人許可他人使用註冊商標的證據材料。

以無正當理由連續3年不使用為由申請撤銷註冊商標的,應當自該註冊商標註冊公告之日起滿3年後提出申請。

[5]最高人民法院印發《關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》的通知

20、人民法院審理涉及撤銷連續三年停止使用的註冊商標的行政案件時,應當根據商標法有關規定的立法精神,正確判斷所涉行為是否構成實際使用。

  商標權人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標權人意志的使用,均可認定屬於實際使用的行為。實際使用的商標與核准註冊的商標雖有細微差別,但未改變其顯著特徵的,可以視為註冊商標的使用。沒有實際使用註冊商標,僅有轉讓或許可行為,或者僅有商標註冊信息的公佈或者對其註冊商標享有專有權的聲明等的,不宜認定為商標使用。

  如果商標權人因不可抗力、政策性限制、破產清算等客觀事由,未能實際使用註冊商標或者停止使用,或者商標權人有真實使用商標的意圖,並且有實際使用的必要準備,但因其他客觀事由尚未實際使用註冊商標的,均可認定有正當理由。

[6]《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第三條規定:“人民法院在審查判斷有關標誌是否構成具有其他不良影響的情形時,應當考慮該標誌或者其構成要素是否可能對我國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響。”

[7]《商標法》第十條 下列標誌不得作為商標使用:(八)有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的


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