說明書是權利要求之母,但卻是後媽?

第1則 權利要求的字面含義是清楚的,則無需甚至不能根據說明書來解釋權利要求?

筆者最近代理的一起專利無效行政訴訟案件,涉及到對權利要求中的技術特徵是否可以根據說明書進行解釋的問題,具有一定的代表性。

涉案專利涉及一種移動工裝板,說明書背景技術中記載:在自動化物料輸送流水線,經常會用到工裝板,放置有工件的工裝板沿著流水線依次經停各個工位,部分生產工序需要(通過設置在流水線下的頂升旋轉機——筆者注)將工件轉動一定角度。涉案專利的改進點在於:在移動工裝板的支撐架上具有相互垂直設置的X杆和Y杆(也是與最接近對比技術最關鍵的一個的區別特徵)。

在說明書技術效果部分載明:相互垂直設置的X杆和Y杆使得轉動時軸心固定,避免載物臺晃動,提高了該移載工裝板的穩定性和可靠性。而說明書具體實施例部分進一步記載:所述支撐架4設置有相互垂直設置的X杆61和Y杆62,起到支撐載物臺1作用的同時, X杆61和Y杆62可嵌入頂升旋轉機的導向槽,將該工裝板從上向下放置,使X杆61和Y杆62滑入導向槽,即可實現工裝板與頂升旋轉機的準確穩固連接, 使得X杆61和Y杆62與外部零部件連接便利。兩個相互垂直的導向槽與X杆61、 Y杆62連接後,可限制該工裝板在水平方向的平移自由度和垂直於水平方向的旋轉自由度,在頂升旋轉機驅動工裝板轉動時, 避免該工裝板與頂升旋轉機發生相對錯動。

複審委在無效宣告請求審查決定中認為,證據2中位於載物平臺下方的支撐架由相互垂直設置的橫杆和縱杆組成,其作用與涉案專利的X杆、Y杆相同,均是用於支持載物平臺,涉案專利相對於證據1(最接近對比技術)與證據2的結合不具有創造性。


說明書是權利要求之母,但卻是後媽?


行政訴訟一審維持了複審委的無效決定,一審法院認為:涉案專利中相互垂直的X杆和Y杆,其作用雖在說明書中提到可限制該工裝板在在水平方向的平移自由度和垂直於水平方向的旋轉自由度,在頂升旋轉機驅動工裝板轉動時,避免該工裝板與頂升旋轉機發生相對錯動,但在權利要求1中卻僅體現為“所述支撐架(4)設置有X杆(61)和Y杆(62),X杆(61)和Y杆(62)相互垂直設置”,其中並無關於旋轉機構等其他部件結構的限定,故二者的作用均是作為支撐架部件支撐載物臺。

如此,“說明書是權利要求之母”豈不是成為了一句空話?難道是後媽不成?

第2則 權利要求的解釋需要前提條件嗎?

國家知識產權局某審查員在《論權利要求保護範圍解釋的原則、時機和方法》一文就認為“權利要求保護範圍的解釋是積極和主動的,但是具備一定的前提條件,在權利要求的術語存在特定含義、或者說明書明確放棄某些技術方案、或者權利要求所包含的某些技術方案無法實現、或者權利要求的術語存在多種含義等情況下,應當對於權利要求進行解釋。但是,不能將解釋混同於限制。”(張鵬,《專利法研究(2009)》2010-07-01)。

認為權利要求的解釋需要前提條件的最權威的出處,源自最高人民法院在寧波市東方機芯總廠訴江陰金鈴五金製品有限公司發明專利侵權糾案【(2001)民三提字第1號】中的認定:“在確定專利權的保護範圍時,既不能將專利權保護範圍僅限於權利要求書嚴格的字面含義上,也不能將權利要求書作為一種可以隨意發揮的技術指導。確定專利權的保護範圍,應當以權利要求書的實質內容為基準,在權利要求書不清楚時,可以藉助說明書和附圖予以澄清,……。確定專利權的保護範圍,應以權利要求書的內容為準,說明書和附圖用於解釋權利要求。說明書和附圖只有在權利要求書記載的內容不清楚時,才能用來澄清權利要求書中模糊不清的地方,說明書和附圖不能用來限制權利要求書中已經明確無誤記載的權利要求的範圍。”

北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2013)》第十一條規定“對權利要求的解釋,包括澄清、彌補和特定情況下的修正三種形式……”,雖然在2017年修訂版對此條內容作出微調“對權利要求的解釋,包括但不限於澄清、彌補和特定情況下的修正三種形式……”,但是仍然給人權利要求的解釋需要具備前提條件的印象。

第3則 說明書是權利要求之母——權利要求的解釋就是理解和確定權利要求含義的過程

目前國知局和法院通常採用的創造性判斷“三步法”中,確定發明與最接近對比技術的區別技術特徵和發明實際解決的技術問題是非常關鍵的步驟,這也是判斷髮明是否對最接近的現有技術做出了實質性貢獻的關鍵。雖然說明書中記載的技術問題可能與確權程序中相對於最接近對比技術重新確定的技術問題不同,但是說明書對於準確理解發明的整體技術方案、尤其是發明構思仍然是不可或缺的。

最高人民法院在(2010)知行字第53-1號行政裁定書(精工愛普生株式會社與國家知識產權局專利複審委員會、鄭亞俐、佛山凱德利辦公用品有限公司、深圳市易彩實業發展有限公司發明專利權無效行政糾紛案件)中明確指出:“權利要求不可能對發明所涉及的全部問題表述無遺,需要通過說明書對要求保護的技術方案的技術領域、背景技術、發明內容、附圖及具體實施方式等加以說明。

為此,專利法明確規定了權利要求書和說明書之間的關係,要求說明書應該充分公開發明的技術方案,使得所屬技術領域的技術人員能夠實現;權利要求書應當以說明書為依據,清楚、簡要地限定要求專利保護的範圍。在專利法的上述法定要求下,說明書記載的上述內容對於理解權利要求含義更是不可或缺,兩者具有法律意義上的密切關聯性。說明書的上述內容構成權利要求所處的語境或者上下文,只有結合說明書的記載,才能正確理解去權利要求書的含義。在這一意義上,說明書乃權利要求之母,不參考說明書及附圖,僅僅通過閱讀權利要求書即可正確理解權利要求及其用語的含義,在通常情況下是不可能的。權利要求的解釋就是理解和確定權利要求含義的過程。在這個過程中,必須結合說明書及其附圖才能正確解釋權利要求。”

2019年12月13日,隨著首例生物基因技術藥物專利申請複審行政案件的落槌,最高人民法院知識產權法庭2019年“集中宣判周”正式收官。最高人民法院在該案判決書中指出:“那些表面上看似顯而易見的發明事實上也可能具有創造性。面對所要解決的客觀的技術問題,本領域普通技術人員從現有技術中可以獲知的啟示原則上應該是具體、明確的技術手段,而不是抽象的想法或者一般的研究方向。脫離申請日時本領域技術人員的實際認知,僅僅依據研究方向的一致性和本領域的抽象、普遍需求來認定現有技術存在技術啟示,容易低估發明的創造性。”

在宣判後舉行的“最高人民法院知識產權法庭集中宣判周各界旁聽代表座談會暨媒體集體採訪會”上,該案審判長朱理法官在發言中進一步表示:“從案件亮點來說,該案在創造性判斷及如何避免後見之明兩方面具有指導意義。創造性判斷要考慮專利申請與現有技術的區別,考慮該區別在發明技術方案整體中發揮什麼作用,解決什麼樣的技術問題。本案我們提出創造性標準要和說明書充分公開等其他標準區分開,使創造性標準更加穩定、一致。同時,要全面謹慎客觀地評估發明的創造性,充分理解和尊重發明的實質貢獻,避免事後諸葛亮的思維誤區。”  



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