註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件處理規則


註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件處理規則


最高人民法院《關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定》(法釋[2008]3號,以下簡稱《規定》)經最高人民法院審判委員會第1444次會議通過,於2008年2月18日公佈,自2008年3月1日起施行。為便於司法實踐中正確理解和適用,本文對《規定》制定的背景、過程和主要內容作如下介紹。

一、《規定》的起草過程和指導思想

(一)起草的背景和過程

近年來,涉及商業標識的各類知識產權權利衝突民事糾紛增多,不僅在經濟生活中受到廣泛的關注,也因為這類案件涉及的一些法律適用問題不明確,成為知識產權審判中的難點和熱點。由於知識產權權利的取得是依據不同的知識產權法律規範,各類知識產權權利產生的方式有所不同。如作品的著作權是自創作完成自動產生;反不正當競爭法規定的知名商品的特有名稱、包裝和裝潢的權利基於經營使用和具有市場知名度而產生;商標權、專利權、企業名稱權則要經不同的行政機關依法註冊、登記產生。當這些知識產權被不同的權利人擁有時,不同權利的存在和行使就可能產生衝突。當前這些權利衝突主要表現為註冊商標之間、註冊商標與企業名稱、著作權和外觀設計專利之間以及企業名稱之間的權利衝突等,還表現為不規範使用註冊商標和企業名稱、在境外註冊企業名稱在境內使用所產生的權利衝突等各種形式。

有效解決這些權利衝突,既是保護當事人合法權益的需要,也是制止不正當競爭、規範市場經濟秩序的迫切要求。通過幾年的司法實踐,人民法院在審理權利衝突糾紛案件中進行了積極的探索,積累了經驗,形成了諸多共識。為進一步正確審理此類糾紛案件,統一法律的具體應用標準,針對審判實踐中迫切需要解決且認識比較成熟的問題,最高人民法院啟動了《規定》的起草工作。

《規定》在起草過程中經過了充分的調查研究和廣泛的徵求意見。2004年初,最高人民法院即對涉及知識產權權利衝突的案件進行調查研究。在專項調研的基礎上,著手相關規定和解釋的起草工作。在此後近3年的時間裡,除廣泛徵求法院系統內部的意見外,還先後徵求了全國人大法工委、國務院法制辦、國家版權局、國家知識產權局、國家工商行政管理總局、企業登記局、外資註冊局等行政管理部門的意見,慎重研究,幾易其稿。2005年12月至2006年2月,司法解釋稿通過互聯網絡公開徵求社會意見,引起廣泛的社會關注,共收到律師協會、學者、企業、外商投資品牌保護委員會及其他有關人員等意見百餘條,在認真研究吸收這些意見的基礎上形成新的修改稿。2006年4月至8月,修改稿又經過進一步修改,再次徵求立法和有關行政執法機關的意見以及最高人民法院各有關部門的意見,形成送審稿,由最高人民法院審判委員會討論通過。

(二)起草的指導思想

雖然商標法、專利法有申請註冊的商標和授予專利權的外觀設計不得與他人在先取得的合法權利相沖突的原則性規定,但在民事訴訟中如何解決有關權利衝突,並沒有具體的法律適用標準。知識產權權利衝突既涉及不同知識產權權利主體行使權利的範圍和界限,也涉及授權機關有關職能的劃分和銜接;不僅涉及各類知識產權糾紛案件的實體審理標準,法律適用的程序性問題也較為突出。在起草《規定》的過程中,最高人民法院致力於從實際出發,以解決司法實踐中的突出問題為目標,並注意妥善處理行政權和司法權的關係。

第一,在現行法律規定和適用標準的框架下,解決實踐中遇到的突出問題。

在不斷研究和總結審判經驗的過程中,《規定》的起草思路幾經變化,從當初致力於全面解決所有知識產權的權利衝突,到現在集中關注註冊商標、企業名稱與其他在先權利之間的衝突;從當初試圖在實體上對權利衝突的法律適用予以指引,到如今聚焦註冊商標或者企業名稱與其他在先權利衝突的程序性問題,反映了《規定》不求全面和系統,而只是在現行法律規定和適用標準的框架下,解決實踐中遇到的突出問題的指導思想。當然,調研和起草過程也是深化認識和統一思想的過程,在此過程中,對於一些重要的法律問題已達成共識,沒有必要再作出具體規定。

在權利衝突專項調研和起草規定的初期,關於權利衝突命題的真偽、司法程序和行政程序的銜接等有關問題都曾存在過爭議和分歧。曾有學者稱權利衝突是個偽命題,所謂的權利衝突都是涉及知識產權的侵權行為,稱其為衝突實質上掩蓋了侵權行為的本來面目。關於權利衝突的含義、原因及類型,最高人民法院曾在《關於全國部分法院知識產權審判工作座談會紀要》(法[1998]65號)文件中提及:“知識產權權利衝突是反映對爭議的智力成果或者標記,原、被告雙方均擁有知識產權。造成權利衝突的原因,主要是因為我國對知識產權審查授權的部門不同,這些知識產權授權的最終審查權不在人民法院”。鑑於權利衝突的提法已在理論界和司法實踐中約定俗成,且有相應的法律規定支撐,如商標法第九條就有“申請註冊的商標,應當具有顯著性,便於識別,不得與他人在先取得的權利相沖突”的規定,因此,《規定》沿用了“權利衝突”的提法。《規定》的內容之所以沒有面面俱到,沒有系統地將權利衝突的含義、類型、處理原則、法律適用標準等作全面的規定,除在起草過程中許多問題已形成共識外,還由於其爭議的具體的民事法律關係都有相應的法律規範予以調整,最高人民法院也已有一些相應的司法解釋,如商標、著作權、專利、不正當競爭、網絡著作權、網絡域名、植物新品種等司法解釋對於有些權利衝突的處理已作明確的規定,沒必要再予重複。考慮到各類知識產權各具特點以及我國企業名稱登記與商標註冊制度的差異,涉及註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的情形較為常見,特別是將他人作品或者企業名稱字號註冊為商標,或者將他人有一定影響的商標或者企業名稱字號作為自己的企業名稱和字號,傍名牌、搭便車的行為較為突出,分歧較大,《規定》將內容集中在這些權利衝突問題的解決上。

第二,準確把握民事司法處理的定位,妥善處理民事司法與行政處理的關係。

在依法審理知識產權權利衝突的案件中,如何處理司法程序和行政程序的銜接和協調,一直是《規定》起草過程中需要解決的重要問題之一。

當不同的權利構成衝突時,人民法院能否直接受理和判定某一經行政程序確認的權利構成對其他權利的侵犯?對此問題曾有三種主要做法和觀點:一是行政程序排斥民事訴訟程序。理由是經行政程序獲得的民事權利,只能經過行政程序以及與其相對應的行政司法程序才能消滅,法院不宜以民事訴訟解決此類糾紛。如原告蜜雪兒開發股份有限公司訴被告蜜雪兒服飾(北京)有限公司侵犯商標專用權、不正當競爭糾紛案中,法院認為:“被告的企業名稱是經工商行政管理機關登記和批准,雖該企業名稱中的蜜雪兒與原告的註冊商標相同,也確實會給普通消費者造成混淆,但如何調整這種關係,目前法無規定,且對企業名稱登記的異議不屬於人民法院案件管轄的範圍,原告可向工商行政管理機關請求”。該案二審法院也認為,當事人雙方各自擁有的註冊商標專用權和企業名稱權理應受到法律的保護,任何一方當事人在沒有啟動行政撤銷程序的情況下,即以自己享有的民事權利作為訴權基礎控告對方當事人享有的民事權利的內容侵犯其權利均是缺少法律依據和有悖法理的。當事人對這類權利衝突的異議應先到有關行政管理部門申請解決。二是行政程序前置,即有條件地維護行政程序的優先性,在一定的期限內行政程序未能解決的,由司法程序依據誠信原則和保護在先權利原則作出裁決。最高人民法院法[1998]65號《關於全國部分法院知識產權審判工作座談會紀要》曾指出:“人民法院受理的知識產權糾紛案件或者其他民事糾紛案件中,凡涉及權利衝突的,一般應當由當事人按照有關知識產權的撤銷或者無效程序,請求有關授權部門先解決權利衝突問題後,再處理知識產權侵權糾紛或者其他民事糾紛案件。經過撤銷或者無效程序未能解決權利衝突的,或者自當事人請求之日起3個月內有關授權部門未作出處理結果且又無正當理由的,人民法院應當按照民法通則規定的誠實信用原則和保護公民、法人合法的民事權益原則,依法保護在先授予的權利人或者在先使用人享有繼續使用的合法的民事權益。”三是民事訴訟程序不受行政程序的影響,即不考慮涉及衝突的權利是否經行政程序取得以及是否提請行政程序解決爭議,而是將其直接納入民事訴訟的範疇,不再設置行政程序優先的限制。如2002年北京市高級人民法院《關於商標與使用企業名稱衝突糾紛案件審理中若干問題的解答》指出:“當事人因註冊商標與使用企業名稱發生衝突引起糾紛向人民法院起訴的,經審查符合民事訴訟法第一百零八條規定的,人民法院應予受理。”

當然,這些認識的產生,大體上都基於當時特定的社會條件和審判實際,特別是在法律規定模糊和實際情況複雜的情況下,審理此種案件的過程本身就是一個摸索、試驗和總結經驗的過程,在不同時期和不同條件下產生不同的認識是正常和難免的,也是達成共識所必需、必要的過程。而且,這些不同認識具有大致的時序性,即在審理此類權利衝突糾紛案件的初期,主要傾向於行政程序優先,民事司法不予介入或者只是有條件地介入。隨著實踐對通過民事司法處理此類糾紛的迫切需求和理論認識的深化,此類案件的民事處理不再受行政程序的影響,這種觀點和做法也受到有關方面的接受和贊同。最高人民法院在不同時期針對此類案件所提出的司法政策和進行的業務指導,大體上也反映了這種認識深化和實踐變化的過程。例如,除上述《關於全國部分法院知識產權審判工作座談會紀要》採取了行政程序有條件優先政策外,2005年2月17日,最高人民法院[2004]民三他字第10號函指出,對涉及註冊商標授權爭議的註冊商標專用權權利衝突糾紛,人民法院不予受理,告知原告向有關行政主管機關申請解決。《規定》則根據當前的審判實際和理論研究成果,將涉及商業標識的權利衝突糾紛,除註冊商標之間的衝突外,均納入民事訴訟的範圍,不需要經行政處理為前置條件。《規定》的有關內容妥善處理了司法程序和行政銜接和協調的問題,既以知識產權民事法律關係為基礎,使權利具有更加暢通的法律救濟途徑,又充分發揮和合理兼顧行政程序和司法程序的職能作用。

第三,兼顧程序與實體問題。

《規定》條文不多,但內容豐富。它既涉及此類權利衝突案件的受理問題,又涉及實體法的適用問題。它以多部法律為制定依據,並指引多部法律的具體適用。它綜合考慮了企業名稱與在先權利衝突爭議的受理,以及如何確定註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件的案由等程序性問題,又考慮了此類權利衝突涉及不同的侵權或者不正當競爭行為,應按照相應的實體法進行調整,還考慮了此類案件既適用有關法律對民事責任的一般規定,又具有特殊情況和具體問題等諸多情形。

二、關於註冊商標與在先權利衝突民事糾紛的受理

(一)註冊商標與註冊商標以外的其他在先權利衝突的受理問題

《規定》第1條第1款以例示的方式,規定了註冊商標與在先權利衝突民事糾紛的受理問題,即“原告以他人註冊商標使用的文字、圖形等侵犯其著作權、外觀設計專利權、企業名稱權等在先權利為由提起訴訟,符合民事訴訟法第一百零八條規定的,人民法院應當受理。”此類在先權利除條文中列舉的著作權、外觀設計專利權、企業名稱權外,還包括反不正當競爭法規定的知名商品的特有名稱、包裝、裝潢、域名以及其他在先權利,未予全部列舉,實踐中可根據案件具體情況進行把握。

《規定》第1條第1款之所以將註冊商標與他人在先的著作權、外觀設計專利權、企業名稱權等相沖突的民事糾紛納入民事訴訟的範圍,且不受行政程序的影響,主要是因為知識產權無論是否經過行政程序取得,其相互之間的衝突都可以歸為民事爭議的範疇,人民法院原則上都可以依法受理。特別是,有的行政程序的啟動還需要以司法程序的結論作為前提條件。如專利法實施細則第六十五條第(三項)規定:“以授予專利權的外觀設計與他人取得的合法權利相沖突為理由請求宣告外觀設計專利權無效,但是未提交生效的能夠證明權利衝突的處理決定或者判決的,專利複審委員會不予受理。”

該條款規定的侵權行為,只針對已註冊的商標使用了他人在先作品、外觀設計專利、企業名稱字號等而侵犯在先權利的行為,不包括將他人在先的作品、外觀設計、企業名稱字號等作為商標提出註冊申請,但尚未經核准註冊的申請行為。這種單純的申請註冊行為不屬於民事侵權行為,由此產生的爭議不屬於民事訴訟的範圍。對此,最高人民法院(2005)民三監字第2號函曾指出:“在商標授權程序中,當事人僅因他人申請註冊商標時使用其作品而主張保護著作權的,應通過商標法規定的異議等救濟程序解決。在已提出異議的情況下,當事人又以他人使用其作品申請註冊商標並獲初審公告的行為構成侵權為由,提起民事訴訟的,人民法院不宜受理。”這主要是考慮,註冊商標申請行為雖然使用了他人作品等,但註冊商標是依申請而啟動的行政行為,構成行政行為的一部分,該申請行為在法律性質上屬於啟動行政程序的行為,純粹為啟動行政程序而使用他人作品等的行為,不同於通常的商業使用,不屬於民法意義上的使用行為。倘若將該行為納入民事訴訟範圍,民事訴訟所審理的必然是行政程序啟動行為的合法性,必將使行政程序無法進行,且其審理的結果也將直接預決行政程序的結論,使商標註冊程序形同虛設。此外,對於申請註冊商標侵犯在先權利的情形,商標法設置了異議、評審和司法審查的救濟程序,在先權利可據此獲得保護。

(二)關於兩個註冊商標之間的權利衝突不予受理問題

《規定》第1條第2款前段規定:“原告以他人使用在核定商品上的註冊商標與其在先的註冊商標相同或者近似為由提起訴訟的,人民法院應當根據民事訴訟法第一百一十一條第(三)項的規定,告知原告向有關行政主管機關申請解決”。對於註冊商標之間的權利衝突民事糾紛不予受理,是考慮到現行商標法設置了較為完善的法律救濟程序,且為維護現行的商標全國集中授權制度。根據商標法第四十一條的規定,對已經註冊的商標有爭議的,當事人可通過商標爭議程序獲得相應的救濟。如果商標行政評審發生失當,還可以依法進行行政訴訟。當前司法實踐中基本上採取不以民事侵權糾紛受理的做法,如最高人民法院於2005年2月在給江蘇高院請示的答覆([2004]民三他字第10號函)中也曾明確:“根據民事訴訟法第一百一十一條第(三)項、商標法第三十條、第四十一條的規定,對涉及註冊商標授權爭議的註冊商標專用權權利衝突糾紛,告知原告向有關行政主管機關申請處理,人民法院不予受理。”

在適用該條款的規定時,應注意以下問題:

第一,準確把握本款規定適用的對象和範圍。按照本款規定,人民法院不予受理的只是兩個註冊商標之間產生的衝突爭議,即被控侵權商標已經核准註冊(領取商標註冊證),且被控侵權行為是在核定使用的商品或者服務上使用該核准註冊的商標。如果超越授權使用的範圍,則不在此限。例如,江蘇省高級人民法院在二審審理江蘇振泰機械織造公司訴泰興市同心紡織機械有限公司商標侵權和不正當競爭案件中,認為振泰公司與同心公司均各自擁有一個合法註冊的商標,且並未發現兩者有超越授權範圍使用商標的行為。振泰公司若主張權利,根據我國商標法規定,應向有關行政主管機關申請處理,人民法院對此類糾紛不應受理,一審法院受理兩個註冊商標之間的民事糾紛不當。裁定撤銷一審判決,駁回振泰公司就同心公司使用“真泰ZT”商標侵犯其“振泰ZT”註冊商標專用權的起訴。

第二,本條款的規定不適用於尚在註冊程序當中的商標的商業使用行為。當事人雖已提出商標的註冊申請,但該商標並未由商標行政主管機關核准註冊的,他人對該使用行為可以提起民事訴訟。例如,2006年8月,最高人民法院二審審理了中國糧油食品(集團)有限公司與北京嘉裕東方葡萄酒有限公司、開心公司商標侵權糾紛一案,該案爭議的被控侵權商標“嘉裕長城”系被告開心公司已向商標局提出註冊申請、尚未獲準註冊的商標。該商標已經初審公告,中糧公司也已針對該商標向國家商標局提出異議,但開心公司已許可嘉裕公司在葡萄酒產品上實際使用。在此,法院審理的不是商標註冊過程中的行政爭議,而是因實際使用行為而產生的民事爭議,該民事爭議是基於商標侵權行為而產生的,所依據的是侵權行為產生的民事法律關係,並不因被控侵權商標處於異議階段而受到影響。

(三)濫用註冊商標行為的受理問題

《規定》第1條第2款但書部分規定:“原告以他人超出核定商品的範圍或者以改變顯著特徵、拆分、組合等方式使用的註冊商標,與其註冊商標相同或者近似為由提起訴訟的,人民法院應當受理。”這是指對於超出註冊商標專用權範圍使用的註冊商標之間的衝突,人民法院可以作為民事案件予以受理。根據商標法第五十一條規定,“註冊商標的專用權,以核准註冊的商標和核定使用的商品為限”。商標專用權範圍既是商標註冊人行使權利的根據,也是對其進行保護的界限。超出註冊商標專用權的範圍,本質上是濫用註冊商標專用權。“權利的濫用就是權利的邊界”。濫用註冊商標專用權的行為,不再是正當行政專用權的行為,不能阻卻侵權行為的構成。特別是,實踐中一些當事人正是通過惡意的濫用行為,投機取巧和魚目混珠,侵犯他人在先註冊商標專用權。例如,天津市法院審理的侵犯商標專用權糾紛一案中,被告分別申請註冊了豎排的“王宮”、“朝臣”兩個文字註冊商標,同時將其並列使用在葡萄酒的瓶貼上。按照漢字的閱讀習慣,兩個註冊商標從左至右閱讀就成了“王朝”,使消費者對產品提供者產生誤認。在另一起上海市法院審理的博內特里塞文奧勒有限公司訴上海梅蒸服飾有限公司等侵犯註冊商標專用權和不正當競爭糾紛一案中,被告核准註冊使用在第25類上的商標由“梅蒸”中文文字、拼音字母“Meizheng”和花瓣圖形組成,花瓣圖形和“梅蒸”中文文字分別位於連體的“梅蒸”拼音字母的“Mei”和“zheng”之上。被告在生產銷售的上裝的衣領標、襯內標有“夢特嬌·梅蒸”標誌,上裝的左胸標有“梅蒸”拼音字母與花瓣圖形標誌,且將“梅蒸”拼音字母的顏色選擇為服裝衣料的顏色,將花瓣的顏色突出。被告的這種實際使用方式已改變了其註冊商標的顯著特徵,與原告註冊在同類服裝上的“夢特嬌”文字註冊商標和“花圖形”商標相比,“梅蒸”商標中的花瓣圖形與“花圖形”中的花瓣相同,僅缺少了花瓣下面的葉和莖。這些將註冊商標超出核定使用的範圍用於其他類別的商品或者服務,或者在同一商品上組合使用兩個註冊商標,或者將註冊商標的圖形等變形使用,改變其顯著特徵的使用方式,已不屬於商標法保護的商標專用權的範圍,造成與他人的註冊商標相同或者近似,具有明顯的攀附他人商標聲譽的主觀意圖。因此,《規定》第1條第2款的但書部分,規定了由此引發的糾紛人民法院應當受理。

三、關於企業名稱之間衝突糾紛的解決

將他人的註冊商標中的文字或者將他人知名的企業名稱字號登記註冊企業名稱,是俗稱的傍名牌的主要形式。《規定》第2條關於“原告以他人企業名稱與其在先的企業名稱相同或者近似,足以使相關公眾對其商品的來源產生混淆,違反反不正當競爭法第五條第(三)項的規定為由提起訴訟,符合民事訴訟法第一百零八條規定的,人民法院應當受理”的規定,主要針對擅自登記使用他人具有一定知名度的企業名稱(包括字號)行為,解決了企業名稱之間的權利衝突糾紛的受理問題。

對該條規定可從以下幾個方面理解:

(一)企業名稱包括字號

根據《企業名稱登記管理規定》,國內的企業名稱必須經企業名稱登記主管部門核准註冊。企業名稱由行政區劃、字號、行業或者經營特點、組織形式構成,其中字號最具識別意義,使用具有一定知名度的企業名稱字號與使用企業名稱產生同樣的結果,且經濟生活中涉及企業名稱的仿冒行為或者權利衝突,通常都是因為使用企業名稱中的字號而引起。因最高人民法院在2007年1月公佈的《關於審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》已規定:“具有一定市場知名度,為相關公眾所知悉的企業名稱中的字號,可以認定為反不正當競爭法五條第(三)項規定的企業名稱”,《規定》第2條所稱的企業名稱包括這種字號,只是為避免重複,未再將字號單列於企業名稱之外。

(二)企業名稱的反不正當競爭保護與知名度直接相關

由於企業名稱實行分級登記管理,《企業名稱登記管理規定》只要求登記的企業名稱在登記主管機關轄區內不得與已登記註冊的同行業企業名稱相同或者近似,並不涉及轄區外的企業名稱。因此,在這種情況下,在轄區不同的工商行政管理機關登記的企業名稱出現字號相同或者近似的情形在所難免。但是當某一企業名稱字號的知名度超出登記註冊機關的轄區時,對其名稱的反不正當競爭保護就應超出登記註冊的轄區範圍,在其知名度的區域內給予保護,以制止擅自登記使用他人具有知名度的企業名稱字號,造成市場混淆和利用他人聲譽的不正當競爭行為。換言之,知名度超出登記機關轄區的,在其知名地域內受反不正當競爭法的保護。

(三)本條的程序規定中蘊含了實體規定

本條雖然是關於兩個企業名稱之間衝突案件的受理的規定,但條文中引用了反不正當競爭法第五條第(三)項的規定,主要目的有兩個,一是對於企業名稱受到他人侵害而尋求司法保護的當事人提供提起訴訟的實體法指引,二是指明人民法院對此類糾紛的審理,在實體法上應適用反不正當競爭法第五條第(三)項的規定,從而為兩個企業名稱之間衝突糾紛解決提供了適用的法律依據。

(四)此類糾紛應統一作為知識產權糾紛案件受理

對於企業名稱權糾紛,是按照一般的民事案件受理,還是按照不正當競爭糾紛受理,以前曾有過不同認識。雖然民法通則對於企業名稱的保護作出了基本規定,但這是基於法人人身權的保護,而在市場經營活動中,企業名稱更是市場主體的營業標識,可以起到識別商品或者服務來源的作用,具有商號權意義。反不正當競爭法第五條第(三)項將“擅自使用他人的企業名稱或者姓名,引人誤認為是他人的商品”規定為不正當競爭行為,就是從營業標識(商號)保護的角度,制止造成市場混淆的行為。在國際上,商號權是一種重要的知識產權,國外也是普遍將商號權衝突糾紛納入知識產權糾紛案件的範圍。鑑於此,最高人民法院2008最新公佈的《民事案件案由規定》將“侵犯企業名稱(字號)權糾紛”、“擅自使用他人企業名稱、姓名糾紛”分別作為第三級和第四級案由予以規定,納入“知識產權糾紛”當中,為將此類案件統一作為知識產權案件受理提供了依據。

四、關於權利衝突民事案件案由的確定

案由的確定實質是對爭議的法律關係的定性。審理知識產權權利衝突的民事糾紛案件,涉及不同的法律規範,法律關係相對較為複雜。準確界定爭議的法律關係的性質,概括訴訟爭議所包含的法律關係,是正確適用法律的前提。《規定》中提及的“註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件”只是對於此類糾紛共同特徵的描述,並未反映出其所涉及具體法律關係的屬性,不能作為案由。因此,《規定》第3條規定:“人民法院應當根據原告的訴訟請求和爭議民事法律關係的性質,按照民事案件案由規定,確定註冊商標或者企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件的案由,並適用相應的法律。”

例如,在涉及註冊商標專用權與企業名稱權相沖突的案件中,如果原告起訴被告將與原告註冊商標相同或者相近似的文字作為企業的字號在相同或者類似的商品上使用時,要根據其構成侵犯註冊商標專用權還是不正當競爭,將其案由確定為“侵犯註冊商標專用權糾紛”或者“不正當競爭糾紛”。又如涉及企業名稱之間的權利衝突的案件,原告請求依據反不正當競爭法第五條規定保護其企業名稱權的,案由可以確定為“擅自使用他人企業名稱糾紛”。

《民事案件案由規定》對各類知識產權民事糾紛案件的案由作了全面的規定,將“知識產權糾紛”作為一級案由,將與知識產權有關的“知識產權合同糾紛”、“知識產權權屬、侵權糾紛”和“不正當競爭、壟斷糾紛”作為3個二級案由,並相應設置了33個三級案由和86個四級案由。與原來試行的民事案由相比,現行案由規定法律關係更為清晰、準確,體系更為完整,為準確確定知識產權民事案件特別是涉及知識產權權利衝突的民事糾紛案件提供了依據。

五、關於被訴企業名稱構成侵權應承擔民事責任的方式

民法通則和有關知識產權法律對侵權行為應承擔民事責任的方式作出了規定,在審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件時,可以根據案件具體情況,確定相應的民事責任。考慮到被訴企業名稱構成侵犯商標專用權或者不正當競爭行為時需要糾正不當使用的企業名稱或字號,因此依據法律規定的停止侵害的責任方式,《規定》第4條規定:“被訴企業名稱侵犯註冊商標專用權或者構成不正當競爭的,人民法院可以根據原告的訴訟請求和案件具體情況,確定被告承擔停止使用、規範使用等民事責任”。這裡的“規範使用”,主要是針對突出使用企業名稱中的字號,侵犯他人註冊商標專用權的行為,人民法院可以責令行為人經規範的方式使用、不得突出使用等。《規定》中的“等”還包括了承擔民事責任的其他方式。

審判實踐中,對於企業名稱構成侵權的,有的法院判令侵權行為人變更字號。如2006年2月,上海市第一中級人民法院對原告寧波歐琳廚具有限公司與被告上海歐琳電器有限公司等商標侵權及不正當競爭一案作出判決,由於被告將與原告註冊商標相同的文字“歐琳”登記為企業名稱中的字號,並在相同或者類似商品上使用,其行為足以使相關公眾誤認為被告與原告存在特定的聯繫,進而將兩者的產品混為同一市場主體,據此判令被告變更企業名稱,變更後的企業名稱中不得包含有“歐琳”文字。這些探索是有益的,在有些案件中採用這種責任方式也是必要的。特別是一些法院對這種民事責任的強制執行方式也作出了明確規定,進行了有效的探索,甚至一些地方性法規也作出相應規定。2005年9月1日起施行的《上海市企業名稱登記管理規定》十四條、第十六條規定:“人民法院判決企業停止使用登記註冊的企業名稱,並向登記機關發出《協助執行通知書》的,登記機關應當通知該企業在三個月內申請辦理企業名稱變更登記”。“企業未按照本規定第十四條申請辦理企業名稱變更登記的,登記機關可以對該企業處以五千元以上五萬元以下的罰款。”在《規定》調研起草過程中,國家工商行政管理總局支持法院可以直接判令當事人申請變更企業名稱。

無論適用哪一種承擔民事責任的方式,對於判決停止使用而當事人拒不執行的,人民法院要加大強制執行和相應的損害賠償救濟力度。

六、與《規定》適用有關的幾個問題

(一)審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突民事案件的基本原則

經過多年的審判實踐,人民法院逐步確立了審理知識產權權利衝突案件所應遵循的誠實信用、維護公平競爭和保護在先權利等基本原則,並運用這些原則較好地審理了一大批涉及知識產權權利衝突的案件。這些原則已被廣泛接受和普遍適用,《規定》沒有再作專門規定,各級人民法院要在審理此類案件中繼續堅持和貫徹。

(二)形式合法與侵權認定的關係

涉及商業標識衝突的知識產權權利,一般都經過依法登記、註冊,具有合法的形式,因此,在判決此類糾紛案件是否構成侵權時,就需要處理好權利的形式合法與侵權認定的關係。即使相關權利都有合法的形式,但是在權利行使過程中產生衝突,就要透過形式看本質,依據衝突本質對是否構成侵權作出認定,不能使形式合法成為侵權行為可以產生或者繼續的依據。有工商登記的合法形式,但實體上構成商標侵權或者不正當競爭的,依法認定構成商標侵權或者不正當競爭。

(三)商標侵權與不正當競爭行為的認定問題

《規定》著重解決了註冊商標與在先權利之間、註冊商標之間、企業名稱之間的權利衝突糾紛的受理,除此之外,權利衝突還多發生在企業名稱與在先註冊商標之間。《規定》未對此專門予以規定,主要是因為對此類糾紛的處理已形成共識。2002年10月最高人民法院公佈了《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》,該解釋1條第(1)項“將與他人註冊商標相同或者相近似的文字作為企業的字號在相同或者類似商品上突出使用,容易使相關公眾產生誤認的”行為解釋為商標法第五十二條第(五)項規定的“給他人的註冊商標專用權造成其他損害的行為”。2005年2月,最高人民法院[2004]民三他字第10號函又明確指出:“對違反誠實信用原則,使用與他人註冊商標中的文字相同或者近似的企業字號,足以使相關公眾對其商品或者服務的來源產生混淆的,根據當事人的訴訟請求可以依照民法通則有關規定以及反不正當競爭法第二條第一、二款規定,審查是否構成不正當競爭行為,追究行為人的民事責任”。上述司法解釋和批覆分別針對將他人註冊商標相同或者近似的文字作為企業名稱突出使用、正常使用的行為作出了規定。實踐中,要根據侵權行為的具體表現和相關規定,對這類侵權行為的性質作出認定,並適用相應的法律。企業名稱因突出使用而侵犯在先註冊商標專用權的,依法按照商標侵權行為處理;企業名稱未突出使用但其使用產生市場混淆,違反公平競爭的,依法按照不正當競爭處理。

(四)是否需要中止案件的審理

對於註冊商標、企業名稱與在先權利衝突糾紛案件受理後是否中止訴訟,《規定》並未涉及。最高人民法院曹建明副院長在第二次全國法院知識產權審判工作會議的講話中指出:“審理權利衝突案件,要遵循誠實信用、維護公平競爭和保護在先權利等原則,有工商登記的合法形式,但實體上構成商標侵權或者不正當競爭的,既不需要以行政處理為前置條件,也不應當因行政處理而中止訴訟”。各級法院,受理權利衝突案件後,應在查明案件事實的基礎上,適用相關法律,依法作出裁判,不需要中止訴訟。

(五)境外註冊的企業名稱侵權的認定

依法登記註冊的企業名稱即使有合法形式,若構成侵權,也應依法認定並作出處理。這既針對國內登記註冊的企業名稱,也針對在中國境外取得的企業名稱。在中國境外取得的企業名稱等,即使其取得程序符合境外的法律規定,但在中國境內的使用行為違反我國法律和擾亂我國市場經濟秩序的,按照知識產權的獨立性和地域性原則,依照我國法律認定其使用行為是否構成商標侵權或者不正當競爭。

(六)關於歷史原因形成的權利衝突的審理問題

對於一些具有複雜歷史因素的知識產權權利衝突案件,在堅持誠實信用、維護公平競爭和保護在先權利等原則的基礎上,不能脫離歷史簡單裁判。對於因歷史原因造成的註冊商標與企業名稱的權利衝突,當事人不具有惡意的,應當視案件具體情況,在考慮歷史因素和使用現狀的基礎上,公平合理地解決衝突,不簡單地認定構成侵犯註冊商標專用權或者不正當競爭。

這些原則和因素,在一些案件的審判中得到了較好的體現。例如,上海市第二中級人民法院審理的原告杭州張小泉集團訴上海張小泉刀剪總店、上海張小泉刀剪製造公司商標侵權及不正當競爭案。原告杭州張小泉集團擁有“張小泉牌”和“張小泉”註冊商標,其“張小泉牌”商標被認定為馳名商標。被告之一刀剪總店成立於1956年,其名稱“上海張小泉刀剪總店”1993年被授予“中華老字號”,被告刀剪總店與他人投資開設被告之二刀剪製造公司,並佔90%的股份。一審法院經審理認為:原告註冊商標的取得晚於被告刀剪總店企業名稱的使用。根據保護在先權利的原則,刀剪總店使用企業名稱不構成對原告註冊商標的侵犯。同樣根據誠實信用原則,原告不能以在後取得馳名商標對抗使用在先的企業名稱。刀剪總店突出使用“張小泉”或者“上海張小泉”,與其企業名稱一同發生,有歷史演變的過程。結合特定的歷史背景,從公平和誠實信用原則出發,不認定突出使用構成商標侵權和不正當競爭。但為了規範市場,避免混淆,應在商品、服務上規範使用經核准登記的企業名稱。被告刀剪製造公司是刀剪總店的延伸和發展,其使用“張小泉”字號屬合理使用,不構成侵權,但股東不得在企業轉讓、投資中再擴展使用,不持股份時,刀剪公司不得再使用“張小泉”文字。上海市高級人民法院也認為:“本案形式上是張小泉牌、張小泉商標與張小泉字號的權利衝突案件,實質上是在計劃經濟體制下取得的民族傳統品牌及老字號在市場經濟條件下應當如何規範使用和公平競爭的案件。由於本案涉及眾多歷史因素,因此,應當在充分考慮和尊重相關歷史因素的前提下,根據公平、誠實信用、保護在先權利的法律原則,公平合理地解決本案爭議,以促進張小泉這一民族傳統品牌和老字號的健康發展。”上海法院對該案的處理並未簡單地根據使用和註冊登記的時間先後而認定哪一方構成商標侵權或者不正當競爭,也未簡單地根據現行司法解釋規定而認定商標權侵權,而是充分考慮了歷史、現狀和公平合理三要素,既使當事人雙方相安無事繼續使用,又按照現狀提出了規範使用的要求。



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