作者：趙紅 上海錦天城（合肥）事務所 律師＆專利代理人
【摘要】先用權制度是專利侵權訴訟中的一種抗辯制度，其立法本意是對在先研發技術而沒有申請專利的獨立發明人的一種救濟，當先用權PK專利權時，究竟在什麼範圍內不構成侵權，本文以幾個代表性案件來闡述關於先用權抗辯的一些法律問題的思考難點。
關鍵詞：專利侵權 在先使用 原有範圍 新穎性 現有技術
一、先用權的法律性質和立法本意
先用權是指專利先用權，來源於我國《專利法》第六十九條的規定 “有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：（二）在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經做好製造、使用的必要準備，並且僅在原有範圍內繼續製造、使用的”，其本質是一種法律抗辯，根據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十五條第一款規定：被訴侵權人以非法獲得的技術或者設計主張先用權抗辯的，人民法院不予支持。從該條司法解釋的“先用權抗辯”可看出我國最高人民法院採認為先用權是一項抗辯權。抗辯權，是指在一方當事人行使權利時，他方當事人所提出的對抗或異議。
筆者的理解，先用權人分為兩種：一種是沒有及時給技術或設計樹立“防火牆”的在先發明人；另一種是技術或設計與原有企業一併轉讓或者承繼取得涉案技術或設計的使用權、但沒有及時申請專利的在先合法受讓人。
在先獨立發明人對其發明的實施權並不應當因在後發明人所獲得的專利權而終止。專利權如在後取得，並不能損害他人取得在先的合法權利。對此，我國憲法與民法通則均有明確的規定。我國憲法規定：“中華人民共和國公民在行使自由和權利時，不得損害國家的、社會的、集體的利益和其他公民的自由和權利。”《民法通則》則規定：“公民、法人的合法權利受法律保護，任何組織和個人不得侵犯。”因此，我們可以這樣理解，在先使用權實質上的法律來源並非是來源於專利法第六十三條，相反，我國專利法是根據憲法和民法通則等的法律精神來制定，以在先使用權來限制專利權。
先用權是對專利權的一種限制，其立法本意是通過這種限制保護實際生活中存在的已經投入人力、物力完成的發明創造的在先發明人或從其他在先獨立發明人處合法取得涉案技術或設計的在先受讓人，因沒有先申請專利而帶來的不能再實施自己在先智力成果的不“公平”結果，是對在先投入者的一種救濟。專利權是一種私權，立法者在創設這一權利時會考慮到利益平衡，任何權力的存在都不是毫無邊界的，都應當存在相應的救濟途徑，達到社會利益和個人利益總量上的平衡。
我國專利保護實行的是“專利先申請制”，而不是有些國家實行的“專利先發明制”。先申請制和先發明制各有利弊。先申請制度獲取專利權相對便捷，能夠敦促科研人員申請專利來促進整個國家的科技發展和技術的傳播和利用，適合科技創新機制還不是很成熟的國家；先發明制度中因研發過程相對漫長，發明者證明自己先進行科研研究程序相對繁瑣，不利於技術的傳播和利用，適用於科技創新環境比較成熟的國家，但是先發明制有利於保護真正的發明創造人，有利於促進和激發科研工作者的研發積極性，對發明人享受研發紅利有著積極的作用。例如《美國專利法》規定的就是先發明制，[①]該法律規定的申請人必須發明人，而且是自然人，當然發明人申請專利後可以把權利轉讓給公司實體，其專利申請實行“先發明制”，目的是保護真正的、發明創新在先的發明人或設計人，這樣該法就無須創設“先用權”這一救濟機制，因為該國專利申請人或專利權人本來就是在先發明人，當然該專利權也有可能被轉讓給公司實體。
故很多技術發展相對落後的國家在制定專利制度時選擇了“專利先申請制”，但這一制度也有一些漏洞：有一些不法分子利用各種途徑搶先申請專利，對一些真正的科研投入者造成了不公平；或是許多研發者同時進行某一課題研究，有些研發者先研發成功並申請了專利，這對於其他同時進行科研投入的研發者並不公平。實際生產經營中，有很多企業或科研工作者只重視埋頭研發，投入了大量的人力物力去攻堅某項技術，等到科研成果轉化的時候傻眼了，發現別人已經就本項技術申請專利，自己的辛苦作出的科研成果不能上市，一旦實施具有侵犯他人權利的嫌疑，諸多投入付之流水，這時候就需要法律設立一種救濟途徑，這就是法律規定的專利先用權。但這種救濟不是無止境的，是有限制的，而且我國專利先用權相比國外範圍較窄，先用權人不視為侵犯專利權的行為，只限於在原有的範圍內繼續製造和使用，超過“原有的範圍內”繼續製造和使用的，則屬於侵犯專利權的行為，有些國家的先用權救濟中先用權人的繼續製造和使用範圍不限於原有範圍。[②]
二、適用先用權抗辯中的理解前提和難點
（一）專利先用權中的“相同產品、使用相同方法”必須和涉案專利技術方案相同
專利法六十九條規定的“相同產品、使用相同方法”法律並沒有明確規定，實踐中是借鑑專利侵權判定中的一些原則判定是否屬於“相同產品、使用相同方法”，法院一般按照專利侵權判定的做法來確定涉案產品或方法的技術特徵是否落入涉案專利的保護範圍，對二者的技術方案進行比對，首先確認涉案專利的保護範圍，通過全面覆蓋原則來確認二者是否屬於相同的技術方案，是否構成侵權。若是相同，在滿足其他先用權條件的情況下，先用權抗辯成立，這也是先用權抗辯的標準情況。若不相同，則被控侵權產品沒有落入專利權的保護範圍，侵權自然不成立。
那麼先用權抗辯中能否適用等同原則？《專利法》第六十九條所述“相同產品、相同方法”是與專利產品或專利方法相對比的相同，其判斷標準是技術特徵。當兩產品或方法不相同但等同時，此時對“相同產品、相同方法”的限定限制了先用權的適用範圍，即只能適用於相同侵權。從字面上的理解很難直接得出適用等同侵權，如果先用權人未採用相同的技術特徵而採用了與先用權產品等同的技術特徵，兩產品不是“相同的產品”而是等同的產品，先用權抗辯不成立，構成侵權。這樣就增加了先用權的不確定性。先用權僅僅適用於相同侵權而不適用於等同侵權，這顯然違背了先用權設立的目的。[③]立法者在立法時並未考慮到等同侵權這一情況，將先用權抗辯僅僅限定在相同侵權上，筆者認為，在本領域技術人員看來，等同技術方案無須付出創造性勞動就可以得到，這對專利權人和先用權人都是不公平的，與現今專利侵權案件的複雜性也不相適應，建議有關立法者出臺相關司法解釋把先用權抗辯適用等同原則這一情況考慮進去。
（二）專利申請日前已經制造、使用行為沒有導致涉案技術公開
先用權人在申請日前（有優先權日的指優先權日）的已經制造相同產品、使用相同方法或者已經做好製造、使用的必要準備的行為必須是沒有導致涉案專利在申請日之前公開，如果該技術內容已經公開，則在案件中不再適用先用權抗辯，可以選擇適用現有技術抗辯，因為這種公開已經破壞了涉案專利的新穎性，涉案技術構成現有技術，影響了涉案專利的新穎性，先用權人可以用現有技術抗辯專利權人。但是這裡的“公開”必須是現有技術的充分公開，公眾對該項技術處在任何人隨時想獲知就能獲知的狀態，幷包含有能夠使公眾從中得知其實質性技術的內容。
新舊專利法對於技術公開規定的標準不同，2001年專利法第22條規定的喪失新穎性的公開方式不包括在國外公開使用，現行2009年專利法第22條統一了現有技術標準，在該條規定“本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。”，這裡為公眾所知的方式筆者理解為《專利審查指南2010》中規定的出版物公開、使用公開和以其他方式公開導致技術處於公眾可以得知的狀態。
在蒂森克虜伯機場系統（中山）有限公司與中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司、深圳中集天達空港設備有限公司侵害發明專利權糾紛一案[④]中，由於涉案專利申請日是2004年2月26日，故應依據2001年專利法的規定確認涉案專利的現有技術。上訴人（一審被告）蒂森克虜伯機場系統（中山）有限公司（下稱）在兩審中同時適用了現有技術抗辯和先用權抗辯來證明自己不構成侵權。在(2013)粵高法民三終字第38號民事判決書中法院認定，蒂森中山公司提供的《機坪驅動旅客登機橋操作和維護手冊》的附錄Y“液壓穩定器”中的相關記載內容本身性質為產品說明書，可以作為在國外使用公開的證據，但是其不屬於2001年專利法規定的現有技術。對於蒂森中山公司的先用權抗辯，法院以其不符合《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十五條第四款規定，認為先用權人和實際使用人並非同一主體而沒有支持其先用權抗辯的主張。筆者認為，在本案中同時適用這兩種抗辯方式本身就是矛盾的。蒂森中山公司提供《機坪驅動旅客登機橋操作和維護手冊》證據用以證明涉案技術在涉案專利申請日前已經構成使用公開，但實際上這種在國外並非出版物公開的方式不構成2001年專利法規定的現有技術，沒有破壞涉案專利的新穎性。在涉案技術和涉案專利對比後構成相同技術方案的前提下，如果涉案技術破壞了涉案專利的新穎性，不符合先用權抗辯的定義，先用權抗辯的前提是涉案專利繼續有效，先用權的存在不影響涉案專利的新穎性；而現有技術抗辯則破壞了涉案專利的新穎性，影響了其專利性。因此，筆者不贊同在該案中同時適用這兩種抗辯方式。
三、關於先用權抗辯中“原有範圍”的限定的理解
（一）先用權的原有範圍是否有地域限制
我國專利法和最高院司法解釋中關於先用權的原有範圍並沒有明確界定是否具有地域性，即沒有明確界定在專利申請日前製造相同產品、使用相同方法是指在中國實施，還是不僅包括在國內實施也包括在國外實施。在蒂森克虜伯機場系統（中山）有限公司與中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司、深圳中集天達空港設備有限公司侵害發明專利權糾紛一審判決中，法院指出：“由於知識產權的地域性，在專利申請日前製造相同產品、使用相同方法是指在中國實施，並非國外。本案中，蒂森中山公司是在涉案專利申請日之後成立，且表示其關聯公司申請日前只在舊金山國際機場使用過“懸臂樑裝置”技術，顯然不符合上述先用權抗辯的要件”；但在該案二審中，廣東省高級人民法院迴避了這個問題，以主張先用權的和在先實施人並非同一民事主體為由駁回了上訴人蒂森中山公司的先用權抗辯主張。
筆者認為，先用權的原有範圍不應具有地域性。專利法修改前，在二十二條規定的現有技術的使用公開僅僅包括在國內的使用，不包括在國外的使用，現行2009年專利法意識到了這個問題，統一了標準，規定“本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。”這種修改，可能歸結於以下原因：一方面隨著互聯網技術的快速發展，檢索技術也在更新發展、更加便捷，審查員的檢索方式和內容有了深度和廣度的的擴展，另一方面限制先用權的地域範圍與技術傳播的迅捷發展趨勢不相適應，一定程度上限制了技術的傳播和應用，對本來就適用範圍很窄的先用權人更不公平，實質上是擴大了專利權人的權利範圍。
（二）對“原有範圍”中實施範圍的理解
實施範圍的限定，即在先實施人只能在原有的生產經營範圍內自己實施，其製造目的、使用範圍、產品數量都不得超出原有的範圍，但是在先實施人在申請日後以合理的方式，如增加設備、增設廠房、開闢分廠等，擴大生產規模的，仍屬於在“原有範圍”實施，但這種觀點有爭議。另一種觀點認為，“原有範圍”應限定在原來的產業範圍，限定在原有機器設備生產能力範圍內。司法實踐中對原有範圍的界定頗有爭論。2009年《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（下稱2009年解釋）第十五條第三款規定：專利法第六十九條規定的原有範圍，包括專利申請日前已有的生產規模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產準備可以達到的生產規模。
在李憲奎與廣州市中心區交通項目領導小組辦公室、廣州市中心區交通建設有限公司、廣東省建築設計研究院專利權侵權糾紛上訴案中[⑤]，上訴人認為：先用權的使用期限是先用權人所投入的資產因重複使用該項專利完全消耗掉，即“原有範圍”消失，先用權也就用完了；即使在“在專利申請日前”進行了“製造相同產品、使用相同方法”或者“做好製造、使用的必要準備”，但實際上沒有進行資產投入，也就是沒有形成這樣一個“原有範圍”，那麼也不擁有先用權；即使在“在專利申請日前”進行了“製造相同產品、使用相同方法”或者“做好製造、使用的必要準備”，但實際上沒有進行資產投入，也就是沒有形成這樣一個“原有範圍”，那麼也不擁有先用權”。上述案件發生於2005年，晚於最高院2009年解釋，當時法院在判決中確認：我國在專利法中確立先用權原則，是為了保護正常投資，維護社會經濟生活的穩定，避免浪費社會資源。享有先用權的人在專利權人提出專利申請以前就已經投入了一定的人力和物力去開發、實施新技術或新方法，或者已經為實施新技術、新方法做了大量的準備工作，如果在專利權人獲得專利以後必須停止實施這個技術、方法，這種結果對先用權而言，是不公平的。從先用權本身的性質來看，先用權是對專利權的限制，先用權相對專利權而言，已經是一種較弱的權利，專利權人對其發明創造所享有的是一種獨佔權，未經專利權人許可都不得實施其專利，而先用權人享有的權利僅僅是在原有的範圍內繼續製造、使用，因此，再對先用權做諸多的限制，將與先用權制度的精神背道而馳。所以，從公平的角度出發，應當允許享有先用權的人在一定範圍內繼續實施這個技術或者方法。後出臺的2009年解釋第十五條第三款的規定也基於這個原因制定。
筆者認為，最高院的該解釋將“原有範圍”限定可以理解為在先用權人的原有產能上。專利法六十九條規定的“原有範圍”僅限於製造、使用行為，不包括銷售、許諾銷售行為，這裡對原有範圍的理解應當擴大到基於該製造、使用行為而產生的銷售、許諾銷售行為，不然先用權人的製造、使用行為就沒有意義，並且這種製造、使用不是一次性行為，而是基於先用權人的原有產能的多次製造、使用、銷售、許諾銷售行為。
（三）“原有範圍”中技術改進的限定
如果先用權人在申請人日後對涉案專利技術進行了改進，是否需要專利權人同意或者是超出原有範圍？筆者認為，這種要區分情況，如果先用權人的這種改進繞不過涉案專利，將該專利的技術特徵全面覆蓋，那麼這種改進要徵得專利權人的同意，可以和專利權人商討是否可以合作開發或是要求專利權人給予實施許可； 如果先用權人只用了涉案專利的某幾個技術特徵，沒有將涉案專利全面覆蓋，利用涉案專利中的幾個技術特徵加入其他改進，那麼這種改進無須經涉案專利權人同意，該改進技術和涉案專利技術不屬於相同、等同或是實質相同的技術，也就不存在是否超出“原有範圍”的問題了。
四、行政審批是否通過不影響先用權中做好了製造、使用必要準備行為的認定
陝西漢王藥業有限公司訴江西銀濤藥業有限公司等侵犯專利權糾紛案[⑥]涉及的專利先用權法律問題進行了分析和評述，筆者認同最高人民法院的觀點，在本案專利的申請日前，銀濤公司已經完成了生產被訴侵權產品的工藝文件，具備了相應的生產設備，應當認定銀濤公司在本案專利申請日前為實施本案專利做好了製造、使用的必要準，不能以是否取得藥品生產批件行政審批事項來判斷其是否做好了製造、使用的必要準備。
五、結語
上文中筆者就幾個專利先用權的典型案例對先用權抗辯法律問題的理解的一些難點進行分析。筆者認為，企業在自身發展中，僅僅埋頭鑽研技術顯然是不能適應市場的瞬息萬變的激烈競爭態勢，如果企業具備相應的知識產權戰略和管理意識，不至於因為自己的技術反而還要“栽跟頭”。通過合法受讓或許可取得技術的企業，可以在簽訂合同前通過知識產權盡職調查的方式來確認取得的技術是否存在權利瑕疵。
由國家知識產權局起草制定，國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會批准頒佈的於2013年3月1日起實施的《企業知識產權管理規範》，是我國首部企業知識產權管理國家標準，為我國企業知識產權管理提供了標準和方法，為企業知識產權良性、健康運行指明瞭方向，希望企業在研發技術的同時能夠注重知識產權戰略，讓知識產權成為企業發展的“助推器”！
①《美國專利法》第一０二條的f項規定： 專利性的條件：“新穎性和專利權的喪失 如果沒有下列任何一種情況，有權取得專利權： （ｇ）在申請人完成發明之前，該項發明已由他人在美國完成，而且此人並未放棄、壓制或隱瞞該項發明的。在決定該項發明的先後次序時，不僅應考慮該項發明的各個體思日期和完成日期，並且應考慮在他人思以前首先思而最後完成者的努力。”
②韋曉雲;專利侵權中先用權抗辯問題研究[J];電子知識產權;2005年02期
③王鶴丹；試析等同侵權中的先用權抗辯 [J] 《甘肅社會科學》2013年。
④(2013)粵高法民三終字第38號民事判決書。
⑤ (2005)粵高法民三終字第81號民事判決書。
⑥最高人民法院（2011）民申字第1490號民事判決書。
閱讀更多 合肥知識產權趙紅律師 的文章
