如何認識和遏制——新形勢下的商標惡意註冊


如何認識和遏制——新形勢下的商標惡意註冊

隨著移動互聯網的快速發展,商標行業也呈現出高速增長的勢頭。截止2016年底,我國商標申請量已連續15年保持世界第一。近兩年商標局又推出便利化改革措施,優化商標註冊程序,全面放開網上申請,擴大商標直接受理點,降低商標註冊規費價格等,一方面進一步促進了商標申請量的快速發展,另一方面由於過低註冊成本也加劇了惡意搶注的發生。在新的形勢下,商標惡意註冊也呈現出新的變化和特點:

第一、商標搶注者主體不同。

過去商標搶注主體更多是小的實體企業。為了傍名牌,搭便車通常抄襲註冊一些與老名牌相近似的商標,魚目混珠,在實際經營中獲取不當利益。在移動互聯網的新形勢下,商標搶注者主體也發生了一定變化,在我們代理的案件中,發現很多搶注主體是一些信息諮詢、信息技術開發等公司,它們共同特點精通互聯網,對信息比較敏感,善於捕捉企業商標動態。

第二、被搶注對象的主體不同。

過去被搶注的企業通常是老牌的知名實體企業。現在更多的是新興的互聯網、電子商務企業。這些企業網絡推廣宣傳力度大,發展速度快,因而成為撲捉的對象。過去搶注對象主體通常是知名度較高的企業。現在更多的是互聯網新興企業,正處在快速發展的初期企業。

第三、獲利手段不同。

過去主要是小的實體企業,利用搭名牌,仿名牌銷售質次產品,獲取不當利益。現在這些搶注方,不是實際經營,而是利用自身信息優勢,搜尋有潛力網絡電子商務公司新推的主打商標,尋找註冊漏洞,快速搶注。註冊成功後,高價出售。有的採取以侵權為由發律師函的形式,威脅商標使用者談判,高價購買,獲取暴利。

第四、搶注商品服務項目和數量不同

一是,在搶注商品服務上:過去搶注者更多是針對名牌企業還未註冊的相關產品和服務;現在搶注者更多是集中互聯網產品和信息網絡服務上。如第9類:計算機應用軟件下載和手機APP等產品和第35類、36類、38類、第42類等,網絡在線廣告,金融服務,計算機開發和軟件運營等服務上。這些產品和服務與新興網絡電子商服務公司經營活動密不可分。

二是,在搶注商品服務數量上:過去搶注者更多是傍名牌實際經營,搶注商品服務數量不是很多;現在搶注者不是實際經營,而是轉手高價銷售,因商標註冊成本低,搶注商標數量比過去呈現批量化。

根據上述惡意註冊的新變化,新特點,在遏制商標惡意註冊,適用法律條款和認定上,現實存在一些有待研究的新問題。

主要表現為對利用APP等軟件提供商品或服務的類似判斷上。 APP是互聯網移動終端應用程序的縮寫,是指執行某種功能的軟件程序。目前利用APP等軟件提供商品或服務已經成為普遍現象,該服務模式雖然是利用了軟件和網絡技術,但該軟件和網絡技術只是商家提供服務的一種技術手段,不是提供軟件產品和網絡技術服務。因此一些網絡公司在商標註冊項目上,更多的是在直接提供的第35類、38類、42類替他人推銷、在線廣告、信息傳送、計算機技術開發等服務項目上進行了註冊保護,而忽視第九類:可下載的計算機應用軟件,手機APP軟件的註冊。商標販子則抓住了這一漏洞,分別在第九類搶注多家網絡公司商標。並以侵權相威脅,意圖高價出售。

搶注者在第九類註冊可下載計算機軟件程序或手機APP產品與他人通過APP軟件提供的相應服務,二者商品和服務是否構成類似,是移動互聯網時代出現的新問題。直接涉及商標法三十二條款適用問題。針對此類型案件,在案件審理中有不同的理解和認知,存在一定爭議。

一種觀點認為,二者不構成類似。如在”說曹操”案件中,原告將“說曹操”商標在先註冊在第九類可下載的計算機應用軟等商品上;被告在後將自己開發的打車軟件命名為曹操專車,提供專車預約服務。法院認為曹操專車APP軟件指向是專車預約服務,消費者認知應用軟件使用的預約服務的工具,標識指向的是專車服務的來源,而非單獨提供軟件的服務來源,與原告商標在目的、服務方式、消費對象等方面都不相同,不存在使公眾相混淆的特定聯繫。另一種也有觀點認為;二者商品和服務構成類似。主要考慮到相同商標,同在網絡上APP應用軟件使用,還是會造成消費者的混淆誤認。

針對此情況筆者認為,二者是否構成商品和服務類似,是否會造成消費者混淆誤認,不能一概而論,而應當根據個案情況綜合考慮。

為了有效遏制惡意註冊,筆者認為有幾點應重點考慮

(一)、商標的獨創性問題。如果搶注的商標是他人獨創性較強的商標並與其完全相同的商標。其主觀惡意性是比較明顯的,應區別於非獨創性商標

(二)、被搶注者商標在手機APP上提供的相關服務上已享有在先權利。即搶注者在九類;可下載計算機應用軟件或手機APP產品註冊,晚於他人在此提供的服務上註冊。

(三)、被搶注者商標在網絡有一定使用推廣宣傳。在認定商標有一定影響力上,應注意商標網絡傳播與傳統媒介傳播的不同,網絡傳播速度快,覆蓋面廣,在時間持續性上不應要求過高。

(四)、應考慮雙方主體是否從事網絡電子商務或信息技術開發服務的企業。這類企業對網絡信息比較敏感,不同於其他企業。

(五)、其惡意行為又很難適用商標法第十五條、第十三條,第四十四條規定的條款規制。

基於上述情況,對此類惡意搶注行為,在符合上述條件基礎上,可認定二者商品和服務類似和可能造成相關公眾混淆誤導,適用商標法第三十二條款規制。否則這類惡意行為的不正當性,就很難從法律條款上得到遏制。

總之,面對移動互聯網新形勢下出現的惡意註冊行為,我們應當突破傳統思維,正確認識和判斷新形勢下惡意註冊,特別對網絡公司享有在先權利的獨創性商標,企業發展初期,在對商標影響力和商品服務類似判斷上,不宜要求過高過嚴,以更好適用商標法三十二條條款,有力遏制商標惡意註冊行為,維護誠實信用和公平公正的商標註冊秩序。



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